ANULACIÓN Nº C 40 842 (NULIDAD)

 

ITV Studios Global Distribution Limited, 2 Waterhouse Square Holborn, EC1N 2A3 City of London, Reino Unido (solicitante), representado por Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, España (representante profesional)  

 

c o n t r a

 

Good Services Limited, c/o OFFICE 21 Regent House, Bisazza street, SLM 1640 Sliema, Malta (titular de la MUE), representado por AB Asesores, Calle Bravo Murillo, 219 - 1º B, 28020 Madrid, España (representante profesional).

El 31/03/2021, la División de Anulación adopta la siguiente

 

 

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.

2. La marca de la Unión Europea nº 17 907 312 se declara nula en su totalidad.

3. Recaerán en el titular de la MUE las costas sufragadas por la otra parte, que se fijan en 1 080 EUR.

 

MOTIVOS 

Con fecha 21/01/2020, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra la marca de la Unión Europea nº 17 907 312 ‘EL ROSCO’ (marca denominativa) (la MUE) solicitada el 28/05/2018 y registrada el 26/09/2018. La solicitud se dirige contra todos los productos de la clase 9 cubiertos por la MUE, a saber contra todos los productos de la clase 9:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; Discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; Mecanismos para aparatos de previo pago; Cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; Software; Extintores; Datos almacenados electrónicamente (descargables); Equipos audiovisuales y de información tecnológica; Imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; Aparatos ópticos de aumento y correctores; Dispositivos de seguridad, protección y señalización; Equipos de submarinismo; Dispositivos de navegación, de rastreo y localización de sistema de posicionamiento mundial; Mapas electrónicos descargables; Instrumentos de medición, detección y monitorización, indicadores y controladores; Aparatos y simuladores educativos; Estuches y fundas para teléfonos móviles, tabletas, portátiles y portátiles ultraligeros, reproductores de soportes portátiles, cámaras y otros equipos fotográficos; Bolsas especiales para ordenadores portátiles; Acolladores (correas) para teléfonos móviles; Artículos de óptica para la vista; Gafas [óptica]; Gafas de sol; Fundas para teléfonos móviles; Radio-despertadores.

La solicitud está basada en la marca notoriamente conocida en España ‘EL ROSCO’ respecto de la cual el solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letras a) y b) del RMUE. 

El solicitante también invoca el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que la marca impugnada se solicitó de mala fe y además resulta incompatible con sus derechos de marca anteriores. Según el solicitante, la marca impugnada fue solicitada sin intención de ser utilizada, con el único propósito de entorpecer su actividad comercial en el mercado, y además, en la fecha de solicitud de la marca atacada, gozaba en España de consolidados derechos marcarios sobre el signo ‘EL ROSCO’, de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de Paris. El solicitante expone los siguientes hechos y argumentos:

El solicitante explica que ha recibido varios requerimientos de una sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V., en adelante MC&F, vinculada al titular de la marca impugnada. Dicho titular es una compañía con domicilio en Malta de la que apenas existe información ya que el Registro de Malta solamente muestra el capital social y el nombre del socio único y administrador de la compañía, D. Reto Pianta.

El solicitante, en adelante ITV, está integrado en uno de los principales grupos televisivos a nivel europeo y líder en el Reino Unido, y se dedica fundamentalmente a la creación, producción y licencia de formatos de televisión. Uno de sus formatos más exitosos es ‘The Alphabet Game’, creado en 1996, ya que se trata de un formato original en el que se basa el famoso programa de televisión ‘Pasapalabra’ emitido en España y en otros países de habla hispana. Uno de los elementos de dicho programa es la prueba o juego conocido como ‘EL ROSCO’. ITV ha explotado de forma continuada y pacífica el formato ‘Pasapalabra’, incluyendo ‘EL ROSCO’ en España así como en otros países como Portugal, Turquía o Argentina, entre el año 2000 y 2009, con licencias sucesivas a favor del canal español de televisión Antena 3-Atresmedia (2000-2006) y de Mediaset-Telecinco (2007-2010) respectivamente. Dicho juego ‘EL ROSCO’ ha adquirido un gran renombre en España desde el año 2000, notoriedad que ha sido declarada por los Tribunales Españoles.

A principios del año 2010, Mediaset decidió de forma unilateral romper el contrato de licencia que tenía suscrito con ITV al considerar, entre otras cosas, que los derechos sobre ‘EL ROSCO’ no le pertenecían al solicitante, sino que eran propiedad de MC&F, compañía perteneciente al mismo grupo que el titular. Sobre la base de esta hipótesis, Mediaset suscribió un contrato de licencia con MC&F el 02/02/2010 que le sirvió como coartada para emitir el programa ‘Pasapalabra’ al margen de ITV. Ello motivó un procedimiento judicial en España el cual ha reconocido los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato ‘Pasapalabra’ y sus elementos, incluyendo ‘EL ROSCO’, si bien Mediaset ha estado emitiendo el programa hasta Octubre de 2019, fecha en la que cesó su emisión ante la firmeza de las sentencias de los Tribunales Españoles.

Posteriormente y una vez terminado el procedimiento judicial en España, y siendo conocedor de que la emisión del programa ‘Pasapalabra’ en Antena 3 era inminente, MC&F estuvo amenazando a Atresmedia (Antena 3) con impedirle explotar el juego ‘EL ROSCO’ como parte del programa ‘Pasapalabra’ que pretende emitir bajo licencia de ITV. Como fundamento de sus amenazas, MC&F invoca unos pretendidos derechos de propiedad intelectual sobre un formato llamado ‘21X100’ que identifica con ‘EL ROSCO’.

Por ello, el solicitante alega que la marca impugnada se solicitó de mala fe ya que las marcas son idénticas, el titular era plenamente consciente, al menos desde el 2009, del uso del signo anterior por parte del solicitante ya que el titular y MC&F están controlados por las mismas personas, y además la solicitud de la marca impugnada se aparta de su finalidad natural, cuál es la utilización de una marca en el mercado para la identificación de bienes o servicios. Ni la titular ni las personas o compañías vinculadas al mismo pueden atesorar un uso legítimo de la marca impugnada.

Respecto al otro motivo de nulidad invocado, esto es, el carácter notorio de la marca anterior no registrada, el solicitante argumenta que la marca impugnada es idéntica y/o similar a la marca no registrada notoriamente conocida en España, ‘EL ROSCO’ y todas y cada de las clases y/o categorías de bienes y servicios de la marca impugnada son idénticas y/o similares a los bienes y servicios que protege la marca no registrada por lo que se produce inevitablemente un riesgo de confusión.

En apoyo de sus alegaciones, el solicitante aporta los siguientes documentos y, dado que solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos:

a) Certificado del Registro Mercantil de Reino Unido (Companies House) de 02/01/2020, en inglés con su traducción al español, relativo al cambio de denominación de ITV.

b) Extracto de la base de datos de la EUIPO sobre la marca impugnada.

c) Extracto de la página de Internet del Registro Mercantil de Malta Malta Business Registry que muestra la información sobre el titular de la marca impugnada.

d) Extracto de la página de Internet de ITV Studios.

e) Copia de la Sentencia Núm. 50/2014 de 03/02/2014 del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, que declara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato ‘Pasapalabra’, incluyendo el juego ‘EL ROSCO’.

f) Copia de la Sentencia Núm. 308/2016 de 20/09/2016 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid que estima parcialmente la Sentencia de Primera Instancia.

g) Copia del Auto de 20/02/2019 nº 388/2016 dictado por la Sala Civil del Tribunal Supremo que inadmite los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por ITV (sobre temas contractuales ajenos al formato ‘Pasapalabra’) y Mediaset, salvo el Motivo del Recurso de Casación de Mediaset relativo a cuestiones indemnizatorias.

h) Copia de la Sentencia Núm. 504/2019 de 30/09/2019, que desestima el Motivo del Recurso de Casación de Mediaset sobre cuestiones indemnizatorias.

i) Extractos de diversas páginas de Internet de los principales diarios españoles que muestran que Mediaset dejó de emitir el programa ‘Pasapalabra’ el día 03/10/2019 debido a la sentencia firme en el litigio contra ITV sobre el formato ‘Pasapalabra’ y sus elementos.

j) Extracto de la página de Internet de Antena 3 de 19/12/2019 que informa que ha obtenido una licencia de ITV para emitir el programa ‘Pasapalabra’.

k) Extractos de noticias de prensa digital de 2019 que hacen referencia a la emisión del programa ‘Pasapalabra’ en Antena 3.

l) Requerimientos enviados el 18/10/2019 por el despacho de abogados Hoyng Rokh Monegier (en representación de MC&F) a Atresmedia, TVE e ITV.

m) Carta de 23/10/2019 enviada por la firma de abogados Latham & Watkins (en representación de ITV), que contesta a los requerimientos de Hoyng Rokh Monegier (en representación de MC&F). Aclara que el solicitante es el único que ostenta derechos sobre ‘Pasapalabra’ y ‘EL ROSCO’.

n) Requerimiento de 07/01/2020 enviado por el despacho de abogados Hoyng Rokh Monegier (en representación de MC&F) a Atresmedia por el que recuerdan que la compañía MC&F es el legítimo propietario del formato y el nombre del juego de televisión denominado 21x100 también conocido como ‘EL ROSCO’.

o) Requerimiento de 21/12/2009 enviado por MC&F a Gestevisión Telecinco-Mediaset por el que le informa que es el autor y propietario de todos los derechos del formato End Game 21x100.

p) CD que contiene diversos episodios del programa ‘Pasapalabra’ emitido en la época de Antena 3, incluyendo el primero emitido en España en 2000 (27 de julio) en el que la presentadora (Silvia Jato) menciona por primera vez el juego ‘EL ROSCO’.

q) Contrato suscrito con fecha 02/02/2010 entre MC&F y Gestevisión Telecinco, S.A. en el que se establece que MC&F posee los derechos del formato del programa de televisión 21x100.

r) Sentencia Núm. 11/2020 de 16/01/2020 del Tribunal de Marcas de la UE que enfrenta a Mediaset y a ITV sobre la marca de la Unión Europea ‘Pasapalabra’ para las clases 38 y 41.

s) Declaración jurada de D. Reto Pianta, uno de los fundadores de MC&F, el 07/02/2012 junto con anexos.

t) Contestación de la compañía ITV de 05/05/2016 a la demanda interpuesta en Italia por MC&F.

u) Escrito de conclusiones presentado por ITV el 11/02/2019 en el seno del procedimiento italiano.

v) Capturas de pantalla de varios diccionarios en línea que traducen ‘ruota finale’ como ‘rueda final’.

w) Recurso interpuesto por Mediaset ante el Tribunal Supremo español el 19/02/2020.

x) Encuesta de Mercado ‘Conocimientos sobre los concursos de televisión’ realizada por Ipsos Observer del 21-24 de Junio de 2010. En dicha encuesta se muestra la metodología, la muestra obtenida así como el perfil de los encuestados.

y) Capturas de pantalla de la página de Internet de Antena 3 sobre el programa ‘Pasapalabra’ mencionando ‘EL ROSCO’.

El titular de la MUE afirma que no existe prueba alguna de mala fe en su actuación en el momento de la solicitud de la marca impugnada. El solicitante carece de registro de marca en la Unión Europea sustanciando su solicitud en una presunta marca notoria no registrada alegando el artículo 6bis del Convenio de Paris.

El titular explica que MC&F, perteneciente a su mismo grupo empresarial, es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el formato ‘21X100’, identificado como ‘EL ROSCO’, un formato televisivo ideado y concebido a finales de los años noventa del pasado siglo por los socios fundadores de MC&F, el Sr. Pianta y el difunto Sr. Loeb. La cesión, transmisión y transferencia de los derechos sobre dicho formato en favor de MC&F se produjo verbalmente en 1998 y se ratificó en virtud del contrato celebrado en agosto de 2016.

Alega el titular que MC&F fue contactada en el verano de 1998 por la sociedad italiana Einstein Multimedia SRL, en adelante Einstein, interesada por el formato del juego ‘21X100’ y ambas compañías celebraron el 20/12/1998 un contrato de licencia así como sucesivos contratos hasta 2004. Einstein obtuvo de la compañía Action Time una licencia para la utilización del juego llamado ‘The Alphabet Game’ así como otros juegos del programa francés, ‘Rire en toutes lettres’, con la introducción de un nuevo ‘juego final’. Posteriormente, Einstein concedió sub-licencias a la cadena italiana RTI que emitió en su canal el programa ‘Passaparola’ en 1999. RTI confirmó que Einstein sublicenciaba el formato de MC&F que figuraba como titular.

En 2005, Einstein informa a la compañía Granada, predecesora de ITV, que la cadena italiana RTI deja de utilizar los elementos de ‘The Alphabet Game’ en el programa ‘Passaparola’ de Granada. Dicha compañía envió a Einstein dos cartas en 2005 en las que, ante la decisión de RTI de prescindir de ‘The Alphabet Game’ en la producción de ‘Passaparola’ y de concentrarse en la explotación del formato ‘21X100’, solicitó a Einstein que reconsiderase su posición, manifestando incluso su disponibilidad para rebajar la regalía por ‘The Alphabet Game’, condicionada, eso sí, a que Einstein solucionara con MC&F «la cuestión de los derechos con respecto al juego final» y confirmara a Granada que tenía el derecho a explotar el juego final (‘21X100’, ‘EL ROSCO’) en todo el mundo. Por lo tanto, según el titular, Granada (ITV) reconoce así explícitamente, que el formato del ‘Juego Final’ (‘EL ROSCO’) es susceptible de protección por derechos de autor; que no era titular de los derechos sobre el formato del juego final, esto es, ‘EL ROSCO’; y que era necesario alcanzar un acuerdo con MC&F para que Granada (ITV) pudiera explotar el ‘Juego Final’ (‘EL ROSCO’) en España y en el resto del mundo. Además, Granada (ITV) nunca presentó ninguna acción contra Einstein (tampoco contra MC&F) ni por infracción de la licencia ni por infracción de sus presuntos derechos, sino que se aquietó a la explotación de ‘21X100’ que Einstein realizaba en Italia. MC&F, en el mes de noviembre de 2015, ejercitó las correspondientes acciones judiciales contra ITV ante los tribunales italianos, que están pendientes de resolución.

Asimismo, el titular argumenta que el solicitante interpuso ante los Tribunales holandeses contra MC&F un procedimiento en el mes de julio de 2016 con efectos internacionales para que, mientras no hubiera sentencia firme y definitiva en Italia sobre el fondo, se prohibiera a MC&F, bajo apercibimiento de imposición de multa coercitiva, hacerse pasar por titular de los derechos sobre el formato o cualquier parte del mismo o contactar con los licenciatarios de ITV. MC&F en su contestación formuló reconvención solicitando que el tribunal holandés dictase una orden prohibiendo a ITV, mientras no hubiera sentencia firme y definitiva en Italia sobre el fondo, pretender ser titular de los derechos sobre el ‘Juego Final’.

Prosigue el titular que en el año 2000, el canal Antena 3 comenzó a emitir una versión en español del concurso ‘Passaparola’, denominada ‘Pasapalabra’, con la inclusión del formato del «Juego Final», al parecer bajo licencia de Granada, predecesora de ITV. Sin embargo, ni Granada, ni Antena 3 contaban con ninguna licencia ni autorización para la explotación del formato de ‘21X100’ otorgada por MC&F. Por ello, envió a ITV un requerimiento en el que pone de manifiesto que MC&F había tenido reciente conocimiento de que Granada (ITV) había venido haciendo un uso no autorizado del formato de ‘End Game 21X100’, ‘EL ROSCO’ del que aquélla es propietaria. Posteriormente, Antena 3 dejó de emitir el programa Pasapalabra. Tiempo después, Telecinco, cadena del grupo Mediaset en España, introdujo en su programación el concurso ‘Pasapalabra’ que continuaba haciendo uso del «Juego Final» y seguía haciéndolo bajo la denominación ‘EL ROSCO’, es decir, el formato original ‘21X100’ de MC&F a lo que éste envió el correspondiente requerimiento. Telecinco declinaba cualquier responsabilidad, afirmando que había obtenido licencia para explotar ‘Pasapalabra’ de la compañía inglesa ITV y que, por esa razón, había venido produciendo y explotando dicho programa conforme a las condiciones de licencia otorgadas por ITV en un contrato de 20/05/2009 denominado «Format License Agreement». Una vez que se cercioró con completa seguridad de que los derechos sobre ‘EL ROSCO’ no correspondían a ITV, Telecinco celebró el 02/02/2010 con MC&F un acuerdo de licencia sobre el formato ‘21X100’. A partir de ese momento, Telecinco ha explotado de manera legítima y lícita el mencionado formato dentro del programa ‘Pasapalabra’.

Seguidamente, el titular alega que en el año 2013, MC&F licenció los derechos sobre el formato ‘21X100’ a Good Services Ltd, subsidiaria maltesa de MC&F. A su vez, Good Services Ltd sub-licenció los mencionados derechos a la sociedad española Good Formats, S.L. Por razón de estos contratos, fue Good Formats, S.L. la sociedad que renovó la licencia sobre el formato ‘EL ROSCO’ en favor de Mediaset el 22/12/2016 hasta el 01/10/2019, fecha en la que Mediaset decidió cesar en la producción y emisión del concurso ‘Pasapalabra’ (y, con ello, del formato ‘EL ROSCO’). Si bien, prosigue el titular, dichos procedimientos ante los tribunales españoles se refieren a ‘Pasapalabra’ y no concretamente a ‘EL ROSCO’.

Según el titular, en este caso no se dan los presupuestos para la existencia de mala fe:

 Las marcas no son idénticas o similares ya que el solicitante carece de derecho alguno sobre la denominación ‘EL ROSCO’ y las sentencias de los Tribunales españoles aportadas por el solicitante se refieren a ‘PASAPALABRA’. Además, la presunta marca notoria no registrada no se usa desde el año 2009.

 Respecto al conocimiento del uso de un signo idéntico o similar, no existe prueba del mismo sino que sólo se presupone el conocimiento. Quien ha estado haciendo uso de la denominación ‘EL ROSCO’ ha sido Telecinco con autorización de la sociedad MC&F perteneciente al mismo grupo empresarial que el titular de la marca impugnada.

 La solicitud de la marca impugnada no se produjo con un ánimo desleal y obstaculizador. La empresa MC&F que reclama el derecho sobre ‘EL ROSCO’ no permaneció conforme al uso no consentido ni autorizado del formato ‘21x100’ por medio de licencias a terceros. Hasta ahora, el solicitante no ha reclamado derechos sobre dicha denominación ni instó el registro de la marca. Además, conocía el uso de dicha denominación por parte de Telecinco desde el 2010 y el solicitante reconoce que no hace uso de la marca notoria no registrada desde el 2009.

Por otra parte, el titular argumenta que, analizando la argumentación y documentación aportada de adverso, se observa que hay un expreso reconocimiento al respecto de que desde el año 2009 la solicitante no ha hecho uso de esa presunta marca notoria no registrada que alega como fundamento de su solicitud, es decir, desde hace 11 años. Por lo tanto, el derecho sobre el signo distintivo ‘EL ROSCO’ le corresponde al titular de la marca impugnada habiendo sido utilizada dicha denominación desde Febrero de 2010 por Gestevisión-Telecinco, autorizada por MC&F y por Good Formats S.L., ambas pertenecientes al mismo grupo empresarial que la entidad titular de la MUE.

El titular también expone que en la fecha de solicitud de la marca impugnada, la presunta marca notoria no existía ya que desde 2010 es la entidad Telecinco, con autorización de MC&F, quien estaba haciendo uso de la denominación ‘EL ROSCO’. Por lo tanto, no resulta de aplicación el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE en relación con el artículo 8, apartado 1, letras a) y b) del RMUE.

En apoyo de sus alegaciones, el titular aporta los siguientes documentos:

1. Documento de transferencia de 09/08/2016 entre los creadores del formato ‘EL ROSCO’ y la sociedad MC&F por la que ceden y transmiten todo derecho de propiedad intelectual sobre el formato a nivel mundial, con efecto retroactivo a 1998 o al menos hasta 1999.

2. Sinopsis de fecha 1998 que describe el Formato 21x100.

3. Descripción complementaria del Formato 21x100.

4. Contrato de licencia firmado el 20/12/1998 entre MC&F y Einstein Multimedia sobre el formato End Game ‘21x100’.

5. Capturas de los créditos del programa ‘Passaparola’ emitidos en Italia entre los años 2000 y 2008 donde, en efecto, constan las perceptivas menciones a MC&F.

6. Facturas expedidas por MC&F a Einstein para el cobro de los royalties de la licencia del formato «21X100» durante los años 1999, 2001 y 2002 y tres órdenes de pago.

7. Contrato licencia entre MC&F y Einstein de los años 1999 a 2004 sobre el formato End Game 21x100 en los países de habla italiana.

8. Fax enviado por Einstein a Action Time el 02/11/1998 donde le comunica la intención de utilizar un juego final.

9. Extracto de UK Game Shows incluyendo una descripción ‘The Alphabet Game’.

10. Contrato de Licencia de 08/01/1999 entre Einstein y los Sres. Rebecca Thornhill, Mark Maxwell-Smith y Andrew O’Connor que reivindican la creación de ‘The Alphabet Game’.

11. Grabación en Youtube que muestra el programa ‘The Alphabet Game’ en inglés emitido en la BBC1 en 1996.

12. Extracto del 2010 que muestra una descripción del programa ‘Rire en toutes lettres’ (‘Reírse con todas las letras’) que es una adaptación del juego inglés ‘The Alphabet Game’.

13. Contrato de Licencia del 01/03/1999 entre Air Production Sarl y Einstein en el que se concede a este último el derecho exclusivo para adaptar al idioma italiano el formato subyacente de los dos juegos creados en la adaptación francesa de ‘The Alphabet Game’: un programa de televisión titulado en Francia ‘Rire en toutes lettres’ durante el periodo de licencia.

14. Extracto de Wikipedia de 2015 sobre Passaparola.

15. Contestación a la demanda por parte de RTI el 05/05/2016 en el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Roma sobre la titularidad de los derechos sobre el formato 21x100.

16. Contrato celebrado entre Einstein y RTI de fecha 06/09/2005 en el que la primera concede licencia a la segunda para la utilización del formato ‘21X100’ en la temporada 2005-2006 de ‘Passaparola’.

17. Correos electrónicos intercambiados en los meses de junio a agosto de 2005 entre la Sra. Laura Miccoli, abogada de la compañía Einstein, y la compañía Granada, predecesora de ITV, en la que se informa sobre la decisión de RTI de dejar de utilizar los elementos de «The Alphabet Game» en el programa «Passaparola». Se menciona además que Einstein adquiría la licencia para el "Juego Final" sólo para el territorio italiano y para las lenguas italianas. Por lo tanto, si Granada va a adquirir la Licencia del Formato "Fin de Juego", para el otro territorio, debe contactar con MC&F.

18. Carta de Granada a Einstein el 07/09/2005 exigiendo a Einstein que autorice los derechos del juego final para que Granada pueda explotar libremente el formato completo de la Serie italiana. Es la responsabilidad de Einstein alcanzar un acuerdo con MC&F para adquirir los derechos con el fin de que Granada explote el juego final en España y en cualquier otro lugar en todo el mundo.

19. Segunda carta de Granada a Einstein el 07/09/2005 solicitando la manera de acercarse a MC&F para garantizar un contrato con Granada que le permita explotar el juego final en España y en el resto del mundo.

20. Carta de Einstein a Granada el 28/10/2005 en la que se afirma que El juego final ‘21x100’ es un formato, propiedad de MC&F. Einstein ha adquirido una licencia para usar el juego final "21x100" para Italia y sólo en el idioma italiano. Según Einstein, Einstein y Action Time, desde el principio, siempre han sido muy conscientes de que MC&F posee los derechos del juego final "21x100".

21. Copia de la demanda interpuesta por MC&F frente a ITV y RTI el 09/11/2015 ante el Tribunal de Roma.

22. Decisión del Tribunal de Roma 13/12/2019 que indica que el caso ha quedado visto para sentencia.

23. Sentencia de Apelación del Tribunal holandés de 06/06/2017 entre MC&F e ITV.

24. Sentencia del Tribunal Supremo holandés de 19/10/2018.

25. Correspondencia entre MC&F y Granada entre 2005 y 2006 incluyendo los contratos de licencia entre MC&F y Einstein.

26. Extracto de Wikipedia sobre Pasapalabra.

27. Requerimiento de MC&F a Gestevisión-Telecinco el 21/12/2009 sobre la titularidad de los derechos del formato End Game 21x100.

28. Contestación de Gestevisión-Telecinco a MC&F el 08/01/2010.

29. Contrato de Licencia de 02/02/2010 entre MC&F y Gestevisión.

30. Contratos de licencias de 28/12/2012 y de 22/12/2016 entre Good Formats S.L. y Mediaset España S.A. por el que el Licenciante tiene derechos suficientes con respecto al formato del programa de televisión titulado "21x100" para otorgarlo bajo licencia al Licenciatario.

31. Contratos de Licencia entre MC&F y Good Services Ltd en 2013 y 2016.

32. Contrato de Licencia entre Good Formats S.L y Good Services Ltd. en 2013 y 2016.

33. Facturas emitidas por Good Formats S.L. y dirigidas a Mediaset España en 2019 por el pago en concepto de licencia.

34. Capturas de pantalla de grabaciones de la parte final del programa ‘Pasapalabra’ ‘EL ROSCO’ el 15/01/2013 así como los créditos en los que se menciona de modo expreso a MC&F como creadora del formato ‘21X100’.

35. Capturas de pantalla de grabaciones de la parte final del programa ‘Pasapalabra’ ‘EL ROSCO’ de 17/09/2014 así como los créditos en los que se menciona de modo expreso a MC&F como creadora del formato «21X100».

36. Capturas de pantalla de grabaciones del programa ‘Pasapalabra’.

37. Declaración emitida por D. Reto Luigi Pianta el 01/08/2016, uno de los fundadores de MC&F y creador del formato 21x100 en 1998 el cual se licenció a una empresa para su emisión en una cadena de televisión italiana. También se aportan Anexos sobre dicho Formato.

38. Extractos de publicaciones en prensa de 2020 que recogen la demanda interpuesta en España por MC&F contra Antena 3 por la emisión del programa Pasapalabra y su prueba final ‘EL ROSCO’.

39. Copia de la diligencia de ordenación en la que consta la admisión de la demanda presentada por MC&F contra Antena 3 en Marzo de 2020 en el juzgado de lo Mercantil de Barcelona.

En respuesta, el solicitante alega que las observaciones y pruebas del titular constatan un estéril intento por sortear los pronunciamientos recaídos en el pleito seguido en España entre Mediaset e ITV sobre el formato del programa ‘Pasapalabra’. La sentencia firme declara que el juego ‘EL ROSCO’ le pertenece a ITV como uno de los elementos integrantes de su formato ‘The Alphabet Game’ en el que se basa el programa ‘Pasapalabra’. Fuera de este formato del que forma parte, ‘EL ROSCO’ carece de las notas características para recibir la protección dispensada por las normas sobre derechos de autor. Así, tanto el titular como la Oficina están obligados a acatar las sentencias de los tribunales españoles.

A pesar de que MC&F (y el titular de la marca) no fueron parte formal en el procedimiento seguido entre Mediaset e ITV sobre el formato ‘The Alphabet Game’ o ‘Pasapalabra’, la compañía holandesa tuvo pleno conocimiento y una profunda participación durante toda la tramitación de este asunto. El Tribunal español declaró que el juego ‘EL ROSCO’ pertenece a ITV desde 1999, como una de las derivaciones del formato originario ‘The Alphabet Game’. Según la sentencia, ‘EL ROSCO’ carece de originalidad y no tiene autonomía suficiente para ser considerada un formato protegible por la propiedad intelectual fuera del formato ‘The Alphabet Game’ o ‘Pasapalabra’ de ITV. La alusión por parte del titular de otros procedimientos judiciales en Holanda, Italia o España no tienen ningún impacto sobre la presente acción de nulidad y solo demuestran una conducta obstaculizadora.

El solicitante también puntualiza que en ningún momento reconoció explícitamente los derechos de MC&F sobre ‘EL ROSCO’ en la correspondencia mantenida entre Granada (ITV) y Einstein ya que dichas conversaciones se mantuvieron en el contexto de las negociaciones por la renovación de un contrato de licencia por el programa italiano ‘Passaparola’. Asimismo, el solicitante rechaza los argumentos del titular y destaca el nulo valor probatorio de algunas de las pruebas presentadas por el mismo.

El solicitante insiste que ni el titular ni la compañía MC&F pueden irrogarse derechos marcarios sobre el programa ‘Pasapalabra’, ni sobre ninguno de sus elementos constituyentes como ‘EL ROSCO’, ya que el mismo no fue introducido en España por ellas ni por sus licenciatarios, sino por Antena 3 bajo licencia de ITV que se alza como la única titular de las marcas que identifican a dicho programa y todos sus elementos. El signo ‘EL ROSCO’ se empieza a utilizar en España en el año 2000 cuando Antena 3 emite por primera vez el programa ‘Pasapalabra’ bajo licencia de ITV. Por aquellas fechas ni MC&F ni el titular habían hecho todavía acto de presencia en España. En Italia, la prueba final de ‘Passaparola’ nunca fue denominada ‘EL ROSCO’ sino ‘Ruota Finale’.

Por lo tanto, el solicitante reitera que la marca impugnada se solicitó de mala fe y además resulta incompatible por ser idéntica con sus derechos marcarios anteriores. Dicha marca no nace para cumplir una función marcaria legítima (ser usada para identificar un origen empresarial) sino con la finalidad de conculcar el mejor derecho del solicitante.

Asimismo, el solicitante alega que la vigencia y notoriedad de sus derechos de marca sobre el signo ‘EL ROSCO’ son incuestionables. La marca impugnada constata el intento del titular de sacar partido y aprovecharse de la notoriedad acumulada durante muchos años en España por la marca no registrada ‘EL ROSCO’ de ITV aspirando a apropiarse de forma ilícita de sus derechos prioritarios.

Finalmente, el titular explica que la sentencia del Tribunal español en la que se basa el solicitante se refiere únicamente al término ‘Pasapalabra’ no habiendo mención alguna a la denominación ‘EL ROSCO’. Además, recuerda que la única forma de acreditar la existencia de una presunta marca notoria no registrada no es otro que por medio de su uso, y no solo un uso ordinario, sino que además ese uso debe ser notorio, circunstancia que no ha podido ser acreditada por parte del solicitante. La prueba presentada por el solicitante se refiere casi en exclusiva a ‘Pasapalabra’ y no a ‘EL ROSCO’. El titular reitera que las alegaciones del solicitante no prueban siquiera indiciariamente que el titular perseguía un objetivo ilegítimo en el momento de solicitud de la MUE impugnada.

CUESTIÓN PRELIMINAR

En su escrito de alegaciones del 18/09/2020, el solicitante puntualiza que: la caducidad por tolerancia se descarta en este caso por no concurrir ninguno de los requisitos que se exige. Prosigue que: en primer lugar, no ha llegado a transcurrir el plazo de 5 años que exige el artículo 61 RMUE como presupuesto de la caducidad por tolerancia.

Sin embargo, en este caso, el titular no invocó expresamente en sus observaciones la caducidad por tolerancia contenida en el artículo 61 RMUE.

El artículo 95, apartado 1, del RMUE indica explícitamente en la segunda frase que, en los procedimientos de nulidad de acuerdo con el artículo 59 del RMUE, la Oficina limitará su examen a los motivos y argumentos presentados por las partes.

Puesto que el titular no invocó expresamente el artículo 61 RMUE, la División de Anulación no procederá a su análisis de oficio. De todas formas, no se cumple una de las condiciones establecidas en el artículo 61 RMUE ya que en el asunto en cuestión, la marca impugnada se registró el 26/09/2018 y la solicitud de nulidad fue presentada el 21/01/2020. Por tanto, la marca impugnada no ha estado registrada como MUE durante menos de cinco años. Puesto que no se cumple una de las condiciones establecidas en el artículo 61, apartado 2, del RMUE, el solicitante no ha tolerado el uso de la MUE.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA  b), DEL RMUE

Principios generales 

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe. 

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60). 

Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37). 

La carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad, dado que se presume la buena fe salvo prueba en contrario. 

Apreciación de mala fe

Resumen de los hechos pertinentes

Primeramente es necesario establecer que el titular de la marca impugnada aporta prueba en la que se demuestra que la sociedad Good Services Ltd, propietaria de la marca impugnada, y la sociedad MC&F que pretende derechos sobre ‘EL ROSCO’, tienen una vinculación como se aprecia en los contratos de licencia de 2013. La compañía MC&F licenció los derechos sobre el formato «21X100» al titular, subsidiaria maltesa (documento nº 31).

Asimismo, D. Reto Luigi Pianta declara el 01/08/2016 (documento nº 37) que es uno de los fundadores de MC&F y creador del formato ‘21x100’ en 1998. D. Reto Pianta es asimismo el socio único y administrador de la compañía titular de la marca impugnada como demuestra el extracto de la página de Internet del Registro Mercantil de Malta (Malta Business Registry) que contiene la información sobre el titular de la marca impugnada (documento c). Por lo tanto, los documentos aportados demuestran que las dos empresas están vinculadas a pesar de constituir personas jurídicas diferentes e independientes. A pesar de ello, las pruebas revelan que están controladas, administradas o dirigidas por las mismas personas y además las partes lo han confirmado.

Seguidamente, ha quedado demostrado y ha sido confirmado por el titular, que la compañía MC&F viene reivindicando derechos de propiedad intelectual sobre el formato ‘21X100’, un formato televisivo ideado y concebido a finales de los años noventa del pasado siglo por los socios fundadores de MC&F, el Sr. Pianta y el difunto Sr. Loeb. La declaración prestada (documento nº 37) por D. Reto Luigi Pianta el 01/08/2016 confirma que es uno de los creadores de dicho formato. El titular alega que el creador y MC&F establecieron una relación verbal de la que no se aporta prueba si bien queda establecido que formalizaron un contrato en 2016 que tiene como objeto el formato ‘21x100’ (documento nº1). De la descripción y sinopsis aportada por el titular también se aprecia claramente que el formato que crearon se llamaba ‘21x100’ pero en ningún momento se estableció que se llamaba ‘EL ROSCO’ (documentos nº 1-3).

De la prueba aportada también ha quedado acreditado que en 1998, la compañía MC&F licenció a Einstein Multimedia el formato End Game ‘21x100’ (documentos nº4-7) a partir de ‘The Alphabet Game’, predecesor del programa de televisión ‘Pasapalabra’, producido por la compañía británica Action Time si bien como propietarios aparecen tres personas físicas (documentos nº8-10). El documento nº16 incluye un contrato de licencia entre Einstein y la cadena italiana RTI en 2005 en la que se explica claramente que las partes suscriben un acuerdo de licencia exclusiva de la idea original y del esquema del juego ‘21x100’ para Italia, San Marino y Ciudad del Vaticano. Se trata de un juego final que se incluye en el programa de televisión ‘Passaparola’ que se introdujo por dicha cadena italiana.

Por todo ello, de la prueba aportada por el titular se pone de manifiesto que MC&F licenció el formato ‘21x100’ pero no queda acreditado que MC&F se refiera a ese formato o juego final como ‘EL ROSCO’ como tampoco queda demostrado que usara el nombre ‘EL ROSCO’. De los contratos de licencia queda establecido que el formato ‘End Game 21x100’ se tradujo como ‘Juego Final’ y no como ‘EL ROSCO’. En las facturas enviadas por Good Formats S.L. (licenciatario de MC&F) a la compañía Einstein se define el pago de los royalties por ‘End Game’ que traduce como ‘Juego Final’ (documento nº33). Asimismo, las facturas expedidas por MC&F a Einstein para el cobro de los royalties de la licencia se refieren al formato ‘21X100’ durante los años 1999, 2001 y 2002 (documento nº6). Y en el caso de que, como alega el titular, ‘21x100’ hiciera referencia a ‘EL ROSCO’, la prueba aportada demuestra que la misma hace referencia al formato pero no a la denominación.

El solicitante aporta un extracto con un CD (documento p) en el que se emite el programa de televisión ‘Pasapalabra’ en el año 2000 en el cual la presentadora de dicho programa explica por primera vez en España la prueba final denominada ‘EL ROSCO’. El canal Antena 3 comenzó a emitir una versión en español del concurso ‘Passaparola’, denominada ‘Pasapalabra’, con la inclusión del ‘Juego Final’ que Antena 3 denominó ‘EL ROSCO’. Según el titular, dicho programa se emitía bajo licencia de Granada, predecesora de ITV y ni Granada, ni Antena 3 contaban con ninguna licencia ni autorización para la explotación del formato de ‘21X100’ otorgada por MC&F (documento nº25). Por ello, alega el propietario que envió a ITV un requerimiento en el que pone de manifiesto que MC&F había tenido reciente conocimiento de que Granada (ITV) había venido haciendo un uso no autorizado del formato de ‘End Game 21X100’, ‘EL ROSCO’ del que aquella es propietaria. Posteriormente, Antena 3 dejó de emitir el programa ‘Pasapalabra’.

Sin embargo, las pruebas aportadas por el titular muestran la correspondencia entre MC&F y Granada entre 2005 y 2006 que incluyen los contratos de licencia entre MC&F y Einstein así como las cartas entre Granada (ITV) y Einstein (documentos nº17-20). Los únicos requerimientos enviados por MC&F a Antena 3-Atresmedia son los aportados por el solicitante como documentos l y n y cuya fecha es 2019 y 2020 respectivamente. En ellos, se le recuerda a Atresmedia-Antena 3 que la compañía MC&F es el legítimo propietario del formato y el nombre del juego de televisión denominado 21x100 también conocido como ‘EL ROSCO’. Dichos requerimientos fueron enviados después de la solicitud de la marca impugnada.

Tiempo después, Telecinco, cadena del grupo Mediaset en España, introdujo en su programación el concurso ‘Pasapalabra’. En el documento nº 25, así como en el documento o, MC&F apercibe a Gestevisión-Telecinco de que es el propietario del formato ‘End Game 21x100’. Como consecuencia de ello, Telecinco rompió el contrato con ITV y concluyó un contrato con MC&F (documento nº29). El documento q incluye dicho contrato suscrito con fecha 02/02/2010 entre MC&F y Gestevisión Telecinco, S.A. en el que se establece que MC&F posee los derechos del formato del programa de televisión ‘21x100’.

Como consecuencia de dicho incumplimiento contractual entre ITV y Gestevisión-Telecinco S.A se inició un procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid el cual emitió la Sentencia Núm. 50/2014 de 03/02/2014, estimando las pretensiones de ITV. ITV solicitó, entre otras pretensiones, que se declare que ITV ostenta derechos de exclusiva preferente con respecto al formato del programa ‘Pasapalabra’ y su denominación y que el uso por parte de Telecinco supone una violación de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato y sobre la denominación (documentos e-h).

El solicitante se remite a resoluciones nacionales previas en apoyo de sus alegaciones. El titular alega que dichas resoluciones no son pertinentes ya que hacen referencia a ‘Pasapalabra’ pero no a ‘EL ROSCO’.

Si bien en principio las resoluciones de los tribunales nacionales y las oficinas nacionales respecto de los conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen efectos vinculantes para la Oficina dado que el régimen de la Unión Europea de marcas es un sistema autónomo, cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399), su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En el asunto que nos ocupa, los asuntos previos a los que remite el solicitante son relevantes ya que el Juzgado de lo Mercantil dilucidó, entre otras, cuestiones relativas a la titularidad de los derechos sobre el formato ‘Pasapalabra’ y sus elementos incluyendo ‘EL ROSCO’. Por lo tanto, la División de Anulación las tomará en cuenta para el presente caso.

En dicha sentencia, el tribunal determinó que la primera cuestión básica a dilucidar era determinar el derecho de propiedad sobre el formato televisivo Pasapalabra. El tribunal estableció en el Fundamento de Derecho Tercero D que: “…ITV ha venido explotando y licenciando el programa Pasapalabra tanto en España como en Italia...”. El Fundamento de Derecho Séptimo C establece que: “…desde el año 2000 ITV cedió en España mediante licencia la producción y emisión pública del programa Pasapalabra…”. Seguidamente, el tribunal clarificó en el Fundamento de Derecho Cuarto F que: “…la sociedad Einstein fue licenciataria de la compañía inglesa Action Tim-ITV desde 1999 del formato ‘The Alphabet Game’ (antecesor de Pasapalabra) y de sus derivaciones incluyendo EL ROSCO….” Por lo tanto, el tribunal falló que: ITV ostentaba derechos de exclusiva con respecto al formato del programa denominado ‘Pasapalabra’ y su denominación ‘Pasapalabra’ en cuanto título del formato y parte integrante de él…” estableciendo el Tribunal que no resulta acreditada la titularidad de MC&F sobre el formato que en España se denominó ‘EL ROSCO’. Además, el Tribunal cuestiona la aptitud de este elemento para ser objeto de protección específica y diferenciada como obra de propiedad intelectual ya que forma parte de la totalidad del formato.

Por lo tanto y de acuerdo con lo alegado por el solicitante, la sentencia firme declara que el juego ‘EL ROSCO’ le pertenece a ITV como uno de los elementos integrantes de su formato ‘The Alphabet Game’ en el que se basa el programa ‘Pasapalabra’. Fuera de este formato, ‘EL ROSCO’ carece de la protección dispensada por las normas sobre derechos de autor. Además, el Tribunal también establece en el Fundamento de Derecho Segundo B, apartado (iv) que: “…iniciada por Telecinco una investigación sobre la titularidad de dicha prueba resultó que el formato denominado Alphabet Game, propiedad de ITV no contenía ni la palabra ‘pasapalabra’ ni el ‘rosco’ siendo que su primera utilización se produce en Italia dentro del programa ‘passaparola’ y la ‘ruota finale’ primitiva de la actual prueba el rosco…”. Por lo tanto, el juego final se conocía en Italia como ‘ruota finale’ que se traduce, como prueba el solicitante, como ‘rueda final’ y no como ‘EL ROSCO’.

Por todo ello, ha quedado acreditado por los tribunales españoles que el solicitante ITV ostentaba derechos de exclusiva con respecto al formato del programa denominado ‘Pasapalabra’ y su denominación ‘Pasapalabra’ y que el formato conocido en España como ‘EL ROSCO’ como tal no se puede proteger como obra de propiedad intelectual sino que forma parte de la totalidad del formato. Además, el signo ‘EL ROSCO’ no se utilizó en Italia sino que la prueba final se llamaba ‘ruota finale’ (‘rueda final’). Por lo tanto, el solicitante de la nulidad ha demostrado que el titular de la marca impugnada no posee un mejor derecho respecto al nombre ‘EL ROSCO’.

El titular considera que no existe prueba del conocimiento del uso de un signo idéntico o similar sino que sólo se presupone.

Sin embargo, de la prueba en su totalidad, ha quedado suficientemente acreditado para la División de Anulación que el titular, perteneciendo al mismo grupo empresarial que la empresa MC&F, conocía al menos desde el 2009 de la existencia en España del programa de televisión ‘Pasapalabra’ y de la prueba final ‘EL ROSCO’ y del contencioso cuya resolución se plasmó en una sentencia de 2014. Por lo tanto, el titular era conocedor de que el solicitante había licenciado ‘Pasapalabra’ a Antena 3 en primer lugar, que es la que utiliza ‘EL ROSCO’ dentro de dicho programa de televisión, y posteriormente a Telecinco. En cualquier caso, para establecer mala fe no es necesario demostrar la existencia o el uso anterior de un signo idéntico o similar, ni demostrar el conocimiento al respecto por parte del titular. Lo fundamental es analizar la intención por parte del titular en el momento de solicitud de la marca impugnada.

Sobre la intención fraudulenta

El titular alega que la solicitud de la marca impugnada no se produjo con un ánimo desleal y obstaculizador.

La intención desleal por parte del titular de la MUE es un factor subjetivo que se deberá determinar por referencia a las circunstancias objetivas (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).

La empresa MC&F que reclama el derecho sobre ‘EL ROSCO’ alega que no permaneció conforme al uso no consentido ni autorizado del formato ‘21x100’ por medio de licencias a terceros.

Sin embargo, los requerimientos enviados por el titular a Atresmedia Antena 3 se produjeron en 2019 y 2020 respectivamente, esto es, una vez se solicitó la marca impugnada y además la sentencia de Sentencia Núm. 50/2014 de 03/02/2014 reconoce en el Fundamento de Derecho Cuarto G: “…la constante quietud y prolongado mutismo de quien afirma ser titular de una obra original [-MC&F; entidad que desde 1999 viene consintiendo y tolerando el uso internacional de su creación EL ROSCO por terceros que se lucran con ello sin ejercitar reclamación judicial alguna, limitándose a remitir algunas cartas de requerimiento separadas entre si bastantes años]…”. Por lo tanto, el argumento del titular se rechaza por infundado.

La ausencia de intención de utilizar una marca para algunos o todos los productos y servicios solicitados constituye mala fe con respecto a los mismos si el titular de una solicitud de MUE actuó con la intención de socavar los intereses de terceros de manera incompatible con las prácticas leales o —sin siquiera dirigirse a un tercero específico— de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de una marca (C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44, 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126).

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE cumple el objetivo de interés general de impedir los registros de marcas que sean abusivos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios. Estos registros son contrarios al principio de que el derecho de la UE no puede ampliarse para incluir las prácticas abusivas por parte de un comerciante, que impiden lograr el objetivo de la legislación en cuestión (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81) situación que ocurre en este caso.

El Tribunal de Justicia ha establecido que mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, los Reglamentos n.^os 40/94 y 207/2009, así como el Reglamento 2017/1001, adoptados sucesivamente, se enmarcan en un mismo objetivo, esto es, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45).

La causa de mala fe se aplica cuando se desprende de indicios pertinentes y coherentes que el titular de una MUE presentó su solicitud de registro no con el fin de competir lealmente, sino con la intención de perjudicar los intereses de terceros, de manera contraria a las prácticas leales, o con la intención de obtener, sin ni siquiera dirigirse a un tercero específico, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca, en particular, la función esencial de indicar el origen (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46) como ocurre en este caso.

En este caso, la División de Anulación concuerda con el solicitante y concluye que existe una intención fraudulenta por parte del titular en el momento de la solicitud de la marca impugnada. Primeramente, no queda acreditado que el titular haya solicitado su marca por un interés legítimo y que su finalidad sea distinguir el origen comercial de sus productos. Sino al contrario, el titular realiza un uso indebido del sistema de marcas para pretender un mejor derecho sobre el formato ‘EL ROSCO’, la cual sido denegada como obra protegible como derecho de autor ya que no se trata de un objeto de protección específica como obra de propiedad intelectual. Dichas acciones son incompatibles con las prácticas leales y la intención del titular era obtener un derecho exclusivo para un propósito diferente a los correspondientes a las funciones de la marca. Las pruebas y la cronología de los hechos y alegaciones indican que el titular ha solicitado la marca con el fin de impedirle al solicitante licenciar su programa usando el signo ‘EL ROSCO’ y así conseguir indirectamente que no pueda seguir utilizando el formato que denomina ‘EL ROSCO’ dentro del formato de ‘Pasapalabra’. Por lo tanto, la marca sirve como medio para obtener una protección indirecta en España para lo que ya le ha sido denegada la protección por sentencia firme de los Tribunales españoles.

El titular alega que tiene un legítimo interés cuando solicitó la marca impugnada. Debe tenerse en cuenta si, en el momento de la presentación, el titular de la MUE perseguía objetivos legítimos. Este puede ser el caso, por ejemplo, si en el momento de la presentación de la MUE impugnada, el titular de la MUE ya había utilizado de forma legítima la MUE impugnada.

El titular alega que el derecho sobre el signo distintivo ‘EL ROSCO’ le corresponde ya que había sido utilizada dicha denominación desde Febrero de 2010 por Gestevisión-Telecinco, autorizada por MC&F y por Good Formats S.L., ambas pertenecientes al mismo grupo empresarial que la entidad titular de la MUE. Prosigue el titular que quien ha estado haciendo uso de la denominación ‘EL ROSCO’ ha sido Telecinco con autorización de la sociedad MC&F.

Sin embargo, ha quedado establecido anteriormente que, en todo caso, el uso se realizaría por Gestevisión-Telecinco dentro del programa de televisión ‘Pasapalabra’ y no por el titular de la marca impugnada o por empresas vinculadas a ella. Lo que la empresa MC&F licencia a Telecinco sólo es el formato, como se aprecia en el contrato de licencia entre estas partes, no la denominación ‘EL ROSCO’ sobre la que no tenía ningún derecho entonces ni la había utilizado antes en ningún momento. Por lo tanto, el titular no demostró un legítimo interés cuando solicitó la marca impugnada y su argumento se rechaza por infundado.

Finalmente, según el titular, Granada (ITV) reconoce explícitamente, que el formato del ‘Juego Final’ (‘EL ROSCO’) es susceptible de protección por derechos de autor; que no era titular de los derechos sobre el formato del juego final, esto es, ‘EL ROSCO’; y que era necesario alcanzar un acuerdo con MC&F para que Granada (ITV) pudiera explotar el ‘Juego Final’ (‘EL ROSCO’) en España y en el resto del mundo.

Sin embargo, de la correspondencia entre estas partes citas no queda establecido que la empresa Granada (ITV) reconozca la titularidad como afirma el titular. Como ha alegado el solicitante, se trata de una carta “without prejudice” en la que expresan explorar una manera amistosa de resolver dicha cuestión. Además, los tribunales españoles han establecido claramente la titularidad sobre el formato, al menos en España. Por lo tanto, el argumento del titular se rechaza por infundado.

Conclusión

En vista de los principios expuestos anteriormente y de las circunstancias y hechos presentados por el solicitante, la División de Anulación considera que el solicitante ha probado su argumento de que el titular actuó de mala fe en el momento de la solicitud de la marca impugnada. El solicitante aportó sus alegaciones apoyadas por pruebas y hechos concluyentes de que el titular actuó de una forma fraudulenta en el momento de la solicitud de la marca impugnada. Siguiendo la jurisprudencia citada anteriormente, existe mala fe si se establece que el propietario nunca tuvo intención de usar la marca impugnada o si la intención en el momento de la solicitud era obtener un derecho exclusivo con una finalidad distinta a aquellas correspondientes a las funciones de una marca. Por lo tanto, por las razones establecidas anteriormente, las acciones del propietario son contrarias a las prácticas leales y la marca impugnada se solicitó de mala fe.

El titular solicitó el signo que incluía idénticamente ‘EL ROSCO’ para productos de la clase 9, algunos de los cuales pertenecen al mismo sector del mercado en el que opera el solicitante. En este caso, las alegaciones y la cronología de los hechos junto con la prueba aportada indica a la División de Anulación que la finalidad del registro de la marca impugnada es obtener indirectamente una protección que según las sentencias firmes de los tribunales españoles no le corresponde, lo cual no es una finalidad correspondiente a las funciones de una marca.

Por lo tanto, a la luz de las consideraciones realizadas, la División de Anulación concluye que el solicitante ha acreditado que el titular de la marca impugnada actuó de mala fe en el momento de presentación de la solicitud de la marca impugnada y por lo tanto, conviene admitir la solicitud en su integridad y la marca de la Unión Europea debe declararse nula para todos los productos impugnados.

Dado que la solicitud se admite íntegramente basándose en los motivos del artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE, no es necesario examinar el otro motivo de la solicitud, en concreto el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE junto con el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

 

La División de Anulación  

Elena NICOLÁS GÓMEZ

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).