ANULACIÓN Nº 31 163 C (NULIDAD)

Prointec S.A., Av. de Burgos 12, 28036 Madrid, España (solicitante), representado por Elisa Arsuaga Santos, Paseo Sauces 14 nº 22, Urb. Montepríncipe, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

2MI Electrónica y Automatización S.L., C/ Méndez Núñez 33 Bajo, 36940 Cangas, Pontevedra, España (titular de la MUE), representado por Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, España (representante profesional).

El 29/10/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.

2. Recaerán en el solicitante las costas, que se fijan en 450 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los servicios de la marca de la Unión Europea nº 17 913 515  .

La solicitud está basada en:

1. Registro de marca de la Unión Europea nº 689 745 .

2. Registro de marca de la Unión Europea nº 4 686 598 .

3. Registro de marca española nº 1 324 673 .

4. Registro de marca española nº 2 096 591

El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE, y el artículo 8, apartado 5 del RMUE.

Incluso aunque el solicitante no tachó las cruces correspondientes en el formulario de nulidad respecto al artículo 8, apartado 4 del RMUE junto con el artículo 60, apartado 1, letra c) del RMU, en sus alegaciones se refiere al nombre comercial Nº 213 951 utilizado en el tráfico económico en España para servicios de las clases 37 y 42, y también menciona la ley nacional. Por lo tanto, la División de Anulación examinará también este motivo.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que los servicios en liza son idénticos, y el público concernido es tanto el profesional como el general, pero en ambos casos con un nivel de atención alto. Respecto a los signos explica que coinciden en ‘PROINT*’, que son letras que están al principio de las marcas, y por lo tanto muy relevantes. Esto da lugar a un alto grado de similitud tanto visual como fonética, y conceptualmente son similares en grado bajo puesto que se asociarán ambas con la imagen de una figura geométrica y ésta tiene un carácter débil.

El propietario de la marca impugnada no presentó alegaciones.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA c), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMUE

En relación al signo utilizado en el tráfico económico en España el solicitante basa su acción de nulidad en el nombre comercial nº 213 951 utilizado en el tráfico económico en España para:

Clase 37: Construcción completa, reparación y conservación de obras civiles.

Clase 42: Servicios técnicos de ingeniería; explotación electrónica para terceros.

A tenor de lo previsto en el artículo 8, apartado 4 del RMUE, aplicable en una acción de nulidad por remisión del artículo 60, apartado 1, letra c del RMUE, mediando oposición – acción de nulidad - del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

• el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

• con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

• las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar una acción basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

1. Utilización anterior en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección en un litigio frente a una marca registrada en la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos. Además, dicha utilización debe indicar que el signo en cuestión es de alcance no únicamente local.

En el supuesto de solicitud de nulidad con base en el artículo 60, apartado 1, letra c),
del RMUE, en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, el solicitante de la
nulidad deberá acreditar un uso del signo anterior en el tráfico económico que no
sea únicamente local en España en la fecha de presentación de la MUE impugnada (en este caso 07/06/2018). En los procedimientos de nulidad, el solicitante también deberá acreditar que el signo se utilizó en el tráfico económico con un alcance no únicamente local en otro momento, es decir, en el momento de presentación de la solicitud de nulidad (en este caso 27/12/2018). Esta condición se desprende del artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, que establece que una MUE se declarará nula «cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado» (05/10/2004, 606 C, y R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15).

Sin embargo, el solicitante no aportó prueba alguna de la utilización del nombre comercial en España y, puesto que se incumple uno de los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 8, apartado 4, del RMUE, la solicitud de nulidad presentada al amparo del artículo 60 apartado 1, letra c) del RMUE debe desestimarse por infundada.

RENOMBRE – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a) EN CONJUNCIÓN CON ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, aplicable a los procedimientos de nulidad, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca de la solicitante de nulidad debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la solicitud de nulidad.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la solicitud de nulidad de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la solicitud de nulidad puede fracasar si el titular logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

No obstante, en el caso presente, el titular no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Renombre de las marcas anteriores

El solicitante alega que todas sus marcas anteriores gozan de renombre en el territorio donde están registradas para todos los servicios para los que están registradas, y en sus alegaciones hace mención a que aporta en anexos algunos de los muchos artículos en los que ‘aparece PROINTEC como empresa líder en su sector’; sin embargo, estos anexos no obran en el expediente.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En el caso que nos ocupa el solicitante no presentó prueba alguna del renombre de ninguna de las marcas anteriores en las que basa la solicitud.

Como se ha puesto de manifestó más arriba, el renombre de las marcas anteriores constituye un requisito para que la solicitud de anulación pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Sin embargo, como no ha sido posible determinar que las marcas anteriores sean renombradas, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la solicitud de anulación, en la medida en que se basa en este motivo, debe ser desestimada.

Como aclaración adicional se ha de hacer constar que el solicitante hace referencia en sus alegaciones al hecho de que puede haber aprovechamiento indebido del nombre comercial ya instalado en el mercado. Sin embargo, los nombres comerciales no pueden ser invocados en una acción de nulidad basada en el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La solicitud se basa en más de una marca anterior. La División de Anulación considera adecuado examinar en primer lugar la solicitud en relación con el registro de registro de marca de la Unión Europea nº 4 686 598.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Registro de marca de la Unión Europea nº 4 686 598

Clase 36: Negocios inmobiliarios; administración, informaciones, y tasaciones en materia de negocios inmobiliarios.

Clase 37: Construcción; reparación; servicios de instalación; servicios de dirección de obras de ingeniería civil y arquitectura.

Clase 42: Proyectos de ingeniería y arquitectura (realización, estudio y dirección); asesores para la construcción; consultas profesionales (no relacionadas con la dirección de los negocios); servicios de ingenieros y arquitectos que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones, informes y peritajes; estudio de proyectos técnicos y elaboración de planos para la construcción; planificación en materia de urbanismo; pruebas de materiales; servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware informático y software, solo en relación con ingeniería civil y arquitectura; servicios jurídicos.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 37: Construcción; servicios de construcción y reformas de construcción; servicios de asesoramiento relacionado con reformas de construcción; mantenimiento de propiedades; mantenimiento de edificios; mantenimiento y reparación de edificios; instalaciones técnicas de edificios; construcción de instalaciones públicas; mantenimiento y reparación de instalaciones en edificios; mantenimiento y reparación de instalaciones de almacenamiento; limpieza de instalaciones industriales; instalación de plantas industriales; construcción de propiedades industriales; realización de obras industriales; construcción de edificios de manufactura e industriales; servicios de mantenimiento para plantas y maquinarias industriales.

Clase 42: Servicios de ingeniería; proyectos técnicos; estudio de proyectos técnicos; planificación de proyectos técnicos; gestión de proyectos de arquitectura; proyectos y estudios de investigación técnica; servicios de diseño asistido por ordenador relacionados con proyectos de construcción; elaboración de informes sobre estudios de proyectos técnicos para la construcción; investigación industrial; arquitectura; diseño de edificios; diseño industrial; servicios de arquitectura para el diseño de construcciones industriales.

Todos los servicios impugnados son idénticos a los servicios protegidos por la marca anterior en las clases 37 y 42 por cuanto a) aparecen con idéntico tenor (construcción), o b) los servicios son sinónimos, por ejemplo los estudios de proyectos técnicos y elaboración de planos para la construcción en relación con la elaboración de informes sobre estudios de proyectos técnicos para la construcción o c) los servicios de la marca anterior incluyen los de la marca impugnada (por ejemplo servicios de (…) reparación respecto a reparación de edificios).

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, algunos de los servicios considerados idénticos están dirigidos al público en general (por ejemplo ciertos servicios de construcción) mientras que otros están destinados, exclusivamente, al público profesional, (por ejemplo los servicios de instalación de plantas industriales). En todo caso, respecto a todos los servicios el nivel de atención será alto, ya que en general suponen importantes inversiones monetarias.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Ambas marcas son mixtas ya que constan de un elemento gráfico y de una denominación, ambas distintivas para los servicios, ya que en su totalidad no significan nada en relación a ellos. Sin embargo, debido al alto nivel de atención respecto a los servicios, la terminación ‘*tec’ de la marca anterior será reconocida al menos por una parte de por los consumidores europeos como una abreviatura de ‘técnico’, etc., de manera que será débil en relación a muchos servicios (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55).

El solicitante argumenta que los signos son visual y fonéticamente similares, ya que comparten las letras ‘proint*’ y por lo tanto los sonidos con los que se pronuncian. Al respecto la División de Anulación observa que, debido al hecho de que el segmento ‘*INTRA’ de la marca impugnada se ha colocado sobre un recuadro - lo que visualmente la separa de ‘PRO*’ -, los consumidores, que tienen un nivel de atención alto respecto a los servicios, verán en la marca impugnada dos elementos ‘PRO’ (que interpretarán como una referencia a ‘profesional’) e ‘INTRA’, mientras que leerán la marca anterior o bien en una sola denominación, o bien como la combinación ‘proin*’ y ‘tec’. En todo caso, incluso cuando lean la marca anterior como una sola palabra, y aun cuando es cierto que los elementos figurativos son normalmente menos relevantes que las denominaciones, no se pueden obviar. En este procedimiento a los consumidores no les pasará desapercibido el hecho de que en la marca anterior la denominación completa se ha colocado sobre un recuadro con un gráfico en la parte izquierda pero separado de la denominación, en tanto que la marca impugnada contiene un gráfico que tiene forma de tres cuadrados los cuales, al rodear la primera letra de la marca, son bastante dominantes y no pasarán en absoluto desapercibidos. Por lo tanto, tras todas estas consideraciones la División de Anulación considera que el nivel de similitud visual entre las marcas es muy bajo cuando los consumidores perciban ‘proin+ tec’ en la marca anterior, y bajo cuando lean ‘prointec’.

Atendiendo a las consideraciones hechas con anterioridad, e independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, los consumidores pronunciarán la marca anterior en una sola palabra (o en su caso como /pro-in*tek/) en tanto que serán dos las palabras que se pronuncien en la impugnada. Por lo tanto, el nivel de similitud fonética entre las marcas está por debajo de lo normal.

Conceptualmente, la División de Anulación hace referencia a las consideraciones semánticas realizadas con anterioridad, y en el caso de que la referencia a ‘tec’ no sea relevante en la marca anterior, las marcas no tienen significado para el público en el territorio de referencia y, por lo tanto, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos. Por otro lado, cuando los consumidores perciban ‘tec’, las marcas no serán similares conceptualmente.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

El solicitante ha reivindicado que la marca anterior tiene un carácter distintivo elevado pero, como ya se ha expresado con anterioridad, no ha presentado ninguna prueba del mismo.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Como se ha expresado arriba, si bien es cierto que los servicios son idénticos, y que respecto a algunos de ellos el público de referencia es el general, no es menos cierto que el nivel de atención respecto a todos ellos es alto, y que, por las razones mencionadas, los signos son visual y fonéticamente similares sólo en grado bajo, y conceptualmente o bien no ayudan a diferenciar las marcas puesto que no tienen significado para el público de referencia, o bien no son similares. Cabe también recordar que en este procedimiento los servicios se adquirirán tras una cuidadosa selección en la cual el aspecto visual juega un papel primordial.

A la vista de lo anterior, la División de Anulación considera que no existe riesgo de confusión por parte del público y debe desestimarse la solicitud de nulidad.

El solicitante también ha basado su solicitud de anulación en las siguientes marcas anteriores:

1. Registro de marca de la Unión Europea nº 689 745 .

2. Registro de marca española nº 1 324 673 .

3. Registro de marca española nº 2 096 591

El resto de derechos anteriores alegados por el solicitante son, si cabe, incluso menos similares que la marca impugnada, ya que contienen elementos adicionales que, en el caso de la marca europea, si bien no son dominantes, no tendrán significado para gran parte del público. Por este motivo con mayor razón no existe riesgo de confusión en relación con estos otros derechos anteriores.

Además, la solicitud de anulación no puede prosperar en la medida en que está basada en los motivos del artículo 8, apartado 1, letra a) junto con el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE porque, como es obvio, los signos no son idénticos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

María Belén IBARRA DE DIEGO

Richard BIANCHI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).