OPOSICIÓN Nº B 3 064 866

Francisco Misiego Blázquez, Hermanos García Noblejas 20 4-B, 28037 Madrid, España (parte oponente), representada por Newpatent, Puerto 34, 21001 Huelva, España representante profesional)

c o n t r a

Freshly Cosmetics, Avenida Bellissens 42, Edificio Tecnoparc, Centre Empreses Tecnoredessa, 43204 Reus, España (solicitante), representado por Pompili Roiger Bellostes, Avenida Diagonal 612 2-11, 08021 Barcelona, España (representante profesional).

El 27/11/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 3 064 866 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 17 913 910 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 913 910, , figurativa. La oposición está basada en el registro de marca española n.º 3 525 733, , figurativa. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son, entre otros, los siguientes:

Clase 35: Servicios de venta al por mayor, menor y a través de internet de productos de cosmética.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 3: Productos de maquillaje; productos para el cuidado de la piel, los ojos y las uñas; cosméticos de color para la piel; maquillaje; pulverizadores para fijar maquillaje.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los productos de cosmética impugnados, a saber, productos de maquillaje; productos para el cuidado de la piel, los ojos y las uñas; cosméticos de color para la piel; maquillaje; pulverizadores para fijar maquillaje son similares en grado bajo a los servicios de venta al por menor de productos de cosmética de la parte oponente.

Los mismos principios se aplican a los servicios prestados en relación con distintas actividades que giran exclusivamente en torno a la venta de productos, como es el caso de los de venta al por mayor o a través de internet, también registrados en el caso de la marca anterior.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados similares en grado bajo están dirigidos al público en general. El grado de atención es medio.

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa consistente en el término inglés “IDENTITY” escrito en negrita y en mayúsculas en la parte central del signo. Destaca visualmente este elemento con respecto a “-THE IMAGE CLUB-”, expresión inglesa situada debajo del mismo en letras grises de menor tamaño. La División de Oposición entiende que todos estos elementos serán entendidos por el público de referencia a pesar de no ser españoles. En efecto, los elementos integrantes, o bien son de uso básico (el determinante `THE’), o bien existen en español (’CLUB’; Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales https://dle.rae.es/club ), o bien son muy parecidos a su equivalente en español (’IMAGE’ – ‘imagen’; Figura, representación, semejanza y apariencia de algo https://dle.rae.es/imagen; `identity´ cualidad de idéntico https://dle.rae.es/identidad ). Así las cosas, el público de referencia entenderá, por un lado la palabra “identity” en posición co-dominante junto con el gráfico que se inserta por encima y, por otro lado el conjunto que se encuentra por debajo como “el club de la imagen”. Esta última expresión tiene un carácter laudatorio de origen promocional (especie de eslogan) que hace que su distintividad se encuentre por debajo de lo normal. Por último, destacar el carácter decorativo del elemento figurativo que aparece sobre el elemento “IDENTITY”. Éste se compone de figuras geométricas decorativas. El significado de “IDENTITY” no guarda relación con los productos y servicios en pugna. Así las cosas, éste es el elemento más distintivo y co-dominante junto con el figurativo de la marca anterior (que tampoco tiene relación con los productos/servicios).

El signo impugnado es una marca figurativa compuesta por el elemento verbal “IDENTY” escrito en negrita y mayúsculas. La negrita parece insertada de manera progresiva desde la primera letra hasta la última. En la parte inferior de este elemento aparece el elemento “BEAUTY” en posición secundaria por estar representado en letras de mucho menor tamaño. Pese a no ser una palabra del lenguaje español, también es razonable pensar en este caso que el público destinatario la entenderá pues es una palabra inglesa muy básica (29/08/2017, C 13 039, BellaForm (fig.); 09/06/2017, B 2 672 684, CHELSEA BEAUTY (fig.); 07/10/2015, B 2 365 669, NIKA BEAUTY EXCELLENCE (fig.); 14/05/2014, B 2 222 720, BC BEAUTY COSMETICS (fig.)). Por tanto, teniendo en cuenta los productos impugnados (clase 3), este elemento tiene, además, un carácter distintivo débil. “IDENTY”, además de ser el elemento dominante, no tiene significado, por lo que tiene un carácter distintivo normal.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Por tanto, los elementos verbales de la marca anterior tendrán mayor relevancia a la hora de comparar los signos.

Visual y fonéticamente, los signos comparten coincidencias en sus elementos distintivos y dominantes (co-dominante en el caso de la marca anterior), a saber ‘IDENT**Y’. Dado el carácter secundario y/o la distintividad más reducida del resto de elementos en ambas marcas, estas tienen un alto grado de similitud visual y fonética (Nótese que el elemento figurativo no se puede pronunciar).

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Puesto que los elementos que las componen contienen significados diferentes, las marcas no son similares desde el punto de vista conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos menos distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios objeto del presente procedimiento son similares en bajo grado. Están dirigidos al público en general, que prestará un nivel de atención medio. La marca anterior goza de un carácter distintivo normal.

No obstante, cabe destacar que los signos presentan similitudes visuales y fonéticas en grado alto. Los signos no son similares desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, tal y como se ha explicado anteriormente, esta última conclusión debe valorarse en su justa medida ya que se debe a la presencia de elementos adicionales en ambos signos que, ya sea por su carácter menos distintivo/dominante, o por tratarse de elementos figurativos frente a verbales, tendrán un menor impacto en el público relevante.

Debe tenerse en cuenta que el riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En el presente caso, el bajo grado de similitud entre los productos impugnados y los servicios de la parte oponente quedará compensado por la alta similitud entre los signos en los aspectos visual y fonético.

Por tanto, teniendo en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar la similitud entre los mismos, incluso teniendo en cuenta que los productos impugnados son solo similares en grado bajo a los servicios de la parte oponente, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los productos y servicios referidos tienen un mismo origen empresarial.

En sus observaciones, el solicitante alega que existen muchas marcas que incluyen el elemento “IDENTITY” en el registro español y por tanto hay una coexistencia en el ámbito registral. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a algunos registros de marca en España que incluyen el término “IDENTITY”.

En primer lugar, los registros de marca a los que hace referencia el solicitante no son relevantes en el presente procedimiento, puesto que las marcas enfrentadas consisten en elementos verbales diferentes. Además, las marcas citadas tienen un ámbito de aplicación distinto al del presente asunto (distintas clases). En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia, y teniendo en cuenta las alegaciones respecto al término “IDENTITY”, no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente (03/09/2009, C‑498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). En ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado podría disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por la Oficina (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sin embargo, dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, el solicitante de la marca de la Unión Europea ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior del interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trate y las marcas en conflicto sean idénticas (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o de la Unión no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse, igualmente, que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará, en principio, a las marcas en conflicto.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española n.º 3 525 733, , figurativa. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Chantal VAN RIEL

Inés GARCÍA LLEDÓ

Alicia BLAYA ALGARRA

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).