OPOSICIÓN Nº B 3 065 418

Miguel Ángel Benito Oliver, Cami Can Frontera, 73, 07009 Pont D'inca-Marratxi/Illes, Balears, España, (parte oponente), representada por Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Innovaciones Cosmetico – Farmaceuticas S.L., C/ Mayor 115 Entlo. 30500 Molina de Segura (Murcia) España, (solicitante), representado por Legismark, Avda. Libertad 10 2ºB, 30009 Murcia, España (representante profesional).

El 02/06/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 3 065 418 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 17 916 522 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 916 522 para la marca figurativa . La oposición está basada en el registro de marca española n.º 1 048 116 para la marca figurativa . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b)del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición, la marca española n.º º 1 048 116 .

La fecha de prioridad de la solicitud impugnada es el 12/12/2017. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 12/12/2012 al 11/12/2017 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 3: Productos de perfumería, belleza, cosmética y tocador.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 3, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 08/04/2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 2, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 13/06/2019. La parte oponente presentó pruebas el 06/06/2019 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

1. Tarifas de precios de los productos fabricados y vendidos con la marca oponente, de los años 2013, 2016 y 2018. Los productos mencionados incluyen: cremas y geles hidratantes y regeneranted, anticeluliticos, tratamientos corporales, tónicos, champus, acondicionadores capilares, leche corporal, geles ducha, aceites de hierbas y aceites de masajes, mascarilla y colonia.

a. en las tarifas del año 2018 aparece, contrariamente a lo que alega la solicitante, además de la denominación “TOP HERBA”, que es el nombre de la línea de cosmética natural que se vende con dicha marca, la marca oponente en la parte superior.

b. En las tarifas de los años 2013 y 2016, puede apreciarse, contrariamente a la alegación del solicitante de que no aparece la marca del oponente, además de la representación de la marca oponente en la parte superior y los datos referidos a los productos de aquellas, el nombre de los LABORATORIOS AUTHEX, que según el oponente, es una empresa vinculada al mandante, debido a que es su administrador solidario, lo cual permite probar su uso.

2. Bolsa para punto de venta, caja expositora, folleto punto de venta, cartel promocional, caja cartón embalaje, caja embalaje, cartel promocional, collarín productos y folleto punto de venta; en todo este material no aparece la fecha. En estos medios puede apreciarse, además de la representación de la marca oponente, el nombre de los mencionados laboratorios AUTHEX y. la denominación “TOT HERBA”, además de algunas fotografías de productos cosméticos. , , , , ,

, , ,

3. El certificado del gerente de la asociación pequeña y mediana empresa de Mallorca, “PIMEM”, de 15 de mayo de 2019, certificando a la empresa vinculada, Laboratorios Authex, como fabricante y comercializador de la marca TH (Cosmética Natural).

4. Certificaciones de los Gerentes de Jazmín Representaciones Dietéticas, S.L., y de Science & Health sbd, relativas a la comercialización por sus empresas de la línea de productos “TH totherba”, desde el año 2000 en Baleares y desde 2014 en Baleares/Barcelona y España, respectivamente.

5. 101 facturas correspondientes las ventas de los productos de la marca oponente en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por valor de decenas de miles de euros. En ellas aparece en el encabezamiento el mencionado laboratorio y la línea de productos junto con la marca del oponente: , en otras el encabezamiento es el siguiente: , además en alguna de las facturas aparece también la marca en el cuerpo de la factura .

El solicitante impugna la prueba del uso presentada por la parte oponente por no proceder de la propia parte oponente, sino de otra empresa.

Con arreglo al artículo 18, apartado 2, del RMUE, el uso de la marca de la Unión Europea con el consentimiento del titular, se considerará como efectuado por el titular. Aunque esta disposición se refiere a las MUE, puede aplicarse, por analogía, a las marcas anteriores registradas en los Estados miembros.

El hecho de que la parte oponente haya presentado pruebas del uso de sus marcas por parte de un tercero indica, implícitamente, que ha autorizado dicho uso (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).

Por consiguiente, puesto que cabe suponer que las pruebas aportadas por la parte oponente constituyen una indicación implícita de que el uso se ha realizado con su consentimiento, la alegación del solicitante carece de fundamento.

Por ello, y de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del RMUE, la División de Oposición considera que el uso realizado por esas otras empresas se ha hecho con el consentimiento de la parte oponente y, por consiguiente, equivale al uso realizado por esta.

Por lo que respecta a los certificados del Gerente de la Asociación pequeña y mediana empresa de Mallorca y de los Gerentes de Jazmín Representaciones Dietéticas, S.L., y de Science & Heatlth sbd, se trata de certificados de terceros que tienen valor probatorio, contrariamente a lo que alega el solicitante.

El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos para los que se ha registrado la marca anterior.

El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar, por sí mismos, algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores en el conjunto total de los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo. El solicitante rechaza el uso de la marca aduciendo que no aparece en los envases de los productos, adjuntando documentación sobre las páginas web del oponente, sin embargo, ya que entre las funciones de una marca se encuentra la de servir de enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su comercialización, la prueba del uso debe acreditar un vínculo claro entre el uso de la marca y los productos y servicios pertinentes. Tal como se indica claramente en el artículo 10, apartado 4, del RDMUE, no es necesario fijar la marca sobre los propios productos (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una representación de la marca en el embalaje, los catálogos, el material publicitario o las facturas relacionados con los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo. Por lo tanto este argumento deber ser rechazado.

Las facturas y certificados demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos, español, la divisa mencionada euro, y algunas direcciones de todo el territorio español. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

La mayoría de las pruebas adjuntadas, tarifas de precios, facturas y certificados (correspondientes a los años entre 2013 y 2018), están dentro del periodo pertinente, del 12/12/2012 al 11/12/2017.

Los documentos presentados, a saber, listas de precios, certificados y especialmente las facturas, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.

Los documentos adjuntados, especialmente las facturas, listas de precios y fotografías de envases, folletos y panel publicitario, demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función y tal como fue registrada, en relación con todos los productos para los que ha sido registrada.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 3: Productos de perfumería, belleza, cosmética y tocador.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 3: Jabones no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; excluyendo ocular, peri-ocular y productos para la vista.

Los jabones no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; excluyendo ocular, peri-ocular y productos para la vista impugnados se incluyen en las categorías más amplias de los productos de perfumería, belleza, cosmética y tocador de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general.

El grado de atención se considera medio.

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Las dos marcas son figurativas. La marca anterior está compuesta por el elemento verbal “Th” en una tipografía que imita caligrafía manual, dentro de un triángulo formado por un diseño similar a flores grises. Todos los elementos no tienen significado para el público relevante y son distintivos; la marca anterior no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

La marca contestada está compuesta por las letras “th” en negro y en una tipografía estándar, y debajo, en menor tamaño la palabra “pharma”. El elemento “th” no tiene significado para el público relevante y es distintivo y dominante por su mayor tamaño e impacto visual. El término “pharma”, es secundario por su tamaño y aunque la combinación “ph” no existe en español, el público relevante lo percibirá sin duda como la letra “f”. Así, “pharma”, será percibido como “farma”, un prefijo común para hacer referencia a “farmacéutico/a”. Teniendo en cuenta que los productos correspondientes son cosméticos este elemento es alusivo a posibles cualidades de estos productos, y por tanto, débil para todos los productos.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento verbal de la marca anterior, ‘th’, que es el elemento distintivo y dominante del signo contestado No obstante, se diferencian en los elementos figurativos antes descritos de ambas marcas, y en el elemento verbal secundario y débil de la marca contestada. Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por consiguiente, los signos tienen visualmente un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras «th», presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras «pharma» de la marca impugnada, que es un elemento secundario y débil, como explicado anteriormente.

Por consiguiente, los signos tienen fonéticamente un alto grado de similitud.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Ninguno de los signos tiene significado alguno para el público del territorio de referencia. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Los productos contestados son idénticos, el grado de atención del público relevante es medio y la marca anterior posee un grado de distintividad normal.

Los signos son visualmente similares en grado medio y fonéticamente en grado alto. El elemento verbal de la marca anterior está enteramente incorporado en el signo impugnado como elemento dominante y distintivo. Las diferencias entre los signos residen en los elementos figurativos y en el término “pharma” del signo contestado, que es débil. Dado que el elemento denominativo diferenciador “pharma” es débil, los otros elementos figurativos en la marca anterior y las diferentes tipografías, son insuficientes para contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos. Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Es necesario considerar la alegación de la parte solicitante según la cual la marca contestada, forma parte de una «familia de marcas» o «serie de marcas». que se caracterizan todas por la presencia del mismo elemento denominativo ‘TH’, señalando su coexistencia y presenta varias pruebas para sustentar esta afirmación.

El derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de presentación de la solicitud y no antes; en relación con el procedimiento de oposición, la solicitud debe examinarse a partir de esa fecha.

Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, ya que los derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.

El solicitante hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque la Oficina tiene la obligación de ejercer sus funciones de conformidad con los principios generales del derecho de la Unión Europea, como el de igualdad de trato y el de buena administración, el modo en que se aplican tales principios ha de ser coherente en lo que atañe a la legalidad. Cabe subrayar, asimismo, que cada asunto debe examinarse con arreglo a sus características específicas. El resultado de un asunto en particular dependerá de ciertos criterios concretos aplicables a los hechos del asunto en cuestión, con inclusión, por ejemplo, de las afirmaciones y los argumentos de las partes, así como de los documentos que estas aporten. Por último, las partes en los procedimientos ante la Oficina no podrán servirse de un posible acto ilícito cometido a beneficio de un tercero con el fin de obtener una resolución idéntica, ni utilizar dicho acto a su favor.En vista de lo anterior, se deduce que, aún cuando la resolución anterior (Oposición Nº B-2 794 452 el 25/01/2019, MC (fig) v MC (fig)) sometida a la División de Oposición sea, en cierta medida, objetivamente similar al presente asunto, el resultado puede no ser el mismo.

Considerando todo lo anterior y teniendo en cuenta el principio de interdependencia, existe riesgo de confusión entre el público. Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española n.º 1 048 116. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Andrea VALISA

Aurelia PEREZ BARBER

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).