OPPOSIZIONE N. B 3 067 432

Gruppo Zanellato S.r.l., Viale dell'Industria 55, 36100 Vicenza, Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandro De Santis, Plaza del Poeta Ausias March 5, 46870 Ontinyent, Spagna (richiedente).

Il 21/08/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 067 432 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 927 800 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 927 800 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705 e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 457 709, entrambe per il marchio denominativo “ZANELLATO”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; Valigette per documenti; bandoliere [corregge] in cuoio; borse da spiaggia; cartelle, buste [articoli di pelle]; porta-carte [portafogli]; borse di maglie non in metalli preziosi; abiti per animali; collari per animali; foderi per ombrelli; collari per cani; telai per borse a mano; borsette; maniglie per valige; sacche; porta-musica; museruole; portafogli; borsellini; portamonete non in metallo prezioso; zaini; cartelle scolastiche; borse della spesa; tracolle portabebè; buffetteria; impugnature per ombrelli; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases.

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 457 709

Classe 9: Astucci adattati per occhiali; astucci adattati per lenti a contatto; astucci per cercapersone; astucci per apparecchi fotografici; astucci per dispositivi ottici; astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; astucci per occhiali da sole; astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; borse (adattate o sagomate per contenere apparecchi fotografici -); borsa porta cd; borse per apparecchi fotografici; borse per lo sport adatte [sagomate] a contenere caschi protettivi; borse per il trasporto di apparecchi video; borse porta computer portatile; borselli per apparecchi cinematografici; caschi protettivi per lo sport; caschi di sicurezza; caschi di protezione per lo sport; caschi di protezione per motociclisti; caschi di protezione; cappelli da equitazione; cordoncini per occhiali; cordoncini per occhiali da sole; cuffie acustiche; cuffia stereofonica; cuffie per computer; cuffie per comunicazioni; cuffie per internet; cuffie per la musica; cuffie per telefoni; cuffie per telefoni cellulari; cuffie personali per apparecchi per la trasmissione del suono; cuffie senza fili per smartphone; cuffie senza fili per telefoni cellulari; cuffie stereo; cuffie stereofoniche; custodie a libro per smart phone; custodie adattate per apparecchi fotografici; custodie adattate per computer; custodie adattate per telefoni cellulari; custodie in cuoio o pelle per telefoni portatili; custodie in pelle o finta pelle per telefoni cellulari; custodie per agende elettroniche; custodie per apparecchi fotografici; custodie per articoli ottici; custodie per calcolatrici tascabili; custodie per carte di credito; custodie per compact disc; custodie per computer; custodie per computer portatile; custodie per dischetti; custodie per dischetti per computer; custodie per dvd; custodie per fotocamere; custodie per il trasporto di computer portatili; custodie per lenti a contatto; custodie per obiettivi; custodie per occhiali da vista e da sole; custodie per occhiali per bambini; custodie per ricevitori telefonici; custodie per telefoni; custodie per telefoni cellulari; custodie per videocassette; etichette di identificazione [magnetiche]; etichette di identificazione [codificate]; etichette di identificazione [leggibili da una macchina]; etichette contenenti informazioni registrate o codificate magneticamente; etichette contenenti informazioni registrate o codificate elettronicamente; etichette con codice a barre codificate; etichette elettroniche; etichette elettroniche per merci; montature di occhiali a molla; montature di occhiali; montature monoculari; montature per binocoli da teatro; montature per occhiali; montature per occhiali a molla; montature per occhiali da sole; montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; montature per occhiali da vista in metallo; montature per occhiali da vista in plastica; montature per occhiali e occhiali da sole; montature per occhiali in metallo o in una combinazione di metallo e plastica; montature per occhiali in metallo e materiale sintetico; montature per occhiali non montate; occhiali; occhiali da sole; occhiali correttivi; occhiali da vista; occhiali polarizzanti; occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori; occhiali protettivi per lo sport; parti per occhiali; portaocchiali; prodotti ottici; protezioni per gli occhi; rivestimenti per telefoni [specificamente adatti]; supporti da tablet adattati per essere usati in automobili; supporti da cruscotto per telefoni cellulari; supporti da cruscotto per dispositivi di navigazione; tracolle per apparecchi fotografici; tracolle per telefoni cellulari.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali da sole moda; custodie per occhiali da vista e da sole; custodie per occhiali da sole; cordoncini per occhiali da sole; astucci per occhiali da sole.

Classe 18: Borse; bauli e valigie; bauli da viaggio; bauli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci in pelle per chiavi.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 9

Astucci per occhiali da sole; cordoncini per occhiali da sole sono identicamente contenuti nella lista di prodotti del marchio impugnato e nella lista di prodotti della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 457 709.

Gli occhiali da sole moda del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli occhiali della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 457 709. Pertanto, sono identici.

Le custodie per occhiali da vista e da sole; custodie per occhiali da sole del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle custodie per articoli ottici della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 457 709. Di conseguenza, essi sono identici.

Prodotti contestati in classe 18

Le borse del marchio impugnato include, in quanto categoria più ampia, le borse da spiaggia della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Bauli e valigie; bauli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases sono identicamente contenuti nella lista di prodotti del marchio impugnato e nella lista di prodotti della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705.

I bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli del marchio impugnato si sovrappongono con le valigie della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I bauli da viaggio del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei bauli della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705. Pertanto, essi sono identici.

Gli astucci in pelle per chiavi del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai borsellini della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705 poiché essi hanno la stessa natura, la stessa destinazione, gli stessi in canali di distribuzione, lo stesso pubblico di riferimento e coincidono, generalmente, nel loro produttore.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

ZANELLATO
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali dei segni, ovvero “ZANELLATO” e “ANELLATO” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, l’inglese o il tedesco.

I marchi anteriori sono marchi denominativi formati dal termine privo di significato e quindi normalmente distintivo “ZANELLATO”.

Il segno impugnato è un segno figurativo formato dal termine “ANELLATO” riprodotto in caratteri maiuscoli di color oro posti su di uno sfondo nero. Al di sopra di questo elemento verbale si trova un elemento figurativo di fantasia formato da due cerchi che si intersecano e sono uniti da una linea curva posta nella parte di essi dove si sovrappongono.

Entrambi gli elementi del segno impugnato non hanno un significato in quanto tali e sono da considerarsi, pertanto, distintivi.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il segno impugnato si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “ANELLATO” degli elementi distintivi “ZANELLATO” e “ANELLATO”. Essi differiscono nella prima lettera “Z” dei marchi anteriori e nella veste grafica e nell’elemento figurativo del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento prese in esame, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “ANELLATO”, presenti in modo identico in tutti i segni, ed essendo peraltro le uniche del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono della prima lettera “Z” dei marchi anteriori che non hanno controparte nel marchio contestato.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 9 e 18 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in alto grado. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico. Il consumatore di riferimento presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono foneticamente molto simili e visivamente simili in medio grado. Gli elementi verbali che li compongono, ovvero “ZANELLATO” e “ANELLATO” sarebbero identici, se non fosse per la presenza della prima lettera “Z” nei marchi anteriori. La caratterizzazione grafica del marchio impugnato è peraltro da considerarsi non particolarmente originale ed è improbabile che essa svolga un impatto notevole sul consumatore. Al contrario, sarà il termine “ANELLATO” ad avere un effetto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Poiché i prodotti sono identici e molto simili e a causa dell’elevata somiglianza fonetica nonché della somiglianza visiva dei segni, la Divisone d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese o tedesca, anche se non necessariamente soltanto per essa. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 974 705 e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 457 709 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.