Decisão sobre o carácter distintivo intrínseco de um pedido de registo de marca da União Europeia

(artigo 7.º do RMUE)

Alicante, 18/12/2018

Torre de Monsanto Rua Afonso Praça, 30, 7th floor, Algès, Lisboa, 1495-061 Portugal

PORTUGAL

N.º do pedido:	017927919
Sua referência:	ED_EYEBROW_DESIGN
Marca:	ED EYEBROW DESIGN
Tipo de marca:	Marca figurativa
Requerente:	Torre de Monsanto Rua Afonso Praça, 30, 7th floor, Algès, Lisboa, 1495-061 Portugal PORTUGAL

Em 24/08/2018, o Instituto notificou V. Exas. sobre a existência de motivos absolutos de recusa parcial do pedido de marca apresentado de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 7.º e no n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, uma vez que a marca em questão é considerada parcialmente descritiva e desprovida de carácter distintivo, pelas razões referidas na carta em anexo, que faz parte integrante da presente decisão.

O requerente apresentou as suas observações em 11/10/2018, onde se expõem os seguintes argumentos:

1. A marca não é descritiva e é detentora de suficiente eficácia distintiva para distinguir os serviços em apreço (Depilação a cera; cuidados de higiene e de beleza; cuidados de beleza para pessoas; disponibilização de informação sobre serviços de salão de beleza; fornecimento de informações sobre beleza; serviços cosméticos para os cuidados do corpo; serviços de barbearia; serviços de coloração de pestanas; serviços de coloração de sobrancelhas; serviços de consulta e aplicação de maquilhagem; serviços de consultas de maquilhagem; serviços de consultoria em cosméticos; serviços de definição de sobrancelhas; serviços de depilação personalizados; serviços de estética; serviços de manicura; serviços de manicura e pedicure; serviços de maquilhagem; serviços de pedicure; serviços de salão de beleza; serviços de salões de cabeleireiro; serviços de tratamento cosmético facial e corporal; serviços para cuidados do rosto; serviços prestados por salões de cabeleireiro e por institutos de beleza na classe 44ª). O requerente não pretende o uso exclusivo das expressões ‘EYEBROW’ e ‘DESIGN’.

2. O requerente já é titular de registos de marca para o mesmo sinal noutras jurisdições (Honduras, Guatemala e Brasil). Para além disso, o Instituto já concedeu várias marcas semelhantes, tais como as marcas ‘Eyebrow Gallery’, ‘Artistry Eyebrow by Alexandra’, ‘Eyebrow’s Corner’, ‘Brow Perfect Professional Eyebrow Extensions’, ‘Nails in Design’, ‘Edwards Hair Design’ e ‘Eye Design Eye Designer’, pelo que deveria manter a mesma prática e conceder o pedido em apreço para todos os serviços.

3. A marca em apreço já adquiriu, na sequência da sua utilização, carácter distintivo para os referidos serviços, nos termos do artigo 7.º, n.º 3 do RMUE. O requerente indica explicitamente que a reivindicação de carácter distintivo adquirido é feita a título subsidiário, nos termos do artigo 2.º, n.º 2 do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão (Regulamento de Execução do RMUE).

Nos termos do artigo 94.º do RMUE, o Instituto poderá ditar uma decisão unicamente com base em motivos a respeito dos quais o requerente tenha podido pronunciar-se.

Considerado o teor das observações do requerente e avaliado o seu conteúdo, o Instituto decide manter as objeções notificadas.

1.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

Decorre da jurisprudência que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do RMUE é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Ao proibir o registo como marca da União Europeia destes sinais ou indicações, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE “persegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca” (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do [RMUE] são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público‑alvo, para designar seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; itálico nosso).

Para além disso, é importante ressaltar que para apurar se a combinação em causa pode ser apreendida pelo público como um indicador de origem, há que analisar a impressão de conjunto produzida por essa combinação, o que não é incompatível com o exame um por um dos diferentes elementos da apresentação utilizados (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59; itálico nosso).

O requerente alega que a marca em apreço não é descritiva em relação aos serviços em questão na classe 44ª. Contudo, não foi indicada qualquer fundamentação que possa justificar tais afirmações ou refutar as conclusões expostas pelo Instituto na sua notificação de 24/08/2018.

Ora, tal como já oportunamente referido, o público relevante em relação ao qual deve ser apreciado o motivo absoluto de recusa é o consumidor na União Europeia que fala inglês, visto que o sinal é composto por palavras com significado nessa língua.

O consumidor relevante (anglófono) entenderá imediatamente as palavras que constituem a marca em questão, consoante os seus significados, que foram devidamente indicados na notificação de 24/08/2018: ‘design de sobrancelhas’.

O Instituto forneceu prova adequada do significado dos termos ‘EYEBROW’ e ‘DESIGN’ em inglês na sua notificação; tais elementos de prova (referências a dicionários) não foram contestados pelo requerente.

Como tal, é legítimo concluir que a marca , no seu todo e independentemente da sua ligeira estilização, informa imediatamente os consumidores anglófonos, sem necessidade de reflexão, de que os serviços acima referidos na classe 44 para os quais é pedido o registo consistem em serviços estéticos (cuidados de beleza, depilação, salão de beleza, serviços cosméticos) relacionados com o design das sobrancelhas e/ou são prestados por uma empresa especializada nessa área, assim como em serviços informativos e de consultaria relacionados com o referido design de sobrancelhas.

Por conseguinte, a marca contém informações claras e diretas sobre a espécie, a finalidade e a área de especialização do provedor dos serviços em questão.

Tal informação constitui o nexo direto, suficientemente estreito e descritivo que justifica a recusa parcial do sinal ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

Relativamente à possibilidade de que o sinal possa ser interpretado de outra forma, o Instituto sublinha que para que um registo seja recusado nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos/serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos/serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal verbal deve, assim, ser objeto de uma recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, pelo menos um dos seus significados potenciais designar uma característica dos produtos/serviços em causa (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; itálico nosso).

Conforme acima referido, a marca contém informações claras e diretas características essenciais dos serviços em questão. Portanto, considerando o significado da expressão ‘EYEBROW DESIGN’, conclui-se que para os consumidores na UE que falam inglês, o sentido descritivo do sinal em relação aos serviços relevantes é óbvio e direto e resulta do significado dos elementos que compõem a marca. Por outras palavras, existe um claro e direto nexo descritivo entre o sinal e os serviços em apreço. Como tal, o sinal seria visto essencialmente como uma mensagem informativa e não como uma marca que tem a capacidade de individualizar a origem dos serviços relevantes e de os distinguir dos que têm outra origem comercial.

Como referido na notificação inicial, apesar de o sinal objeto do pedido de proteção conter determinados elementos figurativos que lhe conferem uma certa estilização, considera-se que estes elementos são de uma natureza tão superficial que não conferem qualquer carácter distintivo à marca no seu todo. De facto, a componente figurativa do sinal será imediatamente associada às iniciais das palavras ‘Eyebrow’ e ‘Design’, visto que está representada ao seu lado.

Portanto, os referidos elementos são semanticamente subordinados aos elementos verbais do sinal e serão entendidos como uma abreviatura dos mesmos e, como tal, não apresentam qualquer característica, nomeadamente quanto ao modo como são conjugados, que permita ao sinal cumprir a sua função essencial relativamente aos serviços em apreço para os quais é solicitada protecção na classe 44ª.

Por último, no que concerne a alegação do requerente de que não pretende o uso exclusivo das expressões ‘EYEBROW’ e ‘DESIGN’, é de notar que, nos termos do Regulamentos n.º 2015/2424 e 2017/1001, que alteraram o Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária, já não é possível apresentar declarações de renúncia sobre determinados elementos do sinal. As normas supracitadas entraram em vigor em 23/03/2016 e, por conseguinte, as suas disposições aplicam-se a todos os pedidos de marcas da União Europeia apresentados após essa data.

Cumpre salientar que para chegar a estas conclusões, o Instituto pode basear o seu exame em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos/serviços, factos esses que são suscetíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos/serviços. Em tais casos, o Instituto não é obrigado a dar exemplos de tal experiência prática ou demonstrar que o sinal é efetivamente usado de forma descritiva no mercado.

Portanto, o Instituto baseou o seu exame em factos resultantes da referida experiência prática para alegar que os consumidores anglófonos terão a perceção da marca requerida como um sinal comum e meramente informativo, e não como a marca de um titular em particular, em relação aos serviços em questão na classe 44ª.

Na medida em que o requerente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame do Instituto baseado na experiência acima referida, é a ele que compete fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, dado que o requerente está em melhores condições de o fazer devido ao seu conhecimento profundo do mercado (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Considerando o acima exposto, o Instituto conclui que o sinal em questão, , é parcialmente descritivo e, consequentemente, abrangido pela proibição definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

Outrossim, o facto de o sinal em apreço ser composto por termos que informam o público acerca de características próprias dos serviços em questão permite concluir que a marca em questão, considerada no seu todo, é desprovida de carácter distintivo para designar os referidos serviços (na aceção da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE).

2.

No que se refere às decisões nacionais dos Institutos invocadas pelo requerente, que concederam a marca em apreço em Honduras, Guatemala e Brasil, resulta da jurisprudência que:

o regime das marcas da União Europeia é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e prosseguindo objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional … Em consequência, a possibilidade de registo de um sinal enquanto marca da União Europeia deve ser apreciada unicamente com base na regulamentação da União pertinente. Assim sendo, o Instituto e, sendo caso disso, o juiz da União não estão vinculados pela decisão adotada a nível de um Estado‑Membro, ou mesmo de um país terceiro, que admita a possibilidade de registo desse mesmo sinal enquanto marca nacional. Tal sucede mesmo que a decisão seja tomada em aplicação de uma legislação nacional harmonizada com a Diretiva 89/104 ou ainda num país pertencente à zona linguística em que tem origem o sinal verbal em causa.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

«Além disso, … não se pode considerar que, no caso em apreço, é relevante a referência a registos nacionais de outros Estados‑Membros não-anglófonos, nos quais o sinal se pode revelar distintivo sem que tal se verifique necessariamente em toda a União» (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Acresce, no presente caso, que as decisões de concessão referidas pelo requerente provêm de países que não são Estados-Membros da UE, nem têm o inglês como língua oficial.

Quanto ao argumento do requerente apoiado em decisões anteriores do Instituto que admitem o registo de marcas alegadamente semelhantes, decorre da jurisprudência que «as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária … resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário». Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base no RMUE, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto (acórdãos de 15.9.2005, C‑37/03 P, 'BioID', n.º 47, e de 9.10.2002, T‑36/01, ‘Surface d'une plaque de verre’, n.º 35).

Igualmente se deve sublinhar que, conforme «decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem» (acórdão de 27.2.2002, T‑106/00, 'STREAMSERVE', n.º 67).

Outrossim, é de observar que nenhum dos exemplos citados pelo requerente constitui um caso idêntico, pois nenhuma das marcas em apreço consiste na expressão ‘EYEBROW DESIGN’, acompanhada apenas pelas suas iniciais enquanto elemento ornamental, para os serviços em questão na classe 44ª. Portanto, aplicam-se outras considerações semânticas referentes ao significado e à distintividade intrínseca dessas marcas, que não podem ser directamente extrapoladas para o presente caso.

3.

Em relação ao argumento de que a marca em apreço já adquiriu, na sequência da sua utilização, carácter distintivo para os serviços para os quais foi pedido o registo, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do RMUE, o Instituto salienta que o requerente indica explicitamente que a reivindicação de carácter distintivo adquirido é feita a título subsidiário.

Nos termos do artigo 2.º, n.º 2 do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão (Regulamento de Execução do RMUE), tal significa que o requerente pretende primeiro obter uma decisão final sobre o carácter distintivo intrínseco da marca em apreço, antes de que seja necessário, eventualmente, avaliar se o sinal já adquiriu carácter distintivo para os serviços em questão na sequência da sua utilização nos territórios relevantes (países Membros da União Europeia onde o inglês é língua oficial: Reino Unido, Irlanda e Malta).

Decisão sobre o carácter distintivo intrínseco:

Pelas razões acima referidas, e em conformidade com as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 7.º e o n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, o Instituto declara que o pedido de marca n.º 17 927 919 é descritivo e desprovido de carácter distintivo para o público anglófono na União Europeia, relativamente aos seguintes serviços:

Classe 44: Depilação a cera; cuidados de higiene e de beleza; cuidados de beleza para pessoas; disponibilização de informação sobre serviços de salão de beleza; fornecimento de informações sobre beleza; serviços cosméticos para os cuidados do corpo; serviços de barbearia; serviços de coloração de pestanas; serviços de coloração de sobrancelhas; serviços de consulta e aplicação de maquilhagem; serviços de consultas de maquilhagem; serviços de consultoria em cosméticos; serviços de definição de sobrancelhas; serviços de depilação personalizados; serviços de estética; serviços de manicura; serviços de manicura e pedicure; serviços de maquilhagem; serviços de pedicure; serviços de salão de beleza; serviços de salões de cabeleireiro; serviços de tratamento cosmético facial e corporal; serviços para cuidados do rosto; serviços prestados por salões de cabeleireiro e por institutos de beleza.

O pedido é considerado aceitável para os serviços designados nas classes 35ª e 45ª.

Em conformidade com o artigo 66.º, n.º 2, do RMUE, o requerente tem o direito de interpor recurso contra a decisão que não ponha termo ao processo de exame. Nos termos do artigo 68.º do RMUE, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto no prazo de dois meses a contar da data de notificação da presente decisão. Deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão recorrida. Além disso, devem igualmente ser apresentadas por escrito as alegações com os fundamentos do recurso no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 720 EUR.

Logo que a presente decisão sobre o carácter distintivo intrínseco do sinal em apreço se torne definitiva, serão retomados os procedimentos de exame da reivindicação subsidiária com base no artigo 7.º, n.º 3, do RMUE e no artigo 2.º, n.º 2, do REMUE.

Gueorgui IVANOV