Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 29/01/2019

ANWALTGMBH Rinner Teuchtmann zH Mag. Klaus Rinner, LL.M. Hauptstraße 33 A-4040 Linz AUSTRIA

Anmeldenummer:	017928103
Ihr Zeichen:	V00098-PenzJu-FIRST
Marke:	first
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	Jürgen Penzenleitner Schweinbacher Straße 5 A-4210 Gallneukirchen AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 30.07.2018 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Der Anmelder nahm mit Schreiben vom 20.09.2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

Laut Ausspruch des Europäischen Gerichts in den Rechtssachen T-88/00 und T-30/00 könne die Unterscheidungskraft nicht ausgeschlossen werden, wenn kein ausdrücklicher Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren vermittelt werde.

Die Kombination zwischen verbalem und graphischem Element mache die Unterscheidungskraft des beanstandeten Zeichens aus. In ähnlichen Fällen haben die Beschwerdekammern die Eintragung der entsprechenden Marken entschieden, nämlich in den Rechtssachen 2 BK 10.07.2001 und 3 BK 7.06.1999.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die amtliche Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; und 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Ein Zeichen, wie beispielsweise ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; und 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV finden die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, wie in diesem Fall im englischsprachigen Teil der Union.

Dem betreffenden Zeichen fehlt es daher an Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV.

Zu den Argumenten der Anmelderin nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Wie bereits in der amtlichen Beanstandung erklärt, das Zeichen, für das Schutz beantragt wird , würde in den maßgeblichen Marktsegmenten lediglich als lobender Slogan gesehen werden, dessen Funktion darin besteht, eine Wertaussage, eine inspirierende oder motivierende Aussage zu kommunizieren.

Im vorliegenden Fall dürften darüber hinaus die maßgeblichen Verkehrskreise dazu neigen, in dem Zeichen keinen besonderen Hinweis auf die betriebliche Herkunft über die Werbebotschaft hinaus wahrnehmen, die allein dazu dient, positive Aspekte der betreffenden Waren, nämlich dass diese erstklassig sind, von hervorragender Qualität, an erster Stelle unter gleichen Angebote des Sortiments stehen usw.

Das Zeichen besteht aus einem Wort, das dem englischen Standardwortschatz angehört und auf Anhieb verstanden wird.

Der Ausdruck wird als lobender Slogan wahrgenommen, da es dem potentiellen Kunden ein Wertversprechen, bzw. eine inspirierende oder motivierende Aussage vermittelt.

Wie es unlängst die Vierte Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 6.04.2018 in der Beschwerdesache R 2420/2017-4, JUST DIFFERENT, Rd.nr. 14 bestätigte, „ist bei Werbeslogans stets zu prüfen, ob diese Bestandteile haben, die es über ihre offenkundig werbende Bedeutung hinaus den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich die Wortfolge ohne weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzuprägen. Da die maßgeblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht auf Anhieb eine für ihren Erwerbswunsch relevante Herkunfts- oder Bestimmungsangabe, sondern ausschließlich eine abstrakte Werbeaussage vermittelt, nur wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen, werden sie sich weder damit aufhalten, den verschiedenen denkbaren Funktionen der Wortgruppe nachzugehen, noch, sich diese als Marke einzuprägen (5.12.2002, T 130/01, „Real People, Real Solutions“, EU:T:2002:301, § 28, 29; 9.7.2008, T-58/07, „Substance for success“, EU:T:2008:269, § 22).“

Ausschlaggebend ist vielmehr, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit nichts enthält, was es dem Verbraucher ermöglichen würde, die so bezeichneten Waren einem bestimmten Anbieter zuzuordnen. Die Wortfolge erschöpft sich in einer allgemeinen belobigenden Aussage und enthält darüber hinaus nichts, was die Herkunftsfunktion einer Marke erfüllen könnte.

Was das graphische Element des Zeichens betrifft, weist es kein Element auf, wie bereits in der amtlichen Beanstandung erklärt, das es der Marke ermöglichen würde, für die Waren, für die Schutz beantragt wird, die Hauptfunktion zu erfüllen.

Das graphische Element besteht, wie bereits in der amtlichen Beanstandung erklärt, aus einem schwarzen, breiteren Strich und einer weißen Standardschrift bestehen, sind diese Bestandteile ihrer Art nach so vernachlässigbar, dass sie der Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft verleihen. Vielmehr könnte der angesprochene Verbraucher den schwarze Strich/das schwarze Band als die Darstellung der Ziffer „1“ wahrnehmen. Somit erreicht das graphische Element nichts anderes, außer einfach den Werbeslogan wiederzugeben. Dieser Aspekt wiederholt, unterstreicht und stärkt somit die Aussage des verbalen Elements und somit die Werbebotschaft.

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67. Vgl. auch R 117/2017-1, 23.11.2017, Rd.nr 27.)

Von beiden von dem Anmelder genannten Rechtssachen, konnte nur 2 BK 10.07.2001 eingesehen werden. Die Recherche nach der zweiten Angabe, 3 BK 7.06.1999, blieb ohne Ergebnis. Die angegebene Rechtssache ist 17 Jahre alt und kann ohnehin nicht mehr in Betracht gezogen werden, da zwischenzeitlich das Amt und auch das Gericht strengere Kriterien an die Unterscheidungskraft von Bildmarken ausgelegt haben und auslegen. (Vgl. R 117/2017-1, 23.11.2017, Rd.nr 28 und auch u.a. 15/10/2008, T-297/07, Intelligent voltage guard, EU:T:2008:445; 26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, 29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679.)

Die Beschwerdekammern haben unlängst die Eintragung von Marken abgelehnt, bei denen die graphischen Elemente die Aussage der verbalen Elemente unterstreichen. Genau dieses Argument wurde in den Entscheidungen hervorgehoben, z. Bsp.:

R 239/2018-5, 03.08.2018 , Rd.nr.26;

R 1544/2017-4, 14.12.2017, , Rd.nr. 25;

R 117/2017-1, 23.11.2017, , Rd.nr. 23;

R 649/2017-4, 30.08.2017, , Rd.nr. 22.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 017928103 für alle Waren zurückgewiesen:

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Alina BUTUMAN