Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 30/01/2019

Viviana Carini Corso Cristoforo Colombo 10 I-20144 Milan ITALIA

Fascicolo nº:	017931023
Vostro riferimento:	MYCHEF
Marchio:	GRAN CAFE'
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE S.P.A. VIA CALDERA 21 I-20153 MILANO ITALIA

In data 07/08/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 06/12/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni che possono essere così riassunte:

1) la richiedente contesta la deduzione dell’Ufficio secondo cui il pubblico di riferimento del segno sarebbe costituito dal consumatore di lingua francese. Trattandosi di una domanda di marchio dell’Unione Europea, il pubblico di riferimento sarà il consumatore dell’Unione Europea, a prescindere dalla lingua parlata.

2) Inoltre, il marchio “GRAN CAFÉ” è densamente ricco di elementi grafici unici e caratterizzanti.

3) Il termine “Gran”, in combinato con “Café” va esaminato nel contesto in cui questo viene utilizzato: la totalità dei locali commerciali esercenti sotto l’omonima insegna si trova infatti stanziato in aeroporti, autostrade o stazioni: luoghi del tutto diversi rispetto ai famosi cafés della belle epoque richiamati dall’Ufficio. 

4) Per la richiedente il fatto che il segno possa essere un segno che svolge funzioni diverse rispetto a quelle di un marchio commerciale nel senso tradizionale del termine non pregiudica la sua distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR se può essere percepito anche come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi in questione.

5) Inoltre, la richiedente sottolinea l’esistenza di numerosissimi marchi registrati contenenti proprio tale termine e posti a tutela dei prodotti e servizi attinenti alla classe 43. Si vedano tra gli altri

“CAFÉ ROYAL”: 003791829 (marchio denominativo)

“CAPPUCCINO GRAN CAFE”: 004793006

“CAPPUCCINO GRAN CAFE”: 004793006

“GRAND LUX CAFE” 002860021:

6) Il marchio “GRAN CAFÉ” è già in uso da tempo ed è già ampiamente noto e diffuso.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro tutti i servizi della domanda:

Classe 43: servizi di ristorazione; servizi per la preparazione di alimenti e bevande; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; servizi di gelateria; servizi di caffetteria; servizi di birrerie; servizi di bar specializzati in cocktail; servizi di ristorante giapponese; servizi di tavole calde; pizzerie; bistrot; bar; snack-bar; pub; enoteche; catering; servizi di mense; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; servizi di ristorazioni mobili; fornitura di alimenti e bevande attraverso un furgone; ristorazione (pasti) in particolare in aeroporti e bordo degli aerei; servizi da asporto; servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti; un'attività consistente nella gestione di alberghi, pensioni e di locande; fornitura di locali per fiere ed esposizioni..

Ciò premesso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

• Con riferimento di cui al punto 1) l’Ufficio rileva quanto segue:

Con riferimento alla prima obiezione del richiedente è sufficiente rilevare che l’esame della descrittività del segno dipende dalla percezione del segno da parte del consumatore. Tale percezione è distinta a seconda, tra l’altro, della lingua del segno. L’affermazione della richiedente è priva di significato in generale e giuridico in particolare in quanto è puramente generica e non prende in considerazione quanto appena detto. Inoltre non tiene conto del carattere unitario del marchio dell’Unione Europea. Il contenuto descrittivo o banale di un segno contenente degli elementi denominativi va ovviamente verificato alla luce del suo significato in una delle lingue dell’Unione. Se il segno è descrittivo o risulta essere elogiativo in una lingua dovrà essere rifiutato nella sua interezza.

• Con riferimento di cui al punto 2) l’Ufficio rileva quanto segue:

Con riferimento alla composizione grafica o all’aspetto visivo del segno si fa riferimento a quanto detto già nella precedente comunicazione e cioè che il segno è unicamente composto di elementi piuttosto banali e comuni in commercio, spesso utilizzati per disegnare dei badge da usare nella confezione dei prodotti. Infatti, la forma ellittica dell’etichetta e la scritta interna in corsivo sono delle caratteristiche grafiche comuni nel packaging dei prodotti ai quali il consumatore è abituato. È quindi altamente improbabile che il pubblico di riferimento ne possa derivare un informazione relativa all’origine dei servizi dal titolare del segno stesso.

• Con riferimento di cui al punto 3) l’Ufficio rileva quanto segue:

La parola “gran” è intesa dal pubblico francese (ma, certamente anche da una parte non indifferente del pubblico europeo in generale) come elogiativa. Infatti, la parola “gran” è un aggettivo che significa, tra l’altro, per una gran parte del pubblico europeo di riferimento in generale, magnifico e imponente nell'aspetto, nelle dimensioni o nello stile, speciale, superiore. Per il pubblico di riferimento francese (e non solo) oltre a ciò, ha anche quelle connotazioni di cui alla nostra precedente comunicazione. Pertanto, la combinazione di “gran” con “café” non si caratterizza per arbitrarietà, ne costituisce un’esclamazione od una locuzione singolare o sorprendente. Piuttosto verrà percepita come espressione della volontà di veicolare un messaggio attraente, positivamente evocativo certamente, delle reali o presunte qualità del “café” inteso come bar o come prodotto venduto in quel bar.

• Con riferimento di cui al punto 4) l’Ufficio rileva quanto segue:

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Sebbene la circostanza che segni o indicazioni siano utilizzati quali slogan commerciali non escluda, in quanto tale, la possibilità che detti segni possano essere dotati di carattere distintivo (e, quindi, registrabili), tuttavia, come sostiene la Corte, è pur sempre necessario che essi possano essere percepiti dal pubblico di riferimento immediatamente anche nella loro funzione d’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

È tuttavia opinione dell’Ufficio che questo argomento della richiedente non si applichi al caso in esame. Infatti, l’espressione “GRAN CAFÉ” ha un’esclusiva connotazione di generica dichiarazione o affermazione propagandistica come si cercherà di argomentare meglio qui di seguito.

In realtà, si tratta piuttosto di un’affermazione squisitamente rivolta a comunicare un contenuto di valore commerciale e propagandistico, per ciò stesso adatta ad essere utilizzata da chiunque in contesti diversi ed in relazione a prodotti/servizi anche abbastanza diversi con il medesimo risultato: comunicare al pubblico l’immagine di un presunto e generico valore aggiunto (“offrire i servizi di pertinenza in maniera e luoghi unici per il loro charme, appunto), così come già osservato nella nostra comunicazione precedente a cui si fa riferimento. Sostenere che il segno sia semplicemente “allusivo” non pare corretto. Infatti qui non è in gioco la descrittività del segno ma la sua capacità ad essere percepito come astrattamente capace di svolgere (anche) una funzione distintiva.

Sulla base di quanto sopra, si può concludere che la locuzione di cui alla domanda non costituisce un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. Forse, è proprio la relativa banalità della locuzione che induce a far ritenere che in essa, il pubblico di riferimento non possa cogliervi nient’altro che un mero slogan, un motto finalizzato unicamente a scopi commerciali, una specie di “ornamento concettuale” all’immagine che si vuole dare al servizio.

Non è chiaro peraltro al presente Ufficio in cosa si caratterizzi l’elemento fantasioso, sorprendente o inaspettato del segno. Segno altrimenti così chiaramente e pianamente comprensibile e, soprattutto, plausibile nel suo messaggio schiettamente commerciale con riferimento a tutti i servizi di cui alla domanda.

In sostanza, all’Ufficio non sembra affatto probabile che questo stesso consumatore inglese possa percepire o individuare nel segno di cui in oggetto un quid di distintività che, all’occasione, possa permettergli di discernere e, quindi, ripetere l’atto d’acquisto, con cognizione di causa.

Come sostiene la Corte, una distintività può essere riconosciuta soltanto a condizione che il segno possa essere percepito immediatamente anche nella sua funzione d’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione. L’accento va posto quindi, sulla percezione del pubblico di riferimento che dev’essere in grado, icto oculi, di riconoscere nel segno anche una volontà del titolare del segno stesso di distinguere i suoi servizi da quelli della concorrenza e non semplicemente una dichiarazione di contenuto meramente pubblicitario in senso ampio.

Da quanto precede, è chiaro che “GRAN CAFÉ” non deve essere respinto semplicemente perché si tratta di uno slogan promozionale, ma piuttosto perché si tratta di uno slogan banale, con un significato chiaramente e unicamente pubblicitario. Oltre al suo significato promozionale, esso non contiene alcun elemento che consenta al pubblico interessato di percepirlo come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e servizi in questione (v. anche 12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach, UE):C:2012:460, § 33-34; 06/06/2013, T- 515/11, Innovazione per il mondo reale, EU:T:2013:300, § 53, confermato dall'ordinanza del 12/06/2014, C 448/13 P, Innovazione per il mondo reale, EU:C:2014:1746 § 36-37).

• Con riferimento di cui al punto 5) l’Ufficio rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata "le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare ... relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Nel caso di specie, poi, tre degli esempi che la richiedente cita in modo incompleto, fanno riferimento a segni figurativi o a servizi completamente diversi:

“CAPPUCCINO GRAN CAFE”: 004793006

“CAPPUCCINO GRAN CAFE”: 004793006

“GRAND LUX CAFE” 002860021:

pertanto non assimilabili al caso di specie.

• Con riferimento di cui al punto 6) l’Ufficio rileva quanto segue:

La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno sarebbe diventato distintivo per i servizi per i quali si chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR.

In effetti, un elemento di per sé assolutamente privo di carattere distintivo come quello che, secondo l’Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i servizi rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa identificare i servizi rivendicati nella domanda come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato distinguendoli, in questo modo, da quelli, identici o simili, provenienti da terzi.

A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo.

Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'Ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i servizi di cui trattasi come provenienti dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso del segno come elemento distintivo sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato.

Inoltre, la prova del carattere distintivo acquisito deve essere esaminata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio. Le prove devono essere tali da poter concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico interessato è in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un particolare impresa.

Né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi sufficientemente convincenti che possano adeguatamente controbilanciare la natura intrinsecamente descrittiva del segno.

Ammesso che quanto sopra possa essere dimostrato, sarebbe comunque necessario addurre tutt’altro tipo di prove che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i servizi della domanda; l’intensività dell’uso e l’epoca del suo inizio; l'importo investito dalla richiedente per promuoverlo; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i servizi come provenienti dalla richiedente; indagini di mercato eccetera.

Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento, GRAN CAFÉ oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i servizi per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e 7(3), RMUE.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17931023 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO