OPOSICIÓN Nº B 3 070 223

Flex Equipos de Descanso, S.A., Calle Río Almanzora, 2 - Área Empresarial Andalucía, Sector 7 y 8, 28906 Getafe (Madrid), España (parte oponente), representada por Isern Patentes y Marcas, S.L., C/ Príncipe de Vergara 43, 6º Planta, 28001 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Yanfen Chen, Room 106, No.332, Haopanjie, Yuexiu District, Guangzhou, República Popular de China (solicitante), representado por Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo 65 - Local 1 "Llopis & Asociados", 03012 Alicante, España (representante profesional).

El 09/03/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 070 223 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 20: Colchones; guarniciones no metálicas para muebles; sofás; piezas de mobiliario; muebles metálicos; camas; almohadas.

Clase 24: Colchas; mantas de lana; ropa de cama; fundas para muebles.

Clase 35: Publicidad; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de ventas para terceros; servicios de marketing; servicios de venta minorista de suministros médicos; suministro de información comercial por sitios web.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 931 309 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 931 309 (figurativa). La oposición está basada en los siguientes derechos anteriores:

- Registro de marca de la Unión Europea nº 16 051 724 ;

- registros de marca española nº 3 587 065 , nº 3 666 108 , nº 3 666 111 , nº 3 666 114 ;

- registros de marca española nº 2 147 676 y nº 2 147 672, ambos para la marca figurativa ; y

- registro de marca de la Unión Europea nº 2 275 220 .

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, b), del RMUE con relación a todas las marcas anteriores, así como también el artículo 8, apartado 5, del RMUE con relación a las dos últimas marcas indicadas.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible por lo que respecta a las marcas anteriores de la Unión Europea nº 2 275 220 y españolas nº 2 147 676 y nº 2 147 672 , dado que el registro de las mismas se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia mencionada. La petición es inadmisible con relación al resto de marcas anteriores, al no estar sometidas a la obligación de uso por no haber estado registradas durante, al menos, cinco años en la fecha relevante.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 16/07/2018. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas pertinentes en las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea y España, respectivamente, del 16/07/2013 al 15/07/2018 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

MUE nº 2 275 220

Clase 6: Tubos metálicos, adornos de camas metálicas y ruedas de camas metálicas.

Clase 10: Camas construidas especialmente para cuidados médicos y camillas para hospitales; colchones de aire para uso médico; colchones para el parto; almohadas de aire para uso médico; almohadas contra el insomnio; almohadas para la protección del cuello y de las verticales.

Clase 17: Tejidos y materias aislantes.

Clase 20: Camas, somieres, jergones, colchones, almohadas y almohadillas con armadura metálica.

ES nº 2 147 676

Clase 24: Ropa de cama.

ES nº 2 147 672

Clase 20: Catres, colchones y almohadas confeccionadas a base de lana, borra y miraguano, crin y similares, colchones mixtos con muelles elásticos, almohadas y colchones de goma, espuma y toda clase de espuma de poliuretano; cunas, divanes; jergones con muelles con armazón de madera y hierro; literas, mesillas, cunas, muebles para campo y playa, muebles de todas clases, incluso metálicos y tubulares; colchones de aire que no sean para uso médico; colchones y somieres de camas; armaduras (de madera) de camas; colchones y somieres de camas; armaduras (de madera) de camas; artículos para camas (con excepción de la ropa de cama); guarniciones de camas (no metálicas); ruedecillas de camas (no metálicas); somieres de camas; camas de hospitales; camas hidrostáticas que no sean para uso médico, muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases; de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 18/07/2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 23/09/2019. La parte oponente presentó un escrito referente a la prueba del uso el 14/08/2019 (dentro del plazo establecido) remitiendo a las pruebas que había aportado con fecha 19/06/2019 a efectos de demostrar el renombre de las marcas anteriores de la Unión Europea nº 2 275 220 y española nº 2 147 672, y que se tendrán en cuenta para valorar el uso, dado que, en la apreciación de la prueba del uso, se ha de tener automáticamente en cuenta toda prueba que la parte oponente haya presentado antes de la expiración del plazo establecido para aportar la misma, e incluso antes de que el solicitante exija tal prueba.

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

 Anexo 1: Capturas de pantalla del sitio web de la parte oponente (www.flex.es) sin datar, con imágenes y descripciones de colchones, bases y almohadas. El anexo incluye asimismo un extracto del sitio web www.dormitia.com, de fecha no visible, con datos de la historia del Grupo Flex.

 Anexo 2: Capturas de pantalla de distintas plataformas de venta online en español, algunas con la fecha del día en que se realizó la captura (27/02/2014) y otras sin fechar, donde aparecen colchones, bases, juego de patas y/o canapés “Flex”; en concreto, capturas de la web de venta online de El Corte Inglés (www.elcorteingles.es), de www.colchones.es, www.directcolchon.es y duermex.redflex.es. El signo aparece, principalmente, en su forma verbal y en las figurativas y .

 Anexo 3: Extractos sin datar con una serie de datos técnicos de colchones “Flex” seguidos de imágenes de colchones donde se aprecian etiquetas con el signo y de un catálogo de productos “Flex” (colchones, canapés, bases y somieres, almohadas), donde se ve escrito a mano “MAY 2010”. El anexo incluye también el extracto de unas noticias de ferias celebradas en 2013, en las cuales no aparece referencia alguna a las marcas anteriores sino a la marca de ropa infantil “Babybol”.

 Anexo 4: Imágenes de campañas publicitarias de colchones y bases “Flex”, de los años 2008, 2010, 2011 – 2013; noticias sobre campañas publicitarias en distintos medios españoles: “Contador contará este año con dos equipos de promesas”, publicada por el periódico regional www.elperiodicodearagon.com el 17/02/2014, acompañada de la imagen del ciclista español Alberto Contador, protagonista asimismo de algunas de las campañas publicitarias cuyas imágenes se adjuntan al principio del anexo, con un equipo ciclista equipado con maillots donde aparece el signo “Flex”; “Flex reta a Alberto Contador a subir el Tourmalet”, marketingnews.es, 27/04/2012; “Sra. Rushmore apuesta por Alberto Contador en la nueva campaña de Flex”, solomarketing.es, 31/07/2013; “Nacer en un colchón Flex”, soitu.es, 15/04/2009; “Flex presenta nueva campaña”, controlpublicidad.com, 16/12/2005; “Flex muestra un parto natural en su nueva campaña”, bebesymas.com, 16/04/2009; reseñas de marketingdirecto.com, programapublicidad.com y publi.es de 2013 sobre “Antistres”, campaña de publicidad de Flex protagonizada por el ciclista Alberto Contador; noticias de la misma fuente (publi.es) de 27/02/2013 sobre la campaña de Flex “Renueva tus sueños” y de 2012 “Alberto Contador y Flex”; “40 días en la cama – Flex”, casosdemarketing.com, 01/04/2011.

 Anexo 5: Capturas de pantalla del sitio web de la agencia Moon Media Advertising S.L. (themoonmedia.es) con información sobre la misma donde se ve la fecha de la captura (27/02/2014); certificado expedido por el Director de Servicio a Clientes de la agencia el 04/12/2013 indicando gastos de publicidad de “Flex” en España correspondientes a los años 2008 – 2013; nueve facturas expedidas por AC Nielsen Company SL a la parte oponente entre el 07/07/2009 y el 06/12/2013 (solo dos facturas dentro del periodo relevante) referidas a “Retail Measurement Services”, “Retail Audit Regular”, “Panel Descanso”. Las marcas anteriores no aparecen en las facturas; tabla sin fuente, fecha ni firma bajo el epígrafe “Venta Neta”, donde aparecen cifras correspondientes a los años 2008 – 2013, y los conceptos “FLEX”, “TOTAL” y “%”.

 Anexo 6: Copias de resoluciones de EUIPO (en inglés), de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de distintos tribunales españoles con relación a marcas de la parte oponente; a saber: resoluciones de EUIPO B 1 587 263 de 29/11/2010, B 1 032 863 de 23/07/2009 y B 2 258 591 de 09/04/2015, esta última reconociendo el grado de distintividad adquirida de la marca anterior española nº 2 147 672; resoluciones de la OEPM de 04/02/2008 y 05/08/2009, donde se reconoce la notoriedad en España de las marcas anteriores española nº 2 147 672 y de la UE nº 2 275 220; sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª de 13/07/1999 que confirma la denegación del registro de la marca “GOLIATFLEX” para colchones “por constituir el vocablo FLEX una palabra que de manera notoria identifica una conocida marca de colchones”; recursos administrativos contra el registro de las marcas “ASTURFLEX” (15/01/1996) y “DIMAFLEX” (19/10/1995, 30/11/1995) donde se reconoce la notoriedad de las marcas españolas nº 778 923 “FLEX” y nº 1 105 409 “FLEX”; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, donde se reconoce la “notoriedad de la marca FLEX”; certificados de las Cámaras de Comercio de Barcelona y Bilbao fechados el 08/06/1994 y el 05/08/1994, respectivamente, reconociendo el primero que “la marca FLEX es ampliamente conocida en el mercado (para distinguir camas, somieres, jergones, colchones, colchones elásticos y colchonetas)”; en términos similares se pronuncia el segundo certificado aportado con relación a la provincia de Vizcaya; certificado de RTVE (Radio Televisión Española) de fecha 14/09/1994, indicando que la empresa Fábricas Lucía Antonio Beteré S.A. (Grupo Flex) es cliente de servicios y espacios de publicidad de RTVE.

Análisis de la prueba

El uso genuino de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o suposiciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas del uso efectivo y suficiente de la marca en el mercado correspondiente (12/12/2002, T-39/01, HIWATT, § 47).

La División de Oposición subraya que una parte sustancial de la prueba es anterior al periodo relevante. Muchos de los documentos están fechados entre 1994 - 1999, y 2005 - 2010 (casi todos los aportados en el Anexo 6, parte del Anexo 4 y de los datos del Anexo 5), mucho antes del periodo pertinente. Otra parte de los documentos no tiene fecha alguna. El documento identificado como “Venta Neta” en el Anexo 5 no indica ninguna fuente, no está firmado y solo el último año referido corresponde al periodo pertinente.

Incluso si los anuncios y las capturas de pantalla de www.elcorteingles.es, www.colchon.es, www.directcolchon.es y www.duermex.redflex.es (Anexos 2 y 4) correspondieran en su totalidad al periodo relevante, solo servirían al objeto de indicar periodo, lugar (España) y naturaleza del uso; sin embargo, no hay indicación suficiente sobre el alcance de ese uso. Efectivamente, si bien estos elementos indican cierto uso de las marcas anteriores (productos ofrecidos a la venta en sitios web, patrocinio y publicidad), en términos de volumen/alcance del uso, la evidencia es escasa o nula. En concreto, no se ha mostrado prueba alguna de ninguna transacción comercial. De las nueve facturas aportadas en el Anexo 5, solo dos corresponden al primer año del periodo relevante (2013) y ninguna contiene referencia alguna a las marcas anteriores. El certificado expedido por el Director de Servicio a Clientes de la agencia Moon Media el 04/12/2013 indica gastos de publicidad de “Flex” en España correspondientes a los años 2008 – 2013 de manera genérica, sin identificar las marcas anteriores relevantes en el presente procedimiento. Conviene puntualizar que la parte oponente es titular de varias marcas. No se puede considerar que la copia de un catálogo y los costes publicitarios muestren el alcance del uso de las marcas anteriores. Si bien los gastos publicitarios indicados son considerables, la División de Oposición no puede asumir que parte de ellos se refiere en particular a las marcas anteriores, y además esos gastos corresponden en su mayor parte a años anteriores al periodo relevante.

Las decisiones nacionales aportadas no se refieren al periodo pertinente y tienen una motivación muy sucinta, y aunque la Oficina puede decidir basarse en una decisión nacional como elemento de prueba, debe examinar detenida y minuciosamente si ese elemento de prueba permite demostrar el uso genuino de la marca o marcas anteriores (15/07/2011, T-108 / 08, GOOD LIFE, § 23). En el presente caso, estas decisiones no hacen referencia a ninguna prueba presentada por la parte oponente. Por lo tanto, no pueden utilizarse para respaldar la opinión de que las marcas en cuestión fueron objeto de un uso efectivo, especialmente cuando la evidencia restante es escasa. A este respecto, solo una de las decisiones de la Oficina aportadas (en inglés) está fechada en el periodo pertinente. Pero este dato no es concluyente tampoco por sí solo, ya que se refiere a otro contexto fáctico donde las fechas relevantes eran distintas.

Es responsabilidad de la parte oponente reunir los elementos probatorios que considere adecuados para demostrar el uso de las marcas anteriores. En el presente asunto, la parte oponente no ha presentado factura alguna emitida a clientes donde se aprecien las marcas anteriores con relación a los productos vendidos, no ha proporcionado ningún volumen de ventas correspondiente a productos comercializados bajo las marcas anteriores, no ha aportado listas de precios, información contable ni una declaración jurada o declaraciones de fuentes independientes que pudieran servir para confirmar el uso sin recurrir a suposiciones o probabilidades (los certificados de las Cámaras de Comercio de Barcelona y Bilbao están fechados en 1994, por lo que no se pueden tener en cuenta en el presente procedimiento).

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que las marcas anteriores fueron objeto de un uso efectivo en los territorios de referencia durante el periodo de referencia.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE por lo que respecta a los registros de marca de la Unión Europea nº 2 275 220 y registros de marca española nº 2 147 676 y nº 2 147 672. No procede, por tanto, examinar la oposición con relación al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE por lo que respecta a estas marcas anteriores ni tampoco al artículo 8, apartado 5, del RMUE.

La oposición se examinará a continuación en base a las marcas anteriores no sometidas al requisito de la prueba del uso, con relación a las cuales la parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 16 051 724 , dado que es el que cubre un mayor rango de productos y servicios.

a) Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 20: Colchones, almohadas y bases para colchones.

Clase 35: Servicios publicitarios; venta al por mayor y menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de colchones, almohadas, bases para colchones, caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 20: Muebles de oficina; colchones; guarniciones no metálicas para muebles; sofás; obras de arte de bambú y madera; piezas de mobiliario; muebles metálicos; camas; marcos para cuadros; almohadas.

Clase 24: Colchas; mantas de lana; materias textiles no tejidas; tapizados murales de materias textiles; tela; fieltro; toallas; ropa de cama; fundas para muebles; materias textiles.

Clase 35: Publicidad; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de ventas para terceros; contabilidad; servicios de marketing; tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; suministro de información comercial por sitios web; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; selección de personal.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 20

Colchones; almohadas se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos.

Los sofás; piezas de mobiliario; muebles metálicos; camas impugnados tienen factores relevantes en común con los colchones de la parte oponente, dado que todos pueden estar destinados al descanso compartiendo propósito y/o canales de distribución y público relevante. Además algunos de ellos pueden ser complementarios y/o estar en competencia (sofás y camas frente a colchones) y ser producidos por el mismo tipo de empresas. Por ello, son similares.

Las guarniciones no metálicas para muebles (topes que resguardan las bases de los muebles, incluyendo camas) se consideran similares a las bases para colchones de la parte oponente, que pueden incluir patas o ser elementos compactos integrados, y que resultan complementarios, compartiendo, asimismo, canales de distribución, público relevante y productores.

Sin embargo, los muebles de oficina; obras de arte de bambú y madera; marcos para cuadros impugnados no tienen los suficientes puntos en común con los productos de la parte oponente en las clases 17 y 20 para considerarlos similares. Su propósito y naturaleza es diferente; no son productos complementarios ni están en competencia, no comparten canales de distribución ni fabricantes y tampoco están dirigidos necesariamente al mismo público.

Mayor distancia si cabe se aprecia con relación a los servicios de la parte oponente en la clase 35, en concreto servicios de publicidad y de venta de toda clase de colchones, almohadas, bases para colchones, caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos que no pueden ser similares a productos distintos.

Los servicios de publicidad son servicios de apoyo a empresas para promocionar sus productos o servicios. El hecho de que los productos impugnados puedan ser objeto de campañas publicitarias es irrelevante. Por su parte, los servicios de venta de productos concretos pueden ser similares a esos mismos productos (cubiertos por la otra marca) o similares en grado bajo a productos de la otra marca que tengan algún grado de similitud con los productos objeto de venta. En este caso, no se da ninguna de estas premisas, dado que los productos en cuestión son diferentes.

Por ello, los muebles de oficina; obras de arte de bambú y madera; marcos para cuadros son diferentes a todos los productos y servicios de la parte oponente.

Productos impugnados de la clase 24

Las colchas; mantas de lana; ropa de cama; fundas para muebles son similares a los colchones de la parte oponente. Pueden tener el mismo propósito y/o ser complementarios. Comparten los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo público.

Los productos impugnados materias textiles no tejidas; tapizados murales de materias textiles; tela; fieltro; toallas; materias textiles no comparten los suficientes factores con los productos y servicios de la parte oponente en las clases 17, 20 y 35 para considerarlos similares. Si bien los materiales para aislar de la parte oponente en la clase 17 pueden incluir tejidos aislantes, lo que hace que puedan compartir hasta cierto punto la materia prima con los productos impugnados, su propósito es distinto, por lo que no comparten otros factores relevantes (canales de distribución, público – por ej., en el caso de fieltro aislante y fieltro de uso textil – y/o productores -por ej., en el caso de tejidos aislantes en general frente a materias textiles de uso decorativo o doméstico; no son productos complementarios ni están en competencia). La distancia es mayor con relación al resto de productos y servicios de la parte oponente, cuya naturaleza es claramente diferente; no son productos y servicios complementarios ni están en competencia, tampoco comparten canales de distribución, fabricantes/proveedores ni están dirigidos necesariamente al mismo público. Por ello, estos productos impugnados son diferentes a todos los productos y servicios de la parte oponente.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados son servicios de publicidad y otros servicios de apoyo a empresas, así como servicios de venta de productos específicos.

Los servicios de la parte oponente son servicios de publicidad y de venta de productos específicos, distintos a los productos objeto de venta del solicitante. Teniendo esto en cuenta:

Los servicios de publicidad; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de ventas para terceros; servicios de marketing impugnados son idénticos a los servicios publicitarios de la parte oponente, dado que bien son sinónimos o están incluidos en estos.

Los servicios de venta al por menor de productos específicos y los servicios de venta al por menor de otros productos específicos poseen la misma naturaleza por ser servicios de venta al por menor; tienen el mismo destino, que permite a los consumidores satisfacer de forma conveniente sus distintas necesidades de compra, así como la misma utilización.

La similitud se determina entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cuando los productos suelen venderse al por menor en los mismos comercios y están destinados al mismo público. En consecuencia, los servicios de venta minorista de suministros médicos se consideran similares a los servicios de venta al menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de colchones, almohadas de la parte oponente, ya que estos últimos pueden incluir colchones y almohadas con fines médicos y terapéuticos, por lo que coinciden en canales de distribución y público relevante.

Los servicios de suministro de información comercial por sitios web impugnados son servicios de gestión de negocios, cuya principal función es ayudar a las empresas a adquirir, desarrollar y expandir su cuota de mercado.

Cuando se compara la gestión de empresas con los servicios publicitarios de la parte oponente debe señalarse que la publicidad es un instrumento esencial de la gestión de empresas, porque las da a conocer en el mercado. La finalidad de los servicios de publicidad es reforzar la posición de la empresa en el mercado. No existe una diferencia clara entre reforzar la posición en el mercado de una empresa y ayudarla a desarrollar y ampliar su cuota de mercado. El profesional que ofrece asesoramiento sobre el modo eficiente de gestionar una empresa puede incluir razonablemente en dicho asesoramiento las estrategias de publicidad, porque no cabe duda de que la publicidad desempeña un papel esencial en la gestión de negocios comerciales. Asimismo, los consultores empresariales podrán ofrecer asesoramiento sobre publicidad y marketing como parte de sus servicios y, por lo tanto, el público destinatario puede creer que los dos servicios tienen el mismo origen profesional. Por consiguiente, los servicios comparados se consideran similares en grado bajo (22/11/2011, R 2163/2010-1, INNOGAME / INNOGAMES, § 13- 17).

Sin embargo, los servicios de contabilidad; tramitación administrativa de pedidos de compra; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; selección de personal impugnados son servicios de oficina y de administración de negocios. Como tales, no tienen suficientes puntos en común con los servicios publicitarios de la parte oponente, dado que un profesional que contribuye a la ejecución de las decisiones empresariales o a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales no suele ofrecer estrategias publicitarias. Estos servicios son más distantes todavía del resto de productos y servicios de la parte oponente en las clases 17, 20 y 35. Su propósito y naturaleza son distintos; no son productos y servicios complementarios ni están en competencia, tampoco comparten canales de distribución, fabricantes/proveedores ni están dirigidos necesariamente al mismo público. Por lo tanto, son diferentes.

Finalmente, los servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias no tienen los suficientes puntos en común con los servicios de venta al por mayor y menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de colchones, almohadas, bases para colchones, caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos de la parte oponente.

Efectivamente, en este sector (venta), la similitud queda, en principio, excluida cuando los productos en cuestión no suelen venderse al por menor juntos y están destinados a públicos distintos, o son diferentes. No obstante, todavía se puede determinar un grado de similitud si, debido a las particularidades del mercado, dichos productos diferentes se venden al por menor juntos en los mismos comercios y se destinan al mismo público (por ej., venta al por menor de prendas de ropa frente a venta al por menor de bolsos de mano; venta al por menor de bebidas alcohólicas frente a la venta al por menor de bebidas no alcohólicas (a pesar de la diferenciación entre los productos, suelen venderse al por menor juntos y se destinan al mismo público).

En el presente caso, los productos son diferentes, no suelen venderse al por menor juntos y se destinan a públicos distintos. Por este motivo los servicios de venta impugnados son diferentes a los servicios de venta de la parte oponente. Son igualmente diferentes a los servicios publicitarios (el hecho de que los servicios y/o productos impugnados puedan ser objeto de campañas publicitarias es irrelevante, como ya se indicó) y a todos los productos de la parte oponente en las clases 17 y 20, con los que no comparten ningún factor relevante.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en diversos grados están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención del público puede variar de medio a alto en función del precio, el carácter especializado, o los términos y las condiciones de los productos y servicios adquiridos.

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca figurativa anterior consiste en el elemento verbal “FLEX” en tipografía gris cercana a la estándar seguido por un elemento figurativo circular distintivo por tener cierta originalidad, bordeado por los elementos “FLEX BEDDING GROUP - SINCE 1912”.

El elemento “FLEX” contenido en la marca anterior, y también en el signo impugnado, será asociado por la mayoría del público relevante con el concepto de “flexible”, “flexibilidad”. Esto se debe a que existen palabras equivalentes muy similares en la mayoría de los idiomas del territorio de referencia (por ejemplo, “flexible” en español, inglés y francés, “flessible” en italiano o “flexibel” en holandés y alemán). Teniendo en cuenta los productos y servicios relevantes, se considera que este elemento tiene un carácter distintivo limitado con relación a los productos (por ej., colchones, almohadas) y a los servicios de venta de los mismos, ya que la noción de flexibilidad en relación con ellos es una cualidad deseable (cfr. 06/02/2010, R-1000 / 2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) § 28-29) y se considera distintivo con relación al resto de servicios, dado que no los describe ni alude claramente a los mismos o a sus características.

Los elementos verbales y numéricos “FLEX BEDDING GROUP - SINCE 1912” de la marca anterior están representados en un tamaño muy pequeño. Debido a esto y a su posición en el signo, apenas son perceptibles y se consideran insignificantes (elementos que, por sus dimensiones o su posición, no destacan a primera vista o son parte de un signo complejo). Como es probable que el público relevante los ignore, no se tendrán en cuenta en la comparación.

La marca anterior no tiene ningún elemento que sea claramente dominante (visualmente más llamativo) que el otro; el elemento verbal “FLEX” y el figurativo se perciben conjuntamente.

Con todo, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En lo que respecta al signo figurativo impugnado, está formado por un solo elemento verbal “Flexpedic”, que no tiene significado como tal en el territorio de referencia. Sin embargo, los consumidores interesados, cuando perciban un signo verbal, lo desglosarán en elementos que sugieran un significado concreto, o que se parezcan a palabras que ya conocen (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En este sentido, es muy probable que la mayoría del público relevante desglose el elemento en los componentes “FLEX” (con el significado indicado anteriormente) y “PEDIC”, sufijo que, al menos con relación a los productos relevantes y su venta, será asociado intuitiva y espontáneamente al adjetivo “ortopédico” (relativo a la rama de la medicina que se ocupa de corregir o evitar alteraciones anatómicas), debido a su cercanía visual y fonética con los equivalentes en muchos de los idiomas del territorio de referencia (así, “orthopaedic” en inglés, “ortopedico” en italiano, “orthopédique” en francés, u “orthopädisch” en alemán). Con relación a los servicios de publicidad y de gestión de negocios, es posible que el componente “PEDIC” sea percibido sin un significado claro. En cualquier caso, el componente “PEDIC” tendrá un carácter distintivo análogo al de “FLEX” (limitado para los productos y servicios de venta relevantes y normal para el resto de servicios).

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. En este sentido, el hecho de que el elemento verbal “FLEX” de la marca anterior se encuentre totalmente integrado en la parte inicial del signo impugnado es relevante a los efectos de la comparación entre los signos.

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras “FLEX*”, que constituye el elemento verbal principal de la marca anterior y la parte inicial del signo impugnado. Los signos difieren en las respectivas tipografías (bastante estándar en ambos casos) y en el elemento figurativo de la marca anterior, así como en el resto de letras “PEDIC” del signo impugnado.

Al comparar los signos por sus elementos denominativos, la Oficina considera que los signos son similares en la medida en que compartan un número significativo de letras en la misma posición, si no están sumamente estilizados o si presentan el mismo estilo o uno similar. Puede determinarse que existe similitud a pesar de que las letras aparezcan en tipos de fuente diferentes, en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en diferentes colores (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, recurso denegado).

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el carácter distintivo de los elementos/componentes de ambos signos, estos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “FLEX”, presentes de forma idéntica en ambos signos, y que constituye el elemento verbal principal de la marca anterior y la primera sílaba del signo impugnado. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “PEDIC” del signo impugnado, que no tienen equivalentes en la marca anterior.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el carácter distintivo de los elementos/componentes de ambos signos, los signos tienen un grado de similitud fonética medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Debido a que ambos signos serán asociados con el concepto de “flexible”, y el componente adicional del signo impugnado tiene un carácter distintivo análogo, los signos son conceptualmente similares en grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento de carácter distintivo limitado para parte de los productos y servicios relevantes, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la existencia de riesgo de confusión, los signos han de ser comparados haciendo una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de los signos objeto de oposición. La comparación “debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et seq.). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en consideración todos los factores que sean pertinentes en el caso concreto.

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente asunto, los productos y servicios son en parte idénticos o similares en distintos grados y en parte diferentes. Los que son idénticos o similares en distintos grados están dirigidos al público en general y al profesional, cuyo grado de atención variará de medio a alto. Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que presten un alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

El carácter distintivo de la marca anterior se considera normal. Los signos se han considerado visual, fonética y conceptualmente similares en grado medio, en virtud de la integración del elemento verbal principal de la marca anterior en la parte inicial del signo impugnado, donde juega un papel independiente, siendo las diferencias de menor impacto.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, no se puede descartar que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 16 051 724 de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares en distintos grados a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

La parte oponente también ha basado su oposición en los registros de marca española nº 3 587 065 , nº 3 666 108 , nº 3 666 111 y nº 3 666 114 para productos en la clase 20.

Puesto que estas marcas cubren un ámbito menor de productos y servicios (en concreto, productos también cubiertos por la marca anterior ya comparada), el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos y servicios.

Asimismo, las alegaciones de la parte oponente de que las marcas anteriores constituyen una “familia de marcas” o “serie de marcas” no son relevantes en la medida en que la existencia de una familia o serie de marcas no daría lugar a un riesgo de confusión objetivo entre productos y servicios diferentes.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Alicia BLAYA ALGARRA

Helen Louise MOSBACK

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).