Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 11/03/2019

HARMSEN UTESCHER Rechtsanwalts- und Patentanwaltspartnerschaft mbB Neuer Wall 80 D-20354 Hamburg ALEMANIA

Anmeldenummer:	017931723
Ihr Zeichen:	WzAusl-2018-00851
Marke:	#do it for you
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Parfümerie Douglas GmbH Kabeler Str. 4 D-58099 Hagen ALEMANIA

Das Amt beanstandete mit der Mitteilung vom 20/09/2018 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 28/12/2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Das zur Anmeldung gebracht Zeichen „#do it for you“ verfügt über ein hinreichendes Maß an Unterscheidungskraft. Die Unterscheidungskraft folgt zunächst aus dem interpretationsoffenen Wortsinn des Markenbestandteils „do it for you“ sowie aus dem Einfluss des Nummersymbols „#“, welches dieses auf die Gesamtwahrnehmung hat, als auch diesen konkrete Verwendungsart.

• Zutreffend ist die Übersetzung des Zeichenbestandteils mit „Tu es für Dich“, unzutreffend ist die Wertung es handele sich dabei um ein lobendes Werbeschlagwort. „Tu es für dich“ hat keinerlei lobenden Charakter, es ist nicht ansatzweise ersichtlich, wer oder was durch diesen Appell gelobt werden sollte. Die Aussage enthält keinerlei werbliche Aussage, denn dieser Aufforderung ist keine Botschaft zu entnehmen, mit der Produkte oder Dienstleistungen zum Kauf empfohlen werden. Diesem Element ist auch kein sofort erkennbarer Sinngehalt zu entnehmen. Der Adressat dieses Appells fragt sich spontan, was er denn überhaupt für sich tun soll.

• Die vom EUIPO zugrunde gelegte angebliche Werbeaussage kann für eine Vielzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Waren und Dienstleistungen in den Klassen 03, 05 und 35) nicht verfangen werden.

• Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens „#do it for you“ wurde gänzlich unterschlagt, dass eben nicht nur den Anspruch „do it for you“ angemeldet wurde, sondern „#do it for you“. Insoweit ist zunächst anzumerken, dass die Verwendung des „#“ Zeichens als solches bereits hinreichend originell ist, um zumindest das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu erreichen. Die Verwendung des Zeichens „#“ ist im allgemeinen Sprachgebrauch keineswegs üblich. Das Symbol “#“ erfüllt eine Reihe ganz unterschiedlicher Funktionen, jedoch wird der angesprochene Verkehr in keiner dieser Funktionen dem „#“ Symbol die Aussage „do it for you“ nachfolgend erwarten.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen um solche, die sich sowohl an breite Verkehrskreise als auch allenfalls teilweise an Fachkreise richten können.

Das Gericht hat in ähnlich gelagerten Fällen entschieden, dass das Maß an Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher dem angemeldeten Zeichen gegenüber relativ niedrig sein kann, wenn es um Werbesprüche geht. Siehe etwa die Rechtssache “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY”, T- 609/13, ECLI:EU:T:2015:54, Randnummer 27. Siehe ferner auch die diesbezüglichen Ausführungen des EuGH in der Rechtssache „INNOVATION FOR THE REAL WORLD“ vom 12.06.2014, C-448/13 P, ECLI:EU:C:2014:1746, Randnummer 19 -25.

Die Anmeldung lautet: „#do it for you“.

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, ECLI:EU:C:2004:645, Rdn. 33, EuGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 in der Rechtssache C-136/02 P, „Maglite“, ECLI:EU:C:2004:592, Rdn. 29.

Das Zeichen ist für die englischsprachigen Verkehrskreise verständlich. Die Anmelderin widerspricht dem nicht. Allerdings ist nach ihrer Auffassung, dass das Zeichen interpretationsbedürftig sei.

Die Prüferin sieht vorliegend vier Worte, welche zu einem sinnvollen Satz verknüpft worden sind. Darüber hinaus sind auch die Gegebenheiten in der Werbebranche mit zu berücksichtigen. In etwas anderen Worten hat dies die Zweite Beschwerdekammer zum Ausdruck gebracht (Übersetzung der Prüferin):

"Oft sind auf Erzeugnissen oder ihrer Verpackung aufgedruckte Werbebotschaften nicht in gewöhnlicher, grammatisch richtiger Prosa geschrieben. Der Platz ist begrenzt, so dass Botschaften notwendigerweise wortkarg sind. Kurze, ausdrucksstarke Botschaften gewinnen in jedem Fall eher die Aufmerksamkeit der Verbraucher, die nicht die Zeit oder die Neigung haben, lange Texte zu lesen. Die Übertreibung ist weit verbreitet, der Verbraucher erwartet nicht weniger. Loser Satzbau ist überall. Klangliche Fehlschreibungen sind an der Tagesordnung, zumindest in der englischsprachigen Welt“.

(R 118/2003-2 - WHITENING M ULTI-ACTION, Randnummer 14, vom 22. Juni 2004).

Auch in der deutschen Werbesprache sind diese beschriebenen Tendenzen gegeben.

Der Ausdruck in seiner Gesamtheit macht den Verbrauchern unmittelbar deutlich, dass sämtliche Waren und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden sollen, damit z.B. die Gesundheit erhalten bleibt bzw. sich verbessert. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen, die sich positiv auf den Körper auswirken, sichergestellt werden, wie etwa pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für Heilzwecke und die Gesundheitspflege. Durch Inanspruchnahme der Waren und Dienstleistungen wie etwa Dienstleistungen von Friseur- und Schönheitssalons; Schönheitsberatung, Ernährungsberatung vorzusorgen bzw. etwas (Positives) für sich selbst zu tun, damit im Anschluss daran der beabsichtigte Effekt eintritt. Dies erscheint insbesondere im Bereich der Gesundheitsvorsorge wichtig, um etwa schlimme Krankheiten rechtzeitig zu erkennen. Entsprechendes gilt auch im Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, bei dessen Anwendung/Umsetzung ein positives Verhalten des Körpers zu erwarten ist. Das Motto des Slogans ist ganz klar: „Mach es für dich“.

Bei dem ersten Bestandteil „#“ handelt es sich um ein sog. „hashtag“, also “(on social media sites such as Twitter) a word or phrase preceded by a hash or pound sign (#) and used to identify messages on a specific topic”. (Information abgerufen am 11/03/2019 unter Oxford Dictionary), also in der Verfahrenssprache „(auf Social-Media-Seiten wie Twitter) ein Wort oder eine Phrase, dem ein Hash- oder Nummernzeichen (#) vorangestellt ist und das zum Identifizieren von Nachrichten zu einem bestimmten Thema verwendet wird“. Es ist auch in anderen Sprachen also solches geläufig, wie etwa im Deutschen „mit einem vorangestellten Rautezeichen markiertes Schlüssel- oder Schlagwort in einem [elektronischen] Text; Es wird meist in elektronischen Texten oder sozialen Netzwerken verwendet. Klickt man das Hashtag-Schlagwort an, wird man zu Beiträgen, die mit dem gleichen Hashtag versehen sind, weitergeleitet“. ((Information abgerufen am 11/03/2019 unter www.duden.de). Ein Teil des Verkehrs kennt das Symbol gar nicht und wird ihm in Präsenz der Wörter „do it for you“ keine weitere Aufmerksamkeit schenken und der Teil des Verkehrs, der das Symbol kennt, wird ihm auch keine erhöhte Aufmerksamkeit schenken, da es aktuell immer häufiger gebraucht wird und zudem lediglich auf jegliche in den sozialen Netzwerken zu findenden Beiträge zum Thema „do it for you“ hinweist. Der Hashtag ist ein Satzzeichen und in diesem Fall nicht geeignet, dem Zeichen im Gesamteindruck markenrechtliche Unterscheidungskraft zu verleihen, sondern weist nur darauf hin, dass ein Schlagwort folgt, nämlich die Information, „tu es für dich“.

Die maßgeblichen Verkehrskreise werden das Zeichen „#do it for you“ als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrnehmen, deren Funktion darin besteht, eine inspirative oder motivierende Aussage zu treffen, nämlich dass der Verbraucher einen Vorteil beim Kauf dieser erzielen wird. Es handelt sich um einen werbeüblichen lobenden Ausdruck, der den Verbraucher zum Kauf inspirieren soll.

Den Käufern der Waren und Dienstleistungen tritt das Zeichen bei ihrer Abnahme oder bereits vorher in der Werbung entgegen. Insofern steht außer Zweifel, dass das Zeichen immer im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gezeigt wird. Zu bedenken ist auch, dass unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b kein unmittelbar beschreibender Zusammenhang gefordert ist. Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind hier von der Eintragung ausgeschlossen.

Der angemeldete Werbespruch ist sprachüblich. Die angemeldete Wortfolge ist einfach und alltäglich. Sie hebt sich nicht von anderen allgemeinen Aussagen kaum ab. Die Anmeldung bringt ein „mach es für dich/tu es für dich“ (etwas verbessern). Diese Aussage bewegt sich im Bereich des Alltäglichen, Banalen. Die im Beanstandungsbescheid getroffenen Erwägungen sprechen dafür dass der Anmeldung die notwendige Unterscheidungskraft fehlt. Es ist kein Umstand ersichtlich, dass das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen dienen kann.

Es trifft zu, dass nicht unbedingt ein Phantasieüberschuss vorhanden sein muss, um ein Zeichen als markenfähig einzustufen. Bei Vorliegen eines Phantasieüberschusses wäre jedenfalls eine Marke gegeben. Die Anmeldung ist in Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen banal. Die Gesamtkombination „#do it for you“ bleibt nämlich im Bereich des Alltäglichen und Banalen und ist daher auch nicht originell oder prägnant. Es stimmt zwar, dass die Anmeldung weniger bestimmt als andere Werbesprüche sein mag, doch dies macht sie nicht schutzfähig, da die Aussage durch ihre Alltäglichkeit auf viele Anbieter von Waren und Dienstleistungen zutreffen kann und daher ohne ständige Schulung durch die Abnehmer nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden wird.

Es sei angemerkt, dass die Aussage der Anmeldung eben sehr allgemein ist und in dieser Allgemeinheit auf jegliche angemeldete Ware und Dienstleistung zutrifft. Sie ist mit vielen anderen vom Gericht zurückgewiesenen Werbesprüchen vergleichbar wie etwa T- 281/02 „MEHR FÜR IHR GELD“ vom 30. Juni 2004 oder zum Beispiel:

T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS vom 5. Dezember 2002,

T-157/08 INSULATE FOR LIFE vom 8. Februar 2011,

T-251/08 PASSION FOR BETTER FOOD vom 23. September 2011,

C-311/11P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH vom 12. Juli 2012,

T-22/12 QUALITÄT HAT ZUKUNFT vom 11. Dezember 2012,

T-126/12 INSPIRED BY EFFICIENCY vom 6. Juni 2013,

T-515/11 INNOVATIONS FOR THE REAL WORLD vom 6. Juni 2013,

T-570/11 LA QUALITÉ EST LA MEILLEURE DES RECETTES vom 12. Februar

2014 (bestätigt mittlerweile durch den EuGH) oder T-539/11 LEISTUNG AUS LEIDENSCHAFT vom 25. März 2014.

Alle diese Werbesprüche haben eines gemeinsam: Sie sind sehr banal. Der vorliegende Werbespruch kann sich in die Liste dieser zurückgewiesenen Zeichen durchaus einreihen lassen. Was heben die jeweiligen Anmelder hervor? Es gibt ein gewisses „Mehr“ für das, was geboten wird („Mehr für ihr Geld“), „wirkliche Lösungen“ (REAL SOLUTRIONS“), alles wird besser („BETTER FOOD“) oder hat Zukunft (QUALITÄT HAT ZUKUNFT), man ist „inspiriert“ oder „leidenschaftlich“ oder pocht auf „Qualität“. Es wird damit geworben, dass die Verbraucher etwas (Gutes) für sich selbst tun.

Es ist nicht unbedingt leicht eine Trennlinie zu treffen, wo die Unterscheidungskraft aufhört und ein unterscheidungskräftiges Zeichen anfängt, jedenfalls aber gibt es vorliegend keine Indizien, die auf ein unterscheidungskräftiges Zeichen schließen ließen wie etwa auffallende oder überraschende Elemente, Reim, eine ungewöhnliche Wortstellung, einen altertümlich anmutenden Ausdruck oder andere Umstände des Einzelfalles.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen das erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen.

Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die englische Sprache gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c), Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 931 723 für alle Waren und Dienstleistungen der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Julia TESCH