OPOSICIÓN Nº B 3 071 142

Casinos del Mediterráneo, S.A., Angel del Alcázar, 31, 46018, Valencia, España (parte oponente), representada por Sanz Bermell International, Calle Játiva, 4, 46002 Valencia, España (representante profesional)

c o n t r a

La Pointique International LTD., 825 Van Ness Ave Ste 602, 94109 San Francisco CA, Estados Unidos (solicitante), representado por Baker & Mckenzie, Calle de José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid, España (representante profesional).

El 04/08/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 3 071 142 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 933 014 , tratándose de productos y servicios en las clases 3, 5, 10, 18, 25, 28, 35 y 41. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión europea nº 10 289 932 y el registro de marca española nº 2 999 501, ambos para el signo figurativo . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las dos marcas en que se basa la oposición: la marca de la Unión Europea nº 10 289 932 y la marca española nº 2 999 501, ambas para la marca figurativa .

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 20/07/2018. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas en las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea y España, respectivamente, del 20/07/2013 al 19/07/2018 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Marca española

Clase 41: Servicios de educación, de formación, de esparcimiento; servicios de organización de actividades deportivas y culturales. Servicios de casinos de juegos. Servicios de parque de atracciones. Servicios de parques de diversiones. Servicios de explotación de salas de juego, salas de cine, instalaciones deportivas y campos de golf. Servicios de organización de loterías. Juegos de azar. Servicios de music-hall, de organización de bailes, de organización de espectáculos. Servicios de organización y dirección de exposiciones con fines culturales o educativos, coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums y talleres de formación. Servicios de orquestas. Servicios de informaciones en materia de recreo. Servicios de campos de vacaciones (entretenimiento). Servicios de explotación de máquinas recreativas para entretenimiento. Servicios de salas de juego y juegos de azar en régimen de franquicia. Servicios de explotación de máquinas recreativas para entretenimiento en régimen de franquicia.

Marca UE

Clase 28: Juegos; juguetes; juegos electrónicos de mano (automáticos y de previo pago); juegos que implican juegos de azar; fichas para juegos.

Clase 38: Acceso a sistemas de redes de usuarios múltiples que permiten el acceso a información de juegos de azar y apuestas y servicios a través de Internet, otras redes mundiales o a través de telefonía (incluyendo teléfonos móviles); servicios de telecomunicaciones, transmisión de programas de radio o televisión; difusión de programa de radio y televisión; transmisión de información a través de sistemas de comunicación por vídeo de eventos culturales, esparcimiento y deportivos; servicios de salas de chat; facilitación de foros en línea; servicios de comunicación para la transmisión electrónica de datos, imágenes e información; transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; servicios de correo electrónico; servicios de telecomunicaciones relacionados con redes mundiales de informática o a través de telefonía incluyendo teléfonos móviles; telecomunicación de información (inclusive páginas web); acceso a enlaces de telecomunicaciones con bases de datos informáticos y sitios web a través de telefonía, incluyendo teléfonos móviles; informaciones en materia de telecomunicaciones; facilitación de información relacionada con las telecomunicaciones.

Clase 41: Servicios de educación, de formación, de esparcimiento; servicios de organización de actividades deportivas y culturales Servicios de casinos de juegos Servicios de parque de atracciones Servicios de parques de diversiones Servicios de explotación de salas de juego, salas de cine, instalaciones deportivas y campos de golf Servicios de organización de loterías Juegos de azar Servicios de music-hall, de organización de bailes, de organización de espectáculos Servicios de organización y dirección de exposiciones con fines culturales o educativos, coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums y talleres de formación Servicios de orquestas Servicios de informaciones en materia de recreo Servicios de campos de vacaciones (entretenimiento) Servicios de explotación de maquinas recreativas para entretenimiento Servicios de salas de juego y juegos de azar en régimen de franquicia Servicios de explotación de maquinas recreativas para entretenimiento en régimen de franquicia.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 11/07/2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 16/09/2019. La parte oponente presentó pruebas el 16/09/2019 (dentro del plazo establecido).

En el lista de pruebas y en el consiguiente análisis, la División de Oposición utilizará la forma singular “marca anterior” para referirse a las marcas anteriores, al tratarse de registros del mismo signo.

Las pruebas son las siguientes:

Documentos 1.1 y 1.2: 2 facturas emitidas por una empresa de regalos (con nombre español) dirigidas a la parte oponente con una dirección en Valencia, con fechas de 20/06/2013 y 12/08/2014, cada una relativa a 25 000 mecheros/encendedores: 12 500 con la descripción “encendedor J-25 negro marcado 2 colores ‘Liga de Poker’” y otros 12 500 con la siguiente descripción “encendedor BIC azul marcado a 4 colores ‘Casino”.

Documento 2: factura dirigida a la parte oponente emitida por una empresa en Málaga con fecha de 13/06/2013 por la venta de 1 200 bolsas de papel y 500 gorras “Brisbane”.

Documento 3: factura de una empresa de rotulación en la provincia de Alicante dirigida a la parte oponente, con fecha de 19/12/2014, por el “marcaje de camisetas negras con logotipo en la espalda a dos colores. ‘JUEGUING’”, y el embolsado y desembolsado de dichas camisetas (5 000 camisetas).

Documento 4: factura dirigida a la parte oponente por una empresa en Valencia, con fecha de 28/07/2016 por la venta de 4 000 pulseras de tela bordada “Alicante”, “Benidorm” y “Orihuela-Costa”.

Documento 5: las siguientes fotografías (sin fechas) de un mechero, de una gorra y de una pulsera.

Documento 6: extractos de páginas Web.

6.1: extracto de la página web https://www.sectordeljuego.com descargado de la base de datos de páginas de internet Wayback Machine, fechada en enero de 2014. El extracto incluye un vínculo a un artículo titulado ‘Casino Mediterráneo, un año de premios y entretenimiento’ incluyendo la siguiente fotografía y la introducción “Casino Mediterráneo hace un balance de los torneos jugados y sus respectivos premios en 2013 lo que lleva a hablar de un gran número de ilusiones para sus clientes. Además informa de los primeros eventos para 2014…” . La parte oponente indica en sus observaciones que el trofeo tiene la forma del logotipo en el que consiste la marca y que esto muestra el uso para la clase 28.

6.2: extracto de la página web https://www.superdeporte.es de 22/07/2013 referente al “último Domingo Super Rebuys de la Liga de Póker Casino Mediterráneo” que ha dejado una participación de hasta 100 jugadores. El artículo incluye una fotografía de una entrega de premios en la que se ve en el fondo un panel con varias representaciones del signo .

6.”: extracto de la página web https://www.superdeporte.es de 16/09/2013 referente al ‘Domingo Super Rebuys” de Casino Mediterráneo Alicante, con participación de 80 jugadores, incluyendo una fotografía de la entrega de premios similar a la anterior.

6.4: extracto de la página web https://www.superdeporte.es con un artículo de 05/08/2013 con las mismas características que los anteriores, mencionando una participación de 109 jugadores en la ciudad de Alicante.

6.5: extracto de la página web https://www.sectordeljuego.es con un artículo titulado “Casino Mediterráneo presenta su nueva temporada de torneos de póker” incluyendo la fotografía y mencionando el éxito de acogida de la primera edición de las “eFortuny Series Poker”.

6.6: captura de pantalla de la vista preliminar de un archivo informático con el título “2019_02_Revista_EnlaceComercial_CM B” con la ruta de acceso a la carpeta W:\A-36756\A36756 PRUEBAS DE USO” y con fecha de archivo de 09/02/2017. La parte oponente indica que se trata de una publicidad.

6.7: captura de pantalla similar a la anterior. El archivo tiene fecha de 09/03/2018. La vista preliminar del fichero es la siguiente:

6.8: fotografía sin fecha de la fachada de un edificio de casino. No se ve ningún signo parecido a la marca anterior. La parte oponente dice que se trata de la foto de portada de su página Twitter.

6.9.: fotografía sin fecha de una publicidad para un torneo especial en el mes de agosto (no se menciona el año), procedente de su página Twitter según las indicaciones de la parte oponente.

Análisis de la prueba

Alcance del uso

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado por un mayor volumen o duración del uso.

No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo. Por lo que a la exigencia de demostrar el uso en el procedimiento de oposición ante la Oficina se refiere, cabe considerar que el artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Se puede deducir de las pruebas consideradas en su conjunto, y de las observaciones, que la parte oponente desarrolla una actividad en el ámbito de los juegos de casino. Sin embargo, la División de Oposición considera que los documentos presentados no ofrecen información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso de la marca anterior en relación con dicha actividad, por los motivos que se exponen a continuación.

La prueba indica que la parte oponente ha organizado una liga de póker en 2013 y menciona unos eventos específicos en el verano de 2013 (julio/agosto/septiembre) (documentos 6.2 a 6.4) en los que participaron unas 100 personas. Uno de los artículos indica que al menos uno de estos eventos tuvo lugar en Alicante. Los premios se entregaron a los ganadores delante de un panel en el que se puede ver la marca anterior. Se ha hecho eco de estos eventos una página web especializada(www.superdeporte.com) acerca de la cual la parte oponente no aporta ninguna información, de forma que resulta imposible evaluar el impacto de dichos artículos. Otros 2 artículos publicados en otra página web especializada (www.sectordeljuego.com), acerca de la cual tampoco hay información, mencionan la futura liga de póker 2014. Uno de estos artículos incluye el logotipo de la marca anterior. No hay referencia a otros eventos en 2014 y en los siguientes años del período relevante. Las pruebas mencionadas indican un uso muy limitado de la marca anterior tanto desde el punto de vista del volumen comercial como en lo que a duración y expansión territorial se refiere.

La parte oponente alega que el tipo de servicios prestados, a saber, el juego online y el juego en casinos, sólo se puede justificar mediante la promoción publicitaria y que dicha promoción publicitaria se desvanece porque las convocatorias tienen fechas límites, de modo que resulta ‘probatio diabólica’ identificar todas y cada una de estas campañas.

Las pruebas de uso pueden ser de naturaleza indirecta o circunstancial y pruebas indirectas pueden desempeñar un papel decisivo en la apreciación global de las pruebas presentadas. Por lo tanto, su valor probatorio ha de ser examinado detenidamente.

Las facturas dirigidas a la parte oponente por empresas de material promocional (documentos 1 a 4) tienen fecha de 2013, 2014 y 2016 y mencionan cantidades importantes de mecheros, y algo menores de pulseras, bolsas, gorras y camisetas. En cuanto a los mecheros, las facturas contienen 2 tipos de productos de los cuales solo uno podría eventualmente asociarse a la marca anterior al mencionar un logotipo ”Liga de Póker” que podría corresponder a las iniciales “LP” representadas en la marca. En el caso de las gorras, bolsas, pulseras y camisetas, la descripción de los productos no incluye ninguna referencia a la marca anterior (Gorras ‘Brisbane’,’ camisetas negras con logotipo en la espalda a dos colores “JUEGUING”’, ‘pulseras de tela bordada “Alicante”, “Benidorm” y “Orihuela-Costa”). Por lo tanto no se puede establecer un vínculo sólido con la fotografías de pulsera y gorra presentadas en las que sí figura la marca (no se distingue claramente la marca en la camiseta pero podría estar marcada en la manga).

En todo caso, la prueba no permite establecer en qué circunstancias estos productos se han distribuido y la parte oponente tampoco lo menciona.

En lo que atañe a las capturas de pantalla de ficheros informáticos promocionales (documentos 6.6 y 6.7), la División de Oposición considera que la presencia de la marca anterior en dichas publicidades, lejos de “saltar a la vista” (por ejemplo, por aparecer al lado del título), sólo se percibe después de un examen relativamente minucioso de los diferentes elementos que componen el cartel y casi “buscando la marca” (se encuentra en el centro de una ficha de juego). Es poco probable que el público relevante se percate de la presencia de la marca en dichas publicidades y que por lo tanto, la asocie al origen comercial de cualquier tipo de producto o servicio. Cabe añadir que las fechas de difusión de estas publicidades no están establecidas de manera convincente, vía las fechas de los ficheros informáticos (y tampoco el alcance de esta difusión).

Lo anterior viene corroborado por el hecho que la fotografía de portada de la página Twitter muestra la fachada de un edificio de casino, pero no la marca anterior.

En vista de todo lo anterior, no se puede llegar a ninguna conclusión positiva en cuanto al alcance del uso de la marca anterior sobre la base de la actividad promocional reflejada en la prueba. En otros términos, no se trata de una actividad promocional de la que se pueda deducir con suficiente certeza que la marca anterior ha sido utilizada con vistas a mantener o crear un mercado para servicios de juegos de casino, o tan sólo de póker. Esta actividad promocional no refuerza de manera convincente el uso limitado y discreto de la marca en algunas competiciones, o incluso sólo en entrega de premios de competiciones, que son escasas y cuya importancia no se puede valorar.

El uso genuino de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o suposiciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas del uso efectivo y suficiente de la marca en el mercado correspondiente (12/12/2002, T-39/01, HIWATT, § 47).

La División de Oposición concluye que, por una parte, la prueba sólo refleja una actividad de la parte oponente de importancia limitada en el ámbito de servicios de juegos de casino y, por otra, no demuestra de manera sólida un uso sistemático o incluso regular de la marca anterior en el contexto de esta actividad.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente no ha presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de la marca anterior para servicios de juegos online (cubiertos por los 2 registros anteriores), ni para ninguno de los otros productos y servicios en los que se basa la oposición a los que la prueba no se refiere del todo.

La parte oponente invoca la naturaleza específica de su actividad (de juegos de casino, incluso online) para defender la escasez de la prueba aportada. La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, y las características del mercado (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145), § 39). Sin embargo, la parte oponente se limita a indicar que las convocatorias de juegos tienen fechas límite y que las promociones correspondientes se desvanecen en internet. Como se ha mencionado anteriormente, la carga de la prueba recae en la parte oponente. Las modalidades y los medios probatorios del uso efectivo de una marca no son limitados. La conclusión de que el uso efectivo no ha sido demostrado en el presente asunto no se debe a la exigencia de un umbral de prueba excesivamente elevado, sino al hecho de que la parte oponente decidió limitar la presentación de pruebas (15/09/2011, T‑427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46). Existen herramientas para recuperar páginas web antiguas con fechas, y la parte oponente las ha utilizado para una de los pruebas. También hubiera podido, por ejemplo, presentar pruebas de que la marca anterior se utiliza de manera más sistemática y con mayor visibilidad en las redes sociales o en su página web, y correspondencia comercial. La División de Oposición considera que el argumento de la parte oponente carece de fundamento.

Una apreciación global de las pruebas no permite concluir, sin recurrir a probabilidades o presunciones, que la marca fue objeto de un uso efectivo en el período pertinente respecto de los productos y servicios relevantes (15/09/2011, T‑427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).

La División de Oposición concluye que las pruebas presentadas por la parte oponente, incluso consideradas en su conjunto, son insuficientes para demostrar que la marcas anteriores fueron objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia, es decir en España para la marca española y en la Unión europea para la marca de la UE, durante el período de referencia para cualquier producto o servicio.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 47, apartado 2, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE en cuanto está basada en la marca de la UE y en virtud del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE en cuanto está basada en la marca española.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Begoña URIARTE VALIENTE

Catherine MEDINA

Patricia LÓPEZ FERNÁNDEZ DE CORRES

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).