OPPOSIZIONE N. B 3 069 300

Commissari Straordinari It Holding Exte’ S.r.l. in a.s., Via G. Berta snc, 86170 Pettoranello del Molise (IS); Commissari Straordinari Exte' S.r.l. in a.s. Studio Rimini, Via Cesare Battisti 11, 20122 Milano, Italia (opponenti)

c o n t r o

Paolo Settembre, Vico S. Eframo Vecchio n. 35/A, 80137 Napoli, Italia (richiedente), rappresentato da Barbara Lombardi, Via G. Alois n 15, 81100 Caserta, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/07/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 069 300 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti nelle classi 9, 14, 16, 18 e 25 della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 937 913 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 377 487 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto ii), RDMUE. Se le prove relative al deposito della domanda di marchio sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, l’opponente può fornire tali prove facendo riferimento a tale fonte, articolo 7, paragrafo 3, RDMUE.

Nel presente caso, la prova presentata dall’opponente consiste in un estratto della banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e in un estratto della banca dati TMview, entrambi relativi alla registrazione di marchio italiana n. 1 377 487. Entrambi i suddetti documenti presentano, tra le altre informazioni, il nome del titolare del marchio, che corrisponde a EXTÉ S.rl.

Tuttavia, le prove summenzionate non sono sufficienti a comprovare la natura del marchio anteriore dell’opponente perché il nome del titolare, EXTÉ S.rl, non corrisponde ai nomi degli opponenti, che all’atto di opposizione del 22/11/2018 risultano essere Commissari Straordinari It Holding Exte’ S.rl in a.s. e Commissari Straordinari Exte' S.r.l. in a.s. Studio Rimini.

Si rammenta che l’opponente ha l’obbligo di fornire, ad esempio, le prove di un eventuale trasferimento e, qualora già disponibile, la registrazione del trasferimento nell’apposito registro o di dimostrare che opponente e titolare del marchio sono la medesima entità giuridica che ha solamente modificato la propria denominazione o, ancora, di attestare il proprio diritto a depositare l’opposizione in conformità alla legge nazionale applicabile.

Nel presente caso, l’opponente non ha fornito spiegazione o motivazione alcuna circa la succitata incongruenza.

Conformemente all’articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDEMUE, se, entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Valeria ANCHINI

Andrea VALISA

Andrea VALISA

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.