ZWISCHENENTSCHEIDUNG

der Ersten Beschwerdekammer

vom 18. Februar 2021

In den verbundenen Beschwerdeverfahren R 45/2020-1 und R 100/2020-1

phase 5 digital products UG
Messeturm Trade Fair Tower Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Deutschland	Anmelderin / Beschwerdeführerin

vertreten durch BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001 Alicante, Spanien

gegen

Phase 4 Communications GmbH
Bayerstraße 89 80335 München Deutschland	Widersprechende / Beschwerdegegnerin

vertreten durch EVERSHEDS SUTHERLAND (Deutschland) LLP, Brienner Straße 12, 80333 München, Deutschland

BESCHWERDE betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. B 3 074 454 (Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 947 218) und Nr. B 3 072 579 (Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 947 197)

erlässt

DIE Erste BESCHWERDEKAMMER

durch Ph. von Kapff als Einzelmitglied im Sinne von Artikel 165 Absätze 2 und 5 UMV, Artikel 36 DVUM in Verbindung mit Artikel 7 des Beschlusses des Präsidiums zur Organisation der Beschwerdekammern in der aktuell geltenden Fassung

Geschäftsstellenbeamter: H. Dijkema

die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1. Mit Anmeldungen vom 27. August 2018 beantragte die phase 5 digital products UG („die Anmelderin“) die Eintragung als Unionsmarken für

1. Wortmarke (entspricht der Anmeldung Nr. 17 947 197)

phase 5 digital products

unter anderem für folgende, nach nur teilweisem Widerspruch verfahrensgegenständliche Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9 – Software; Softwarepakete; Herunterladbare Software; Unterstützende Software; Adaptive Software; Testware [Software]; Datenverarbeitungs-Software; Software-Pakete; Softwareprogrammierbare Mikroprozessoren; Softwareentwicklungskits [SDK];

Klasse 42 – Konfigurieren von Computerhardware mittels Software; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computersoftware; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der Computersoftware; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Softwaredesign; Softwareberatung; Softwareerstellung; Softwareengineering; Softwareentwicklung; Softwareerstellungsleistungen; Softwareentwicklungsleistungen.

2. Bildmarke (entspricht der Anmeldung Nr. 17 947 218)

unter anderem für folgende, hier verfahrensgegenständliche Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9 – Software; Softwarepakete; Bioinformatik-Software; Herunterladbare Software; Unterstützende Software; Testware [Software]; Datenverarbeitungs-Software; Software-Pakete; Interaktive Software; Biometrische Software; Netzwerk- Software; Plugin-Software; Debugging-Software; Software zur Software-Prüfung; Anwendungssimulations- Software; Softwareentwicklungskits [SDK]; Virtual-Reality-Software; Software für Videospiele; Software für Computerspiele; Software für Mobilgeräte; Software für Computervideospiele; Herunterladbare Software- Anwendungen; Software für Smartphones; Software für Entwicklungsumgebungen; CAD/CAM-Software; Computer- Software [gespeichert]; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte; Softwarepakete für Computer; Softwareprogramme für Videospiele; Software für grafische Benutzerschnittstelle; Software für elektronische Spiele; Programme für Computerspiele [Software]; Software für den Internetzugang; Software für Tablet-Computer; Software für die Elektrotechnik; Software für künstliche Intelligenz; BIOS-Software [Software für das "basic input/output system"]; Software für Fehlerdiagnosen und -behebungen; Herunterladbare Software- Anwendungen für Computer; Software für computergestütztes Entwerfen [CAD]; Software für computergestützte Fertigung [CAM]; Gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Aus dem Internet herunterladbare Software; Software zum Testen von Hardware; Software zur Entwicklung von Spielen; Computersoftware für die computergestützte Softwareentwicklung; Aus dem Internet herunterladbare Computerspielprogramme [Software]; Software zur Auswertung von Finger- oder Handabdrücken; Software in Bezug auf die Hardware- Zuverlässigkeit; Herunterladbare Softwareapplikationen zur Verwendung mit mobilen Geräten; Software zur Pflege und zum Betrieb von Computersystemen; Software für erweiterte Realität zur Erstellung von Karten; Software für erweiterte Realität zur Verwendung in mobilen Geräten; Software für biometrische Systeme zur Identifizierung und Authentifizierung von Personen; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz; Software für erweiterte Realität zur Verwendung in mobilen Geräten für die Integration elektronischer Daten mit realen Umgebungsbedingungen; Software zur Verbesserung der audiovisuellen Möglichkeiten von Multimedia-Anwendungen, nämlich zur Einbindung von Text, Ton, Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern; Computersoftware; Computerbetriebssysteme; Computeranwendungssoftware; Computerschnittstellensoftware; Computer-Firmware; Herunterladbare Computerspiele; Interaktive Computersoftware; Computersoftware [gespeichert]; Gespeicherte Computerprogramme; Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Herunterladbare Computerprogramme; Computerspielprogramme [Software]; Herunterladbare Computerdienstprogramme; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Angepasste Computersoftware für den Computerbetrieb; Computerprogramme für Video- und Computerspiele; Computersoftware zur Überwachung von Computersystemen; Betriebssystemsoftware für Computer; Betriebsprogramme für Computer; Programme für Computer; Computer-Programme [gespeichert]; Computersoftware für Videospiele; Entwicklungstools für Computersoftware; Computersoftware für Spiele; Computersoftware zur Datenverarbeitung; Herunterladbare Computersoftware aus einem weltweiten Computerinformationsnetz; Computerdienstprogramme zur Dateiverwaltung; Computerdienstprogramme zur Datenkomprimierung; Computerdienstprogramme [Programme zur Durchführung von Computerwartungsarbeiten]; Computerbetriebssoftware für Großrechner; Computer- Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Herunterladbare Computersoftware für Datenübertragung; Herunterladbare Computersoftware für Informationsverwaltung; Computersoftware für die Datenverarbeitung; Computersoftware für Audio-Aufzeichnungen; Spielesoftware zur Verwendung mit Computern; Computersoftware in Bezug auf Finanzgeschäfte; Computersoftware zur Erstellung dynamischer Websites; Computersoftware zur Datensuche und -abfrage; In digitaler Form gespeicherte Computerprogramme; Computerprogramme zum Entwerfen von Benutzerschnittstellen; Aus dem Internet herunterladbare Computerprogramme; Schulungshandbücher in Form von Computerprogrammen; Herunterladbare, interaktive Unterhaltungssoftware zum Spielen von Computerspielen; Computerprogramme zum Aktivieren von Zugangs- oder Eintrittskontrollen; Computersoftware zur Erweiterung der audiovisuellen Funktionen von Multimediaanwendungen; Maschinenlesbare Computerprogramme zur Verwendung bei der Wiedergabe von Musik; Computerprogramme für den Zugriff auf, sowie das Browsen und Recherchieren in Online-Datenbanken;

Klasse 42 – Computersoftwarevermietung; Entwurfsdienstleistungen bezüglich Computerprogrammen; Designdienstleistungen bezüglich Computerprogrammen; Konfigurieren von Computerhardware mittels Software; Vermietung von Software; Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Designausrüstung -software]; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; im; Entwurf von Informationssystemen und ‑software] in Bezug auf Finanzen; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der ‑software; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der -software; Entwurf und Entwicklung von ‑software für Timesharing-Einrichtungen; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Softwaredesign; Softwareerstellung; Softwareengineering; Softwareentwicklung; Softwareentwicklungsleistungen; Softwareerstellungsleistungen; Software-Beratung; Installation von Software; Entwicklung von Software; Entwickeln von Software; Erstellen von Software; Softwareentwicklung im Rahmen des Software- Publishing; Softwaredesign und -entwicklung; Softwareberatung; Softwareengineering für Datenverarbeitungsprogramme; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Design von Computer- Software; Vermietung von Computerprogrammen [Software]; Designdienstleistungen für Computer- Software; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen [Software]; Programmierung von Videospiele- Software; Programmierung von Computerspiele-Software; Entwicklung von Videospiele-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Entwicklung von Computer-Software; Wartung von Computer-Software; Kundenspezifisches Design von Softwarepaketen; Kundenspezifische Gestaltung von Softwarepaketen; Technischer Support im Softwarebereich; Wartung und Aktualisierung von Software; Forschung in Bezug auf Software; Konfiguration von Computernetzwerken mittels Software; Entwicklung und Wartung von Software; Entwicklung und Testen von Software; Aktualisierung von Software für Kommunikationssysteme; Entwicklung von Software für Kommunikationssysteme; Design von Software für Videospiele; Konzeption von Software für Computerspiele; Vermietung von Software; Entwicklung von Software für Computer; Vermietung von Software für Computer; Entwicklung von Software für Rechner; Entwurf und Entwicklung von Software für Computerspiele und Virtual-Reality-Software; Entwurf, Entwicklung und Implementierung von Software; Aktualisierung und Wartung von Computer-Software; Aktualisierung von Speicherbanken [Software] von Computersystemen; Entwurf von audiovisuellen kreativen Arbeiten [Software]; Aktualisierung und Design von Computer-Software; Entwurf und Entwicklung von Multimediaprodukten [Software]; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Beratung auf dem Gebiet des Softwareentwurfs; Beratung auf dem Gebiet des Softwaredesigns; Erstellung, Wartung, Pflege und Anpassung von Software; Entwicklung von Software für Audiound Videobediener; Konzeption von Software für die digitale Signalverarbeitung; Entwicklung von Software für die digitale Signalverarbeitung; Entwurf und Entwicklung von Virtual-Reality-Software; Forschung im Bereich von Computerprogrammen und -software; Entwurf und Entwicklung von Software für Computerspiele; Entwurf und Entwicklung von Software für Videospiele; Entwicklung von Software für die virtuelle Realität; Konzeption von Software für Audio- und Videobediener; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Software; Entwurf und Entwicklung von Softwarearchitektur von Computern; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computer; Gestaltung und Erstellung von Software für die Datenverarbeitung; Entwicklung und Prüfung von Software; Entwurf und Entwicklung von Software im Bereich mobiler Anwendungen; Dienstleistungen für den Entwurf von Software für die elektronische Datenverarbeitung; Design und Entwicklung von Software für den Abruf von Daten; Entwicklung von Software zum Speichern und Abrufen von Multimedia-Daten; Konzeption und Entwicklung von Software für die Signalverstärkung und -übertragung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für den Einsatz in der Kommunikation; Entwicklung von Software zur Konvertierung von Daten und Multimediainhalten von verschiedenen Protokollen und in verschiedene Protokolle; Konzeption von Software zur Konvertierung von Daten und Multimediainhalten von verschiedenen Protokollen und in verschiedene Protokolle; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software für die gemeinsame Nutzung von Multimediainhalten und Kommentaren unter Benutzern; Computerdesign; Computersoftwarewartung; Computersoftwareprogrammierung; Computersystemüberwachungsdienste; Computersoftware­design und Computersoftwareentwicklung; Integration von Computersystemen und Computernetzen; Computer- und Informationstechnologieberatung; Design von Computern; Entwurf von Computern; Entwicklung von Computern; Designdienstleistungen bezüglich Computern; Entwurfsdienstleistungen bezüglich Computern; Überprüfung von Computern; Forschung bezüglich Computern; Programmierung von Computern; Computer-Vermietung und Aktualisierung von Computersoftware; Entwicklung von Computersoftware; Design von Computersystemen; Design von Computersoftware; Entwicklung von Computerfirmware; Aktualisierung von Computerprogrammen; Entwurf von Computerprogrammen; Kopieren von Computerprogrammen; Modifizierung von Computerprogrammen; Installation von Computerprogrammen; Vervielfältigen von Computerprogrammen; Schreiben von Computerprogrammen; Gestaltung von Computerprogrammen; Kompilieren von Computerprogrammen; Entwicklung von Computerprogrammen; Installieren von Computerprogrammen; Erstellung von Computerprogrammen; Erstellen von Computerprogrammen; Computersoftwaredesign und ‑entwicklung; Computerprogrammierung zur Datenverarbeitung; Entwurf von Computerspezifikationen; Computersoftwareentwurf und ‑entwicklung; von; Computersoftwareentwicklung für Dritte; Computersoftwareinstallation und ‑wartung; Programmieren von Betriebssoftware für Computernetzwerke und Computerserver; Aktualisierung und Pflege von Computersoftware und Computerprogrammen; Kundenspezifisches Design von Computersoftware; Entwicklung von Software für Computerspiele; Aktualisierung und Wartung von Computersoftware; Wartung und Aufrüstung von Computersoftware; Wartung und Aktualisierung von Computersoftware; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Konzeption und Schreiben von Computersoftware; Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Dienstleistungen zur Gestaltung von Computersystemen; Erstellung und Aktualisierung von Computersoftware; Design von Computersoftware für Dritte; Erstellen von Computersoftware für Dritte; Aktualisierung von Computersoftware für Dritte; Aktualisierung und Upgrading von Computersoftware; Forschung zur Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computersystemen; Entwurf und Entwicklung von Computerfirmware; Aktualisierung und Design von Computersoftware; Installation und Wartung von Computersoftware; Erforschung und Entwicklung von Computersoftware; Wartung und Aktualisierung von Computerprogrammen; Aktualisierung und Wartung von Computerprogrammen; Aktualisierung von Computerprogrammen für Dritte; Dienstleistungen zur Aktualisierung von Computerprogrammen; Installation und Wartung von Computerprogrammen; Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Software; Dienstleistungen für die Gestaltung von Computer-Software; Entwurf, Wartung, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Installation und kundenspezifische Anpassung von Anwendungssoftware für Computer; Erstellung und Wartung von Computerseiten [Webseiten] für Dritte; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computersysteme; Entwicklung und Erstellung von Computerprogrammen für die Datenverarbeitung;

2. Die Anmeldung Nr. 17 947 197 für Wortmarke wurde am 4. Oktober 2018 veröffentlicht.

3. Die Anmeldung Nr. 17 947 218 für Bildmarke wurde am 29. Oktober 2018 veröffentlicht.

4. Die Phase 4 Communications GmbH („die Widersprechende“) legte am 4. Januar 2019 bzw. am 29. Januar 2019 Widerspruch ein gegen die Eintragung der angemeldeten Marken teilweise, nämlich für alle in Randnr. 1 genannten verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Der Widerspruch stützte sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

5. Sie machte dabei die folgende ältere deutsche Wortmarke Nr. 30 2008 067 948 geltend:

Phase 4

angemeldet am 24. Oktober 2008, eingetragen am 7. April 2009 und verlängert am 1. November 2018 unter anderem für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 42 – Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen; Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Softwareberatung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Erstellen von Webseiten; Erstellung von Computeranimationen; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; technische Beratung; Bereitstellung und technische Betreuung von Internetseiten.

6. Mit Entscheidungen vom 8. Januar 2020 bzw. 14. Januar 2020 („die angefochtenen Entscheidungen“) wies die Widerspruchsabteilung die Markenanmeldungen für jeweils alle verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zurück.

7. Die Anmelderin erhob am 8. Januar 2020 bzw. am 14. Januar 2020 Beschwerde und beantragte, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben. Am 15. Mai 2020 gingen beide Beschwerdebegründungen beim Amt ein.

8. Mit Schriftsätzen vom 16. Juli 2020 nahm die Widersprechende in beiden Verfahren Stellung und beantragte, die Beschwerden zurückzuweisen.

9. Am 16. Juli 2020 beantragte die Anmelderin die vorliegenden Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe b DVUM auszusetzen, bis über die einzige im vorliegenden Löschungsverfahren als älteres Recht geltend gemachte deutsche Marke Nr. 30 2008 067 948 „Phase 4” entschieden ist. Es wurde am 14. Mai 2020 von dritter Seite ein Verfallsverfahren wegen Nichtbenutzung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben. Die gesamte geltend gemachte Klasse 42 ist von diesem teilweisen Antrag gegen die ältere deutsche Marke betroffen.

10. Am 14. August 2020 nahm die Widersprechende Stellung und beantragte, den Aussetzungsantrag zurückzuweisen, weil die Anmelderin hier versuche, das Verfahren unnötig hinauszuzögern, bloß weil sie es im Widerspruchsverfahren versäumt hätte, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke anzuzweifeln.

11. Am 28. August 2020 beantwortete die Anmelderin, dass eine Aussetzung sehr wohl angebracht sei. Die bloße Tatsache, dass die seinerzeit nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin nicht Benutzungseinrede erhoben hat, kann nicht dazu führen, dass weiterhin über den Widerspruch entschieden wäre, als sei die ältere Marke für die übermäßig breit angegebenen Waren und Dienstleistungen der Eintragung geschützt. Sie bat erneut um eine Entscheidung zugunsten der Anmelderin.

Entscheidungsgründe

12. Sämtliche Hinweise auf die UMV in dieser Entscheidung beziehen sich auf die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (ABl. 2017 L 154, S. 1), welche den geänderten Text der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 kodifiziert, es sei denn, dies ist ausdrücklich anderweitig gekennzeichnet.

13. Da beide Beschwerden zwischen den gleichen Beteiligten sehr ähnlich gelagert sind, d. h. die angemeldeten Marken sind ähnlich, der Widerspruch stützt sich auf das gleiche ältere Recht und die gleichen Rechtsgrundlagen, werden sie gemäß Artikel 35 Absatz 5 DVUM aktuell zur gemeinsamen Entscheidung verbunden.

14. Da die ältere Marke in ihrer Existenz angegriffen wurde und die Beschwerde-kammer aufgerufen ist, über den Widerspruch zu entscheiden, besteht die Möglichkeit, dass der Widerspruch zurückzuweisen ist, wenn der Verfallsantrag erfolgreich ist. Ein Verfallsantrag ist nicht dasselbe wie die Nichtbenutzungseinrede und auch nicht an Fristen gebunden. Jeder Antragsteller kann einen Verfallsantrag stellen, um festzustellen, ob die Marken nach den markenrechtlichen Grundsätzen rechtserhaltend für die Waren und Dienstleistungen benutzt wurden, für die sie eingetragen wurden. Nach Abwägung der Interessen beider Seiten und gemäß Artikel 71 Absatz 1 DVUM wird entschieden, dass es angemessen ist, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, bis über den Verfallsantrag gegen die deutsche Marke Nr. 30 2008 067 948 entschieden ist.

15. Beide Beteiligten werden aufgefordert, die Beschwerdekammer über das Ergebnis des Verfallsverfahrens zeitnah zu informieren.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

Die Beschwerdeverfahren werden bis zu einer rechtkräftigen Entscheidung im Verfallsverfahren gegen die deutsche Marke Nr. 30 2008 067 948 ausgesetzt.

Unterzeichnet Ph. von Kapff

Geschäftsstellenbeamter: Unterzeichnet H.Dijkema