OPPOSITION n° B 3 073 081

Globefill Incorporated, 1810 Avenue Road, Suite 300, Toronto, Ontario M5M 3Z2, Canada (opposante), représentée par Hansel Henson Limited, 3rd Floor, 8 Bloomsbury Street, London WC1B 3SR, Royaume-Uni et Aude Spinasse, 5, villa Ballu, Paris 75009, France (mandataires agréés)

c o n t r e

Logística en Bebidas S.A. de C.V., 1A Privada Miguel Cabrera 145, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca 68270, Mexique (demanderesse), représentée par Luis Miguel Hernández Álvarez, Lluis Companys 30, 1-2 Sant Cugat del Vallès, 08172 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).

Le 20/03/2020, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 3 073 081 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 949 803 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 949 803, (marque tridimensionnelle), à savoir des produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur notamment, l’enregistrement de l’Union européenne n° 15 736 622 (marque tridimensionnelle) en relation avec lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

 les signes doivent être identiques ou similaires;

 la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

 risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

a) Renommée de la marque antérieure

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 15 736 622.

Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 03/09/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir :

Classe 33: Vodka; Eaux-de-vie; Cocktails alcoolisés préparés; Vin; Genièvre [eau-de-vie]; Rhum; Saké; Téquila; Vermouth; Whisky; Apéritifs à base de liqueurs distillées; Anisette; Schnaps; Eau-de-vie d'anis; Xérès; Kirsch.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants:

Classe 33: Produits distillés à base d'agave, à savoir Mezcal et boissons alcoolisées préparées à partir de Mezcal, conformes au cahier des charges de la désignation "Mezcal", telle que protégée par la convention entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains sur la reconnaissance mutuelle et la protection des appellations dans le secteur des boissons spiritueuses.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 05/08/2019, l’opposante a présenté les preuves suivantes:

 Annexes 1 à 6: Images de différents coffrets de présentation de « Crystal Head Vodka » (pour cadeau, présentoirs en 12X50ml ou en 24X50ml, emballages 3L ou 70cl et Crystal Head Vodka Aurora).

 Annexe 7 : Image détaillée de l’étiquette « Crystal Head Vodka », en police réduite, à l’arrière du socle de la bouteille et les proportions qu’elle occupe par rapport à la surface de la bouteille.

 Annexe 8 : Images de bouchons « Crystal Head Vodka ».

 Annexe 9 : Extrait du site internet www.spiritueux.fr/ avec des informations sur le mezcal et la tequila, des spiritueux mexicains, leurs procédés de fabrication, leurs matières premières.

 Annexes 10 à 14 et 16 à 19: Plus de 250 factures datées entre 2011 et 2019 à des clients dans tous les pays européens pour du vodka « Crystal Head ».

 Annexes 15 et 20: Chiffre d’affaires réalisé par la vodka « Crystal Head » entre janvier 2010 et juillet 2019, par pays, grossiste, date, quantité et montant.

 Annexe 21 : Le programme en Anglais d’une activité en 2013.

 Annexes 22 à 24: Photos des présentoirs de « Crystal Head Vodka » dans les magasins et lors d’évènements pour des professionnels, tenus entre 2012 et 2017.

 Annexe 25 : Liste des évènements « Crystal Head Vodka » réalisés en 2015.

 Annexe 26 : Images du partenariat entre « Crystal Head Vodka » et la course automobile Pure Rally.

 Annexe 27 : Image du coffret « Crystal Head Vodka Rolling Stones 50th anniversary ».

 Annexe 28 : Extrait du site internet de l’International spirits challenge avec les résultats de 2019.

 Annexe 29 : Liste et preuve des récompenses gagnées par « Crystal Head Vodka » entre 2010 et 2017.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne.

Les annexes 1 à 5 et 22 à 24 offrent plusieurs exemples de présentation du produit de l’opposant en différents volumes, dans un packaging transparent, laissant apparaître intégralement des bouteilles en forme de crâne humain transparent. Par contre, les bouteilles de l’annexe 6 sont en cristal irisé. Le nombre important de factures et leur destinataires indiquent que la marque antérieure est présente dans tous les pays européens. La liste du chiffre d’affaires montre que le volume des ventes est constant, ce qui suggère une implantation stable de la marque antérieure sur le marché européen des vodkas. Le partenariat de l’opposante avec la course automobile Pure Rally indique que la marque antérieure a eu une grande visibilité étant affichée sur des voitures et des banderoles. L’annexe 27 démontre que « Crystal Head » était la vodka officielle de la tournée du 50e anniversaire des Rolling Stones en 2013. Finalement, les annexes 28 et 29 attestent de la reconnaissance de la qualité du produit de la marque antérieure.

Il ressort des preuves susvisées que la marque antérieure est utilisée depuis un temps assez long. Les chiffres des ventes et les efforts de marketing suggèrent que la marque occupe une position solide sur le marché. Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, considérées globalement, les preuves produites par l’opposante montrent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance au sein du public pertinent, qui autorise la division d’opposition à conclure que la marque antérieure possède une certaine renommée. Le caractère suffisant du degré de reconnaissance de la marque aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dépend de l’examen d’autres facteurs pertinents au titre de cette disposition, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services concernés et leurs consommateurs respectifs, etc.

Les preuves ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des produits sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En effet, les preuves concernent exclusivement de la vodka, sans aucune référence aux autres produits de l’opposante.

b) Les signes

Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont deux marques tridimensionnelles représentant des bouteilles en forme de crâne humain, en cristal transparent la marque antérieure et en un matériel opaque aux couleurs blanc cassé et vert dans le cas du signe contesté.

D’après la demanderesse, le crâne d'un être humain est une forme commune. Même si cette affirmation peut s’avérer vrai en général, la Division d’opposition constate qu’en relation aux bouteilles de boissons alcoolisées, la forme de crâne humain présente un caractère plutôt atypique.

La forme de crâne humain n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause et doit donc, être considérée comme possédant un caractère distinctif normal.

Dans le signe contesté, l’élément verbal « MEZCAL MORTAL DE OXACA » est inscrit en petits caractères au sommet de la bouteille, le mot « MORTAL » dans une police un peu plus grande. Contrairement aux dires de la demanderesse, l’inscription « MEZCAL MORTAL DE OXACA » ne se distingue pas clairement.

L’élément « MEZCAL » désigne le produit en cause et dès lors, est non distinctif ; l’élément « MORTAL » sera compris comme «mortel» par une partie du public pertinent, mais n’a pas de signification directe en rapport avec le produit en cause et doit donc, être considérée comme possédant un caractère distinctif normal ; l’élément « DE OXACA » sera associé avec la provenance géographique du mezcal et dès lors, est non distinctif.

Les principaux traits du crâne : les orbites des yeux, le nez ou le dentier du signe contesté sont décorés en vert. Ces éléments figuratifs sont de nature purement décorative et partant, moins distinctifs que les éléments verbaux.

Sur le plan visuel, ainsi que développé par la demanderesse, la bouteille de la marque antérieure est transparente, tandis que celle de la marque contestée est moulée dans un matériel d'artisanat non transparent. De plus, le signe contesté est décoré en vert et contient l’élément verbal « MEZCAL MORTAL DE OXACA ».

Néanmoins, les principales caractéristiques des deux crânes sont très similaires, car les orbites des yeux, le nez, le dentier et le contour sont reproduits dans les mêmes proportions dans les deux signes. De plus, les deux signes comportent un fin goulot d’ouverture surplombant les bouteilles, incliné vers l'arrière.

Compte tenu de ce qui précède, et considérant le degré de caractère distinctif des éléments composant les signes, ceux-ci sont visuellement similaires à un très faible degré.

Sur le plan phonétique, étant donné que l’un des signes ne comporte pas d’élément verbal, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes représentent une forme de crâne humain, mais que le signe contesté comporte un élément verbal additionnel avec une signification, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.

Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

c) Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 le degré de similitude entre les signes;

 la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

 l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

 le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

 l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour de la vodka et les signes présentent des similitudes visuelles et conceptuelles, dans la mesure où les deux signes représentent une forme de crâne humain. Les produits en cause sont similaires à un haut degré compte tenu qu’il s’agit dans les deux cas de spiritueux et ont, de ce fait, la même nature.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes, qui tous deux ont la forme d’un crâne humain. Toutefois, bien qu'un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

 la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

 la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure

 la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

Aux dires de l’opposante, la similitude des signes et des produits, et le lien qui peut être fait entre la marque antérieure renommée et le signe contesté, entrainera que le signe contesté tire indument profit des investissements réalisés par l’opposante.

En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Avant d’examiner l’argument de l’opposante, il est utile d’observer que l’opposition est dirigée contre les produits suivants:

Classe 33: Produits distillés à base d'agave, à savoir Mezcal et boissons alcoolisées préparées à partir de Mezcal, conformes au cahier des charges de la désignation "Mezcal", telle que protégée par la convention entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains sur la reconnaissance mutuelle et la protection des appellations dans le secteur des boissons spiritueuses.

Comme indiqué plus haut, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’une renommée pour de la vodka.

Profit indu (parasitisme)

Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:

 La marque antérieure est particulièrement reconnaissable et distinguable de tous produits concurrents, en raison de l’originalité de leur contenant.

 En reprenant le crâne humain dans sa même forme d’ensemble et ses mêmes dimensions, le déposant du signe contesté tire indument profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure dès lors qu’il réalise un détournement de l’attractivité, des investissements publicitaires, de l’image et du prestige de la marque antérieure.

 Il n’existe aucun motif propre à justifier une telle copie, les produits de ce type n’ayant pas vocation à avoir une forme de crâne humain qui n’améliore pas le contenu et n’est pas dicté par la fonction finale du produit.

 La reprise à l’identique de la forme du visuel de la marque antérieure par le signe contesté constitue un acte de parasitisme manifeste.

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

Dans le cas présent, la division d’opposition est d’avis que, en raison de la forme en crâne humain des signes, le consommateur moyen des spiritueux sera attiré par cette forme inusuelle. Le lien existant entre les signes pourrait faciliter le choix des produits portant le signe contesté, ce qui permettrait à la demanderesse de bénéficier de la réputation de l’opposante sur le marché.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de risque de préjudice

L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

e) Conclusion

Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.

Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Zuzanna STOJKOWICZ

Loreto URRACA LUQUE

Christophe DU JARDIN

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.