OPOSICIÓN Nº B 3 071 401

Kaktus Playa SA, C/ Balmes, 205 6º-2ª, 08006 Barcelona, España (parte oponente), representada por Alejandra Boada, C/Balmes, 205, 6°-2ª, 08006 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Carlos Macho Pujades, Calle Emilio Tuya 53 5ºC, 33203 Gijón, España (solicitante), representado por Alberto Rey Núñez, Calle Cabrales 29 Entresuelo, Gijón, España (representante profesional).

El 09/12/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 071 401 se estima para todos los servicios impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 950 116 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 950 116 para la marca figurativa . La oposición está basada en el registro de marca española nº 3 652 816 para la marca denominativa “HOTEL KAKTUS PLAYA”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios propios de un hotel.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 43: Provisión de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentación]; cocktail bar; bares; bares [pubs]; restauración [comidas]; restaurante y hostelería; servicios de restaurantes.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los servicios impugnados provisión de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentación]; restauración [comidas]; restaurante y hostelería; servicios de restaurantes o bien se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios (incluyendo sinónimos) o bien se incluyen en la categoría más amplia de los servicios de restauración (alimentación) de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados cocktail bar; bares; bares [pubs] son similares a los servicios propios de un hotel de la parte oponente, puesto que pueden tener el mismo proveedor, así como coincidir en el público relevante y canales de distribución.

El solicitante sostiene que los servicios en cuestión son distintos, puesto que la parte oponente viene utilizando la marca anterior para los servicios propios de un hotel, mientras que la marca solicitada se destina a servicios de bar y cocktelería, especialmente vermuts y tapas. Asimismo, el solicitante presenta unos pantallazos obtenidos a través de un buscador de internet acerca de los signos en conflicto para argumentar que cada uno de ellos se usa en una zona geográfica distinta. Ahora bien, la comparación de los servicios debe basarse en la descripción indicada en las respectivas listas de servicios. Cualquier uso actual o intencionado que no conste en dichas listas no es relevante en la presente comparación, puesto que se trata de la valoración del riesgo de confusión en relación con servicios en los que se basa la oposición y contra los que se dirige; no se trata, por tanto, de la valoración de la confusión real o de la infracción (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). En consecuencia, este argumento del solicitante debe ser desestimado.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio.

El solicitante alega que ha de tenerse en cuenta la característica de “hotel del lujo” de la marca anterior y la especial fidelidad que va ligada tanto al sector de la hostelería como al de la hotelería, de manera que existirá un “aceptable” grado de atención por parte del consumidor. En apoyo de sus argumentos, el solicitante hace referencia a una sentencia del Tribunal General (22/03/2011, T‑486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95) en la que se determina el grado alto de atención por parte del público relevante.

En primer lugar, conviene recordar que a los efectos del presente procedimiento tan solo se tiene en cuenta los servicios tal y como vienen especificados en las listas correspondientes de los signos en liza, de modo que los argumentos del solicitante acerca de la categoría o el coste de los servicios en cuestión resulta irrelevante.

En segundo lugar, en el caso referido por el solicitante, los productos y servicios en cuestión eran, en esencia, vehículos y partes de los mismos, aparatos de iluminación y otros accesorios para los mismos, así como servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. En efecto, tratándose de vehículos, el público consumidor prestará un mayor grado de atención a la hora de adquirir estos productos, puesto que el precio de los mismos es generalmente alto (§  35 de la sentencia referida por el solicitante). La misma conclusión puede inferirse con respecto al resto de productos en cuestión ya que tienen una incidencia directa en la seguridad de los usuarios del vehículo (§  36), así como en el correcto funcionamiento y en el aspecto estético del vehículo (§  37). Por tanto, el caso mencionado por el solicitante no es comparable con el presente asunto, ya que los productos y servicios en cuestión pertenecen a sectores muy distintos, de manera que los criterios a tener en cuenta no coinciden.

3. Los signos

HOTEL KAKTUS PLAYA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca denominativa y son las palabras mismas que la componen las que se protegen, no su forma escrita. Por ese motivo, es irrelevante desde el punto de vista visual si la marca denominativa se representa en letras minúsculas o mayúsculas.

La palabra “CACTUS” del signo impugnado y el elemento verbal “KAKTUS” de la marca anterior se pronuncian de un modo idéntico y, por consiguiente, transmiten el mismo significado cuando se escuchan, esto es “planta de la familia de las cactáceas, de tallo globoso con espinas, propia de climas desérticos” (información extraída del Diccionario de la Real Academia Española el 28/11/2019 en https://dle.rae.es/?w=cactus). Dado que este concepto no guarda relación alguna con los servicios en cuestión, ambos elementos se consideran distintivos.

La palabra “HOTEL” de la marca anterior será entendida por el público relevante como el “establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes y viajeros” (información extraída del Diccionario de la Real Academia Española el 28/11/2019 en https://dle.rae.es/hotel?m=form&e=). Teniendo en cuenta que los servicios en cuestión son servicios de restauración (alimentación) y servicios propios de un hotel, este elemento hace clara alusión a los mismos, de modo que carece de carácter distintivo.

La palabra “PLAYA” de la marca anterior será entendida por el público relevante como la “ribera del mar o de un río grande, formada de arenales en superficie casi plana” (información extraída del Diccionario de la Real Academia Española el 28/11/2019 en https://dle.rae.es/playa). Teniendo en cuenta que los servicios en cuestión son servicios de restauración (alimentación) y servicios propios de un hotel, este elemento hace clara alusión al lugar de prestación de los mismos, de modo que carece de carácter distintivo.

En consecuencia, la marca anterior, en su conjunto, se entenderá como el establecimiento hotelero denominado “KAKTUS” ubicado en una zona de playa. Por lo tanto, el elemento “KAKTUS” es el más distintivo del signo.

El signo impugnado contiene las palabras “VERMUTERÍA & TAPERÍA” en clara alusión al tipo de alimentos –tapas‑ y bebidas –vermuts‑ que se sirven a través de los servicios en cuestión. Por tanto, estos elementos carecen de carácter distintivo. Además, debido a su tamaño minúsculo, tienen un carácter claramente secundario en el signo, siendo “CACTUS” el elemento dominante.

La palabra “CACTUS” del signo impugnado aparece estilizada y se observa la imagen de un cactus en la representación de la letra “t”. Este elemento figurativo viene a reforzar, pues, el concepto del elemento verbal. En todo caso, se tiene en cuenta que cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras “*A*TUS” del elemento más distintivo de la marca anterior, “KAKTUS”, y del signo impugnado, “CACTUS”. Los signos difieren en la primera y tercera letra de este elemento, es decir “K” en la marca anterior y “C” en el signo impugnado. Además, los signos difieren en el elemento figurativo representado en la letra “t” del signo impugnado, así como en la estilización y el color verde de las letras. Aunque los signos también difieren en las palabras “HOTEL” y “PLAYA” de la marca anterior y “VERMUTERÍA & TAPERÍA” del signo impugnado, éstas carecen de carácter distintivo con respecto a los servicios en cuestión, por lo que su impacto es muy limitado en la comparación de los signos.

Por consiguiente, teniendo en cuenta las explicaciones anteriores respecto del carácter distintivo y el impacto que causan los elementos que forman los signos, se considera que los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en los elementos “KAKTUS” y “CACTUS”, puesto que la pronunciación de las letras “K” y “C” es idéntica en este caso. La pronunciación difiere en las palabras “HOTEL” y “PLAYA” de la marca anterior, puesto que las palabras “VERMUTERÍA & TAPERÍA” del signo impugnado no se pronunciarán debido a su tamaño minúsculo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta las explicaciones anteriores respecto del carácter distintivo y el impacto que causan los elementos que forman los signos, se considera que los signos tienen un alto grado de similitud fonética.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Los signos coinciden en el concepto que transmiten los elementos distintivos “KAKTUS” y “CACTUS”, respectivamente, mientras que el resto de palabras que integran los signos trasmiten conceptos que aluden directamente al tipo de servicios en cuestión o al lugar de prestación de los mismos y, en consecuencia, no sirven para identificar el origen empresarial de los signos. En consecuencia, dado que los signos se asociarán con un significado similar, los signos son conceptualmente similares en grado alto.

Dado que se ha determinado que los signos son similares en todos los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos no distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente caso, los servicios son en parte idénticos y en parte similares, y van dirigidos al público en general con un grado de atención que se considera medio.

El carácter distintivo de la marca anterior se considera normal.

Los signos son visualmente similares en grado medio, mientras que fonética y conceptualmente los signos son similares en grado alto. En efecto, los signos coinciden en la pronunciación de sus elementos más distintivos, en concreto, “KAKTUS” de la marca anterior y “CACTUS” del signo impugnado, de manera que ambos transmiten el mismo significado desde la perspectiva del público relevante. El elemento figurativo representado en el signo impugnado viene a reforzar este mismo concepto. El resto de elementos verbales contenidos en los signos, carecen de carácter distintivo con respecto a los servicios en cuestión y en el caso del signo impugnado son claramente secundarios.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, en el presente caso, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una sub‑marca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de servicios que designa (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española nº 3 652 816. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Helen Louise MOSBACK

Marta GARCÍA COLLADO

María del Carmen SUCH SÁNCHEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).