Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 29.03.2019 r.

Anna Zadrozna ul. Korfantego 27 01-496 Warszawa POLONIA

Nr zgłoszenia:	017951102
Nr referencyjny zgłaszającego:
Znak towarowy:
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	Joanna Draniak-Kicińska ul. Rolnicza 7 05-152 Czosnów POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 25.10.2018 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 27.12.2018 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Firma zgłaszającego, Bandi Cosmetics Sp. z o.o. to rodzinna spółka, która od blisko 30 lat buduje swoją pozycję na polskim rynku i stała się rozpoznawalną marką kosmetyków w Polsce. Produkty Bandi były wielokrotnie nagradzane w konkursach kosmetycznych.

2. Fakt, że oznaczenie ma słabą moc odróżniającą nie wyklucza jego rejestracji, o ile może służyć do identyfikowania źródła pochodzenia towaru i nie narusza interesu publicznego, czyli nie ogranicza innym przedsiębiorcom dostępu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych.

3. Na rynku preparatów kosmetycznych zwyczajowo stosuje się nazwy sugestywne o obniżonej mocy odróżniającej. W związku z tym konsumenci tych towarów, uważni i zorientowani, są obeznani z tą praktyką.

4. Poprzednio EUIPO udzielił rejestracji oznaczeń o niskiej zdolności odróżniającej oznaczających towary kosmetyczne.

5. Wyraz „save” będzie miało zupełnie inne konotacje w odniesieniu do kosmetyków niż te, które wskazuje Urząd.

6. Urząd skupił się głównie na wyrazie zawartym w znaku, nie uwzględniając klamry { }, w którą ujęty jest element słowny.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16.09.2004 r. C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 31.)

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26.11.2003 r. T‑222/02 ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

Uwagi ogólne co do art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Co do argumentów zgłaszającego

1. Firma zgłaszającego, Bandi Cosmetics Sp. z o.o. to rodzinna spółka, która od blisko 30 lat buduje swoją pozycję na polskim rynku i stała się rozpoznawalną marką kosmetyków w Polsce. Produkty Bandi były wielokrotnie nagradzane w konkursach kosmetycznych.

W odniesieniu do tego argumentu Urząd informuje, że sukces komercyjny spółki zgłaszającego i rozpoznawalność jej firmy Bandi Cosmetics Sp. z o.o. nie świadczy o posiadaniu przez omawiane oznaczenie „{save}”, będące jednym ze znaków towarowych tej spółki, zdolności odróżniającej. Z tych samych względów badając omawiane oznaczenie nie można brać pod uwagę nagród przyznanych dla kosmetyków firmy zgłaszającego. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie właściwości i działania produktów kosmetycznych są inne od tych uwzględnianych przy badaniu zdolności odróżniającej znaku towarowego, którego funkcją jest identyfikacja pochodzenia handlowego towaru lub usługi.

Charakter odróżniający znaku towarowego Unii Europejskiej rozpatruje się wyłącznie na podstawie właściwych przepisów RZTUE, zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez sądy UE.

2. Fakt, że oznaczenie ma słabą moc odróżniającą nie wyklucza jego rejestracji, o ile może służyć do identyfikowania źródła pochodzenia towaru i nie narusza interesu publicznego, czyli nie ogranicza innym przedsiębiorcom dostępu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych.

Urząd zgadza się ze zgłaszającym co do tego, że zgodnie z przepisem artykułu 7 ust. 1 lit. b) RZTUE nawet najniższy poziom charakteru odróżniającego jest wystarczający, aby nie zaistniała bezwzględna podstawa odmowy rejestracji. Jednakże w przypadku omawianego oznaczenia nie stwierdzono wymaganego minimalnego poziomu charakteru odróżniającego.

O ile brak charakteru odróżniającego nie może być jedynie wynikiem stwierdzenia, że oznaczenie jest sloganem reklamowym, aby taki slogan mógł pełnić funkcję znaku towarowego, musi posiadać zdolność odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że nie będzie podlegało ochronie jako znak towarowy takie oznaczenie, które składa się z prostych, banalnych słów, pełni raczej rolę komunikatu, informacji czy opisu niż oznaczenia, które nie byłoby w stanie odróżniać towary lub usługi danego przedsiębiorstwa od innych, obecnych na rynku.

Należy przyznać, że rejestracja znaku towarowego nie wymaga ustalenia szczególnego stopnia inwencji lub kreatywności ze strony właściciela znaku. Ponadto brak odróżniającego charakteru nie może po prostu wynikać ze stwierdzenia, że dany znak nie ma dodatkowego wymyślonego elementu lub nie wygląda niezwykle lub zadziwiająco (patrz także wyrok z dnia 05.04.2001 r. T‑87/00 ‘EASYBANK’, pkt 39).

Niemniej jednak, w niniejszej sprawie oznaczenie „{save}” nie może być postrzegane jako fantazyjne, zaskakujące lub nieoczekiwane w stosunku do zakwestionowanych towarów. Oznaczenie „{save}” umieszczone na dowolnych towarach będzie zrozumiane jako oszczędzaj; zaoszczędź. Służy ono jedynie podkreśleniu ich pozytywnych aspektów, wskazując, że kupując je konsument wyda mniej (niż w przypadku zakupu towarów konkurencji), zaoszczędzi. O ile można się zgodzić ze zgłaszającym, że konsumenci są przyzwyczajeni do języka reklamy niosącego proste promocyjne komunikaty, to nie oznacza, że w przekazie o treści „zaoszczędź, oszczędzaj, zaoszczędzisz” docelowy odbiorca dostrzeże wskazówkę pochodzenia handlowego towarów (wyrok z dnia 21.01.2010 r., C‑398/08 P, ‘Audi’, pkt 45 oraz wyrok z dnia 12.07.2012 r. C‑311/11 P ‘Smart Technologies’, pkt 34).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Urząd powołuje bogate orzecznictwo dotyczące braku zdolności odróżniającej podobnych do badanego znaków składających się promocyjnych komunikatów zachwalających:

- „Premium/PREMIUM” oznaczające „najwyższą jakość” (wyrok z 22.05.2012 r., T‑60/11, „Suisse Premium”, § 46-49, 56, 58; 17.01.2013 r., T-582/11 oraz T-583/11, „Premium XL / Premium L”, § 26);

- „SALESNOW” (w jęz. polskim: wyprzedaż teraz, natychmiastowa sprzedaż), decyzja z 13.07.2012 r., EUTM 010760081;

- „BigXtra” (w jęz. polskim: dużo więcej, wyjątkowo duże zniżki) wyrok z 11.12.2014 r., C‑253/14 P, pkt 11 i 41;

- „Best Buy” (w jęz. polskim: najlepszy zakup, najlepszy wybór), wyrok z  03.07.2003 r., T-122/01.

3. Na rynku preparatów kosmetycznych zwyczajowo stosuje się nazwy sugestywne o obniżonej mocy odróżniającej. W związku z tym konsumenci tych towarów, uważni i zorientowani, są obeznani z tą praktyką.

Orzecznictwo Izb Odwoławczych EUIPO i Trybunału wskazuje, że docelowymi odbiorcami towarów kosmetycznych i dotyczących pielęgnacji urody w klasach 3 i 5 są przeciętni użytkownicy, których uwaga będzie na poziomie przeciętnego, stosunkowo dobrze poinformowanego, spostrzegawczego i rozsądnego użytkownika (m.in. decyzja Piątej Izby Odwoławczej z 25.02.2019 r., R 2465/2018‑5, pkt 16. Nawet jeżeli poziom uwagi docelowych odbiorców części towarów w klasie 5, takich jak preparaty farmaceutyczne jest wyższy niż przeciętny, niekoniecznie wynika z tego, że nieznaczny charakter odróżniający oznaczenia będzie wystarczający, w przypadku gdy właściwe grono odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie (wyrok z dnia 12.07.2012 r. C‑311/11 P ‘Smart Technologies’, pkt 48).

Sąd stwierdził, że nawet jeśli uwaga docelowych odbiorców będzie wyższa niż przeciętna, poziom ich uwagi jest stosunkowo niski w odniesieniu do czysto promocyjnych oznaczeń, których także dobrze zorientowani konsumenci nie uznają za decydujące (wyrok z 05.12.2002 r., T-130/01, „REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS”, pkt 24).

Niezależnie od zwyczajów przyjętych na danym rynku, zgodnie utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości slogan reklamowy może mieć charakter odróżniający, jeżeli jest odbierany jako coś więcej, niż zwykły przekaz reklamowy wychwalający właściwości towarów lub usług, ze względu na to, że: jest wieloznaczny; i/lub stanowi grę słów; i/lub wprowadza elementy wysiłku twórczego czy zaskoczenia, dzięki czemu może być postrzegany jako fantazyjny, zaskakujący i nieoczekiwany; i/lub cechuje się oryginalnością lub szczególną siłą wywoływania skojarzeń; i/lub stymuluje procesy poznawcze właściwego kręgu odbiorców lub skłania do wysiłku interpretacyjnego (wyrok z 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 P „VORSPRUNG DURCH TECHNIK”, pkt 47, oraz wyrok z 13.04.2011 r. w sprawie T‑523/09 „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH”, pkt 37).

Ponadto do ustalenia charakteru odróżniającego sloganu mogą przyczynić się następujące cechy: niezwykłe struktury składniowe; zastosowanie środków językowych i stylistycznych, takich jak aliteracja, metafora, rym, paradoks itp.¹

Niemniej jednak przedmiotowe oznaczenie nie jest niejasne czy niezrozumiałe, a jego interpretacja nie wymaga od konsumenta znacznego wysiłku umysłowego, co przemawiałoby za charakterem odróżniającym znaku.

4. Poprzednio EUIPO udzielił rejestracji oznaczeń o niskiej zdolności odróżniającej oznaczających towary kosmetyczne.

Odnosząc się do tego argumentu zgłaszającego, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15.09.2005 r. C‑37/03 P ‘BioID’, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09.10.2002 r. T‑36/01 ‘Surface d'une plaque de verre’, pkt 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).

Dodatkowo stwierdzić należy, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem oraz praktyką, każdy znak badany jest z osobna a Urząd nie jest związany swoimi poprzednimi decyzjami. Niemniej, w drodze wyjaśnienia należy podkreślić, że aby móc stwierdzić, że uprzednie rejestracje są podobne do omawianego znaku, nie wystarczy po prostu stwierdzić, że zawierają one podobne elementy, jeden lub oba elementy składowe omawianego znaku, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów.

Wszystkie wzmiankowane przez zgłaszającego znaki są znacząco odmienne od omawianego oznaczenia, stąd nie można ich uznać za istotny argument na poparcie omawianego znaku.

5. Wyraz „save” będzie miało zupełnie inne konotacje w odniesieniu do kosmetyków niż te, które wskazuje Urząd.

Badając zdolność odróżniającą znaku towarowego Urząd nie bierze pod uwagę intencji zgłaszającego co do odbioru znaczenia / rozumienia znaku, lecz sposób, w jaki oznaczenie będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców w odniesieniu do konkretnych towarów i usług w oparciu o zwyczajne rozumienie danego słowa.

Nie ulega wątpliwości, że angielski czasownik „save” odnosi się do wielu znaczeń w zależności od tego, w jakim kontekście i w jakich związkach frazeologicznych jest używany. Zgłaszający wskazuje na to, jak doszło do opracowania omawianego znaku w związku ze skojarzeniami, jakie ono wywołuje. Jednak wszystkie sugerowane przez zgłaszającego znaczenia wymagają utworzenia z czasownikiem „save” jakiegoś związku frazeologicznego. Jednym ze znaczeń tego słowa jest, jak wykazał Urząd w zawiadomieniu z dnia 25.10.2018 r., „oszczędzać, zaoszczędzić.” Urząd, wskazując to znaczenie oparł się na definicjach słownikowych i potocznym znaczeniu tego słowa występującego pojedynczo, bez żadnych kolokacji. Otóż wyraz „save” występujący samodzielnie będzie zrozumiany jako bezokolicznik „oszczędzać, zaoszczędzić” lub tryb rozkazujący „oszczędzaj, oszczędzajcie, zaoszczędź, zaoszczędźcie”.

Jak zgłaszający podnosi, konsumenci są przyzwyczajeni do panujących na rynku zwyczajów związanych z marketingiem i reklamą określonych towarów. Zatem docelowi odbiorcy będą spodziewali się na towarach lub ich opakowaniach haseł promocyjnych, zachęcających do zakupów i zachwalających towary lub usługi ze względu na ich cenę, najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Nie oznacza to, że w konfrontacji z oznaczeniami typu okazja, wyprzedaż, zniżka, najlepszy wybór, korzystny zakup, konsumenci będą postrzegali w nich znaki towarowe danego przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie, tego typu określenia są odbierane jako banalne promocyjne slogany reklamowe (wyrok z  03.07.2003 r., T-122/01, „Best Buy”, (pkt 28-29 i 33).

Poza tym należy stwierdzić, że okoliczność, w której przedmiotowe oznaczenie może mieć kilka znaczeń, może stanowić grę słów lub też może być postrzegane jako ironiczne, zdumiewające i nieoczekiwane wcale nie czyni go odróżniającym. Owe różne elementy czynią oznaczenie odróżniającym wyłącznie, jeżeli jest ono od razu postrzegane przez dany krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towarów zgłaszającego i to w celu umożliwienia danemu kręgowi odbiorców odróżnienia, bez możliwego wprowadzenia w błąd, towarów zgłaszającego od towarów mających inne pochodzenie handlowe (patrz wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 84.)

6. Urząd skupił się głównie na wyrazie zawartym w znaku, nie uwzględniając klamry { }, w którą ujęty jest element słowny.

Urząd pragnie zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i praktyką zbadał omawiany znak rozpatrywany jako całość, co nie wyklucza jednak uprzedniego zbadania każdego z poszczególnych elementów, z których znak jest złożony (wyrok z dnia 09.07.2003 r. T‑234/01 ‘Stihl’, pkt 32).

Należy zwrócić uwagę, że próg dystynktywności elementów graficznych zawartych w znaku, którego elementy słowne są opisowe lub  pozbawione charakteru odróżniającego uległ znacznemu zaostrzeniu w dniu 2 stycznia 2016 r. na mocy Wspólnego komunikatu z 2 października 2015 r. dotyczącego wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym lub pozbawione charakteru odróżniającego².

W świetle tej praktyki ujęcie słowa „save” w nawiasy klamrowe {} nie nadaje znakowi charakteru odróżniającego, ponieważ samo użycie znaków interpunkcyjnych towarzyszących elementom słownym pozbawionym charakteru odróżniającego nie jest w stanie odwrócić uwagi docelowego odbiorcy od banalnego promocyjnego komunikatu niesionego przez elementy słowne znaku (patrz także wyrok z 05.12.2002 r., T‑91/01, pkt 40).

Co do zasady dodanie znaków interpunkcyjnych lub innych symboli powszechnie stosowanych w handlu nie nadaje charakteru odróżniającego oznaczeniu składającemu się z elementów słownych o charakterze opisowym/pozbawionych charakteru odróżniającego (wyrok z  03.07.2003 r., T-122/01, , pkt 20).

Zasadniczo nawiasy stosuje się w piśmie w celu oddzielenia wyrazów lub zdań wtrąconych. Ponadto w matematyce nawiasy w kształcie pary łuków ( ) lub klamer { }, wydzielają część wyrażenia algebraicznego. W omawianym znaku „{save}” nawiasy klamrowe obok standardowej czcionki będą postrzegane jako element dekoracyjny. Zestawienie promocyjnego zachwalającego elementu słownego z prostymi znakami interpunkcyjnymi lub elementami dekoracyjnymi w postaci nawiasów klamrowych nie wprowadza nowej jakości i nie nadaje niecodziennego charakteru, a tym samym nie wywołuje u właściwego konsumenta wrażenia wystarczająco odmiennego od wrażenia wywołanego przez zwykłe zestawienie tych elementów, aby mogło zmienić jego sens lub zakres. Tym samym, nie można mówić o posiadaniu przez omawiane zestawienie odmiennego charakteru niż ten, jaki posiada każdy z elementów rozpatrywany osobno. Ponieważ żaden z elementów znaku, rozpatrywany z osobna, nie posiada charakteru odróżniającego, tym samym znak rozpatrywany jako całość jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 017951102 zostaje odrzucone  w stosunku do wszystkich towarów.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania.

W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Anna MAKOWSKA

Załącznik:

Zawiadomienie z 25.10.2018 r. o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji