Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 04/07/2019

BRUNACCI & PARTNERS S.R.L Via Scaglia Est, 19-31 41126 Modena ITALIA

Fascicolo nº:	017951313
Vostro riferimento:	29612EU/MB/FB/AG
Marchio:	RISTRUTTURASMART
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	RISTRUTTURASMART S.r.l. Via Ghiarola Nuova, 85/87 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALIA

In data 25/10/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 25/02/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La distintivita’ del segno “RISTRUTTURASMART” deriva dal fatto che il consumatore medio lo percepirà come un termine unico e non lo scomporrà nelle parti che lo costituiscono. Pertanto, nel suo complesso, “RISTRUTTURASMART” costituisce un’espressione originale e fantasiosa derivante dalla composizione di termini di due lingue diverse, destituendo il termine di un valore meramente elogiativo.

2. Il termine “SMART” ha un significato diverso da quello indicato dall’Ufficio. Tale sintagma, in unione con “RISTRUTTURA”, costituisce un ossimoro che presenta un messaggio insolito e sorprendente.

3. Non vi è un rapporto diretto tra il termine in esame e i prodotti e servizi contestati.

4. Il segno “RISTRUTTURASMART” possiede un valore di marchio poiché coincide con la denominazione sociale del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

In primo luogo l’Ufficio fa notare che l’obiezione si basa esclusivamente sui motivi di diniego assoluti relativi all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, ovvero il segno non è distintivo per i prodotti e servizi richiesti. Con la comunicazione del 25/10/2018 l´Ufficio ha affermato infatti che il segno sarebbe percepito come uno slogan promozionale elogiativo che ha come proposito quello di sottolineare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi.

1. Con riferimento all’affermazione che il segno “RISTRUTTURASMART” costituisce, nel suo insieme, un neologismo di carattere distintivo poiché, concordemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il pubblico medio non lo scomporrà nelle varie parti che lo costituiscono.

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero “RISTRUTTURA” e “SMART” così come appaiono nel segno. Si tratta di un termine italiano (verbo) e un vocabolo inglese (aggettivo) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati e che è facilmente comprensibile dal pubblico di lingua italiana.

Inoltre, come da costante giurisprudenza comunitaria, il fatto di giustapporre due parole generiche “senza nessuna modifica grafica o semantica, non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese” (12/01/2000, T-19/99, Companyline, ECLI:EU:T:2000:4, § 26).

Al contrario di quanto afferma il richiedente, le due parole hanno un significato ben preciso se utilizzate insieme. Il segno è composto dal verbo “ristrutturare” coniugato alla seconda persona singolare dell’imperativo e dall’aggettivo inglese “smart”. Questo consiste in un semplice accostamento di termini del tutto comprensibile. Quindi la dicitura nel suo insieme non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento. Essa trasmette un messaggio chiaro e inequivoco, traducibile in italiano come “ristruttura in modo elegante”. L’Ufficio pertanto si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato plausibile che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua italiana senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi, come già detto, di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati, nonché il pubblico di riferimento (ovvero il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “RISTRUTTURASMART” non può che essere considerata come un messaggio commerciale elogiativo promozionale destinato a comunicare un messaggio motivante, ovvero incitare il consumatore a ristrutturare/rimettere a nuovo in modo elegante e raffinato facendo ricorso ai prodotti e servizi offerti dal richiedente (“granito; terracotta; grès per costruzione; lastre per costruzioni, non di metallo; rivestimenti di pareti non metallici; rivestimenti in legno; riparazione di edifici; ristrutturazione di edifici; servizi di consulenza inerenti manutenzione, montaggio di impalcature; fornitura di informazioni inerenti il restauro di edifici; installazione di piastrelle per pavimenti; architettura di interni; consulenza di architettura; decorazione interna; perizie [lavori d'ingegneria]”; ecc.).

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Va osservato che il motivo per cui l’Ufficio ritiene che il segno sia carente di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione, dal momento che il pubblico percepirà l’espressione “RISTRUTTURASMART” come un’informazione di carattere promozionale (09 gennaio 2014, R 1475/2013-5, I’M SMART, § 21).

A sostengo delle precedenti affermazioni, l’Ufficio rileva che il richiedente compie un’analisi dettagliata dei due termini distinti “RISTRUTTURA” e “SMART” specificando che il loro accostamento risulta in un’espressione originale e fantasiosa dal momento che questi appartengono a due lingue diverse. Da ciò si può dedurre che, differentemente da come affermato inizialmente dal richiedente, il pubblico rilevante distinguerà il segno in esame come la composizione di due termini distinti che comunicano un chiaro messaggio invece di percepire un unico sintagma dal vago significato.

Il richiedente prosegue affermando che il pubblico inglese comprenderà solamente il termine “SMART” senza attribuire alcun significato al verbo “RISTRUTTURA”. Questo in quanto il concetto di “ristrutturare” è indicato, nella lingua inglese, con il verbo “renovate” o “restorate”.

L’Ufficio concorda con tali osservazioni, ma precisa che l’obiezione sollevata in data 25/10/2018 prende in considerazione esclusivamente il pubblico italiano. Pertanto, la percezione del pubblico di lingua inglese del segno in esame risulta del tutto irrilevante ai fini della presente decisione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i prodotti di cui trattasi.

Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1 sono da rigettare.

2. Il richiedente presenta un significato diverso del termine “SMART” da quello indicato nella lettera del 25/10/2018, proponendo i significati di “pronto, sveglio, bravo” concordemente con quanto indicato dal dizionario Collins. Concordemente, si afferma che tale significato di “SMART”, unito con il termine “RISTRUTTURA”, crea un ossimoro poiché “mette in correlazione l’attività di rifacimento edilizio/urbanistico, notoriamente percepita come disagevole e complessa per le numerose operazioni e fasi di lavoro che la compongono, con l’idea di prontezza/efficienza, dando luogo ad un contrasto concettuale originale ed insolito”.

Al riguardo conviene ricordare, in primo luogo, che il significato potenziale dei vocaboli in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti e servizi per cui il marchio è richiesto e ai consumatori cui tali prodotti si dirigono (12.03.2014, T-102/11, T-369/12 - T-371/12, IP Zone et al., EU:T:2014:118, § 30). In secondo luogo, il significato semantico che sarà percepito dal pubblico destinatario deve essere analizzato tenendo in considerazione l’intero segno per cui è richiesta protezione e non solo una sua componente isolata.

Un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE si applica anche nei casi in cui la struttura lessicale utilizzata, sebbene non sia corretta da un punto di vista grammaticale, può essere considerata comune nel linguaggio pubblicitario e nel contesto commerciale di cui trattasi. È ciò che si è verificato nel caso della combinazione «Eco Pro», nella quale l’elemento elogiativo «Pro» è collocato dopo l’elemento descrittivo «Eco» e che sarebbe percepita dal pubblico di riferimento come un’indicazione che i prodotti designati sono destinati a «professionisti ambientalisti» o sostengono i principi ambientalisti (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32). Quanto sopra indicato è applicabile al caso di specie.

L’Ufficio precisa che al fine di percepire il significato indicato dal richiedente, il consumatore dovrà scomporre il segno nelle parti che lo compongono giungendo a identificare i due termini di “RISTRUTTURA” e “SMART”.

In aggiunta, sebbene la presenza di un significato che privi il segno di distintività è sufficiente per impedire la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7(1)(b) RMUE, l’Ufficio osserva che anche il significato proposto dal richiedente non è sufficiente a dotare il segno di distintività. Difatti, il significato che l’attività di ristrutturazione urbanistica avviene/è fornita in maniera efficiente, non aggiunge nessun elemento immaginativo, sorprendente o inaspettato a ciò che il consumatore ragionevolmente potrebbe ricavare dal termine “RISTRUTTURASMART”.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 2 sono da rigettare.

3. Con riferimento all'argomento del richiedente al punto 3 di cui sopra, in relazione ai beni e servizi obiettati, l’Ufficio ribadisce, contrariamente a quanto eccepito dal richiedente, che l’espressione “RISTRUTTURASMART” sarà immediatamente percepita dal pubblico di riferimento come un messaggio promozionale indicante che detti servizi, compresi nelle classi 19, 37 e 42, sono essi stessi materiali impiegati per la ristrutturazione e servizi concernenti l’attività di costruzione e restauro sia esterno che interno di edifici.

Infatti, i beni di “materie prime per la ceramica; granito; terracotta; grès per costruzione; lastre per costruzioni, non di metallo; marmo; materiali da costruzione non metallici; mosaici per costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pareti, non di metallo; piastrelle per pavimenti, non di metallo; pietra; pietra artificiale; piastrelle in ceramica; rivestimenti di pareti non metallici; costruzioni non metalliche; pavimentazione a piastrelle non metalliche; rivestimenti [costruzione] non metallici; parquets; rivestimenti in legno” sono tutti materiali abitualmente impiegati per la ristrutturazione e il rinnovamento di interni. Di conseguenza, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come riferirsi all’attività di ristrutturazione in maniera elegante.

Inoltre, i servizi indicati nella classe 37 (costruzione, riparazione, manutenzione, verniciatura, restauro, demolizione di edifici, etc.) riguardano attività che possono essere categorizzate nell’area della ristrutturazione. Di conseguenza, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come un’informazione relativa alla destinazione dei servizi in questione.

Infine, i servizi di “architettura di interni; consulenza di architettura; decorazione interna; perizie [lavori d'ingegneria]; progettazione per la costruzione; servizi di architettura; progettazione di interni ed esterni di edifici; consulenza in decorazione di interni; stilismo [industrial design]; design industriale e arti grafiche; progettazione architettonica” in classe 42 sono servizi funzionali all’attività della ristrutturazione.

La presente deduzione è peraltro supportata dallo stesso richiedente, laddove afferma che “la giustapposizione di “RISTRUTTURA” e “SMART” mette in correlazione l’attività di rifacimento edilizio/urbanistico, notoriamente percepita come disagevole e complessa per le numerose operazioni e fasi di lavoro che la compongono […] con l’idea di prontezza/efficienza”. Di conseguenza, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come un’informazione relativa alla destinazione dei servizi in questione.

Il segno richiesto presenta dunque con i beni e servizi in contestazione un nesso sufficientemente diretto e concreto da consentire al pubblico destinatario di lingua italiana di percepire immediatamente, e senz’altra riflessione, un messaggio positivo riguardante la natura dei beni e servizi nel senso innanzi indicato. Ne consegue che, l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e paragrafo 2 RMUE è applicabile alla richiesta in esame.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 3 sono da rigettare.

4. Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale i vocaboli compresi nel segno corrisponderebbero alla denominazione sociale del richiedente, l’Ufficio fa notare che tale circostanza, di per se’, non comporta l’acquisizione di capacità distintiva ed è pertanto irrilevante.

Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 4 sono da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17951313 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO