WIDERSPRUCH Nr. B 3 069 617

EvoCrete Industries GmbH, Hauptstraße 28, 35619 Braunfels-Bonbaden, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Dr. Müller Patentanwälte, Mühlstr. 9a, 65597 Hünfelden-Dauborn, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Shamrock GeoScience Ltd., Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Suite 15, Francis Rachel Street, P.O. Box 1004, Mahe, Seychellen (Anmelderin), vertreten durch Kleymann Karpenstein & Partner mbB, Philosophenweg 1, 35578 Wetzlar, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 16/12/2019 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nr. B 3 069 617 wird für alle angefochtenen Waren stattgegeben.

2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 953 923 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

3. Die Anmelderin trägt die Kosten, die auf 620 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren (Klassen 1 und 19) der Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 953 923 (Bildmarke ) ein. Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 12 171 047 (Wortmarke „EvoCrete“). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und  b UMV.

ZULÄSSIGKEIT

Die Behauptung der Anmelderin, der Widerspruch sei nicht fristgerecht begründet worden und daher als unzulässig zurückzuweisen, ist unzutreffend. Der Widerspruch wurde innerhalb der Widerspruchsfrist am 27/11/2018 und unter Angabe der Widerspruchsgründe (Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV) eingereicht. Dies ist in Hinblick auf die Zulässigkeit des Widerspruchs ausreichend. Auch die weitere Begründung der Widersprechenden vom 30/04/2019 wurde innerhalb der vom Amt hierfür gesetzten Frist eingereicht und ist damit zu berücksichtigen

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritätstag der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war. Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Benutzungsnachweis in Form eines gesonderten Schriftstücks gemäß Artikel 10 Absatz 1 DVUM eingereicht.

Daher ist der Antrag auf Benutzungsnachweis gemäß Artikel 10 Absatz 1 DVUM nicht zulässig.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:

Klasse 1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse als Zusätze für Zement; Betonbindemittel.

Klasse 19 Baumaterialien (nicht aus Metall); Betonbauteile.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren:

Klasse 1 Betonzusätze [chemische Erzeugnisse]; Betonbindemittel; Chemische Zusätze für Zement; Substanzen zur Bodenstabilisierung; Chemische Präparate zur Bodenstabilisierung; Chemische Substanzen als Asphaltzusätze; Chemische Erzeugnisse als Zusätze für Zement; Bindemittel [chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke]; Chemische Erzeugnisse zur Herstellung von Bindemitteln.

Klasse 19 Baumaterialien, nicht aus Metall; Betonbauteile; Straßenbaubindemittel; Straßenbaumaterialien, nicht aus Metall.

Angefochtene Waren in Klasse 1

Die angefochtenen Betonzusätze [chemische Erzeugnisse]; Betonbindemittel; Chemische Zusätze für Zement; Substanzen zur Bodenstabilisierung; Chemische Präparate zur Bodenstabilisierung; Chemische Substanzen als Asphaltzusätze; Chemische Erzeugnisse als Zusätze für Zement; Bindemittel [chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke]; Chemische Erzeugnisse zur Herstellung von Bindemitteln sind in der weiter gefassten Kategorie Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke der Widersprechenden enthalten oder überschneiden sich mit ihr. Deshalb sind sie identisch.

Angefochtene Waren in Klasse 19

Die angefochtenen Baumaterialien, nicht aus Metall; Betonbauteile; Straßenbaubindemittel; Straßenbaumaterialien, nicht aus Metall und die Baumaterialien (nicht aus Metall); Betonbauteile der älteren Marke sind identisch, entweder, weil sie identisch in beiden Verzeichnissen enthalten sind (einschließlich Synonyme), oder weil die Waren der Widersprechenden die angefochtenen Waren enthalten.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch befundenen Waren an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen.

Der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums kann je nach Preis, Spezifizität oder den Geschäftsbedingungen, zu denen die Waren und Dienstleistungen erworben werden, von durchschnittlich bis hoch variieren.

3. Die Zeichen

EvoCrete
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Der einheitliche Charakter der Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung ist es daher hinreichend, dass nur für einen Teil des relevanten Publikums der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Die Elemente „Evo“ und „Crete“ der Zeichen haben keine Bedeutung und sind somit kennzeichnungskräftig im Deutschen. Somit hält es die Widerspruchsabteilung für angemessen, den Vergleich der Zeichen auf den Teil des relevanten Publikums zu richten, der Deutsch spricht.

Die Elemente „Soil solidifier & Concrete modifier“ (Bodenfestiger/-härter & Betonmodifikator) sind englische Begriffe. Soweit sie verstanden werden sind sie als Beschreibung der Warenart/-funktion ohne Kennzeichnungskraft. Für den Teil des Verkehrs, der sie nicht versteht, sind sie ohne Bedeutung und daher im Prinzip von normaler Kennzeichnungskraft. Im Vergleich zu dem Begriff „EvoCrete“ und dem Bildelement der angefochtenen Marke, welche zusammen deren Gesamteindruck dominieren, sind sie visuell allerdings völlig nachrangig; sie haben daher in jedem Fall nur eine sehr eingeschränkte Wirkung auf den Zeichenvergleich.

Die Schriftart und Farbgebung der Wortelemente der angefochtenen Marke sind dekorativ und damit ohne Kennzeichnungskraft. Das Bildelement (Anordnung grüner Kreise um ein graues Rechteck) hingegen ist insgesamt gesehen weder banal noch hat es eine Bedeutung in Hinblick auf die Waren und ist damit kennzeichnungskräftig.

Grundsätzlich gilt: Wenn Zeichen aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen, übt der Wortbestandteil des Zeichens in der Regel eine stärkere Wirkung auf den Verbraucher aus als der Bildbestandteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Publikum nicht dazu tendiert, Zeichen zu analysieren, und sich leichter durch ihr Wortelement als durch ihre Bildelemente auf die fraglichen Zeichen beziehen wird (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Wenn Verbraucher mit einer Marke konfrontiert werden, neigen sie im Allgemeinen dazu, sich auf den Anfang eines Zeichens zu konzentrieren. Der Grund dafür ist, dass das Publikum von links nach rechts (bzw. von oben nach unten) lesen wird, wodurch der linke (bzw. obere) Teil des Zeichens (der Anfangsteil) derjenige ist, auf den sich die Aufmerksamkeit des Lesers zuerst richtet.

Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf „EvoCrete“ überein und unterscheiden sich in Hinblick auf die visuell nachrangigen Wörter „Soil solidifier & Concrete modifier“ sowie die graphischen Aspekte der angefochtenen Marke.

Die Zeichen sind daher mindestens durchschnittlich ähnlich.

In klanglicher Hinsicht ist es unwahrscheinlich, dass der Verkehr die visuell nachrangigen Wörter „Soil solidifier & Concrete modifier“ der angefochtenen Marke aussprechen wird, wenn er sich mündlich auf das Zeichen bezieht, Er wird sie, wie auch die ältere Marke, lediglich mit „EvoCrete“ benennen.

Die Zeichen sind daher identisch.

Begrifflich hat keines der Zeichen in seiner Gesamtheit eine Bedeutung und die von einem Teil des Verkehrs in der angefochtenen Marke erfassten Konzepte können mangels Kennzeichnungskraft den Vergleich nicht nennenswert beeinflussen. Somit beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Unter Berücksichtigung der Warenidentität, der mindestens durchschnittlichen bildlichen Ähnlichkeit und klanglichen Identität der Zeichen, sowie der Tatsache, dass die normal kennzeichnungskräftige ältere Marke in ihrer Gesamtheit als erstes und dominantes Wortelement in der angefochtenen Marke wiedergegeben wird besteht selbst aus Sicht hoch aufmerksamer Verbraucher klar Verwechslungsgefahr. Das Bildelement der angefochtenen Marke ist zwar kennzeichnungskräftig, jedoch wird der Verkehr diesem aus den unter c) dargelegten Gründen weniger Beachtung zukommen lassen. Die Elemente „Soil solidifier & Concrete modifier“ der angefochtenen Marke sind visuell nachrangig und können die Zeichen daher ebenfalls nicht erheblich voneinander abgrenzen.

Insgesamt gesehen ist es in der Tat höchst denkbar, dass der relevante Verbraucher die angefochtene Marke als Untermarke wahrnimmt, d. h. als Abwandlung der älteren Marke, die je nach Art der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verschiedene Gestaltungen aufweist (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim deutschsprachigen Teil des Publikums Verwechslungsgefahr. Wie oben in Abschnitt c) dieser Entscheidung erwähnt, ist es für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Daher ist der Widerspruch auf der Grundlage der Unionsmarkeneintragung Nr. 12 171 047 der Widersprechenden begründet. Daraus folgt, dass die angefochtene Marke für alle angefochtenen Waren zurückgewiesen werden muss.

Da dem Widerspruch aufgrund von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV in vollem Umfang stattgegeben wurde, besteht keine Notwendigkeit zur Prüfung des anderen Widerspruchsgrunds, nämlich Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Anmelderin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absätze 1 und 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV (ehemals Regel 94 Absätze 3 und 6 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer i UMDV, gültig bis 01/10/2017) bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Lars HELBERT

Tobias KLEE

Konstantinos MITROU

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.