Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 16/10/2019

GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Zambianchi, 3 I-24121 Bergamo ITALIA

Fascicolo nº:	017959802
Vostro riferimento:	SQ6351AB/ms
Marchio:
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	QUANTA SYSTEM S.P.A. VIA AGNELLO 5 I-20121 MILANO ITALIA

In data 11/02/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 10/04/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che il marchio contestato abbia una certa capacità distintiva. Analizzando l’immagine contestata non è così facile riconoscere che si tratta di un calcolo renale (ipoteticamente potrebbe anche essere un meteorite), poiché non ci sono altri elementi che portano a concludere verso un’interpretazione univoca dell’immagine. L’Immagine descrive un processo in cui, tramite una fibra, la radiazione laser crea una bolla; l’effetto richiama quello ottenuto tramite un basket metallico. L’uso di bolle nella pubblicità litotripsia di olmio può essere considerato non una situazione insolita ma la forma della bolla e il raggio che attraversa non erano usato prima. Il raggio all’interno della bolla è stato ulteriormente inserito per sottolineare due concetti: suggerisce un effetto/ablazione diretta mediante l’energia del laser che passa attraverso la bolla; ricorda la maniglia del cestello prima che i fili si separano dalla base. Pertanto crediamo che la struttura blu costituisce un elemento memorabile e accattivante tale da conferirgli un carattere distintivo unico.

2. Il richiedente ha condotto tramite il motore di ricerca “GOOGLE.COM” alcune ricerche utilizzando come parametri i termini di ricerca “Kidney stone imagine”, e da tale ricerca non è emersa nessuna immagine relativa a quella che forma il marchio in questione. Questo risultato contesta con quanto affermato dall’Ufficio, secondo cui l’immagine di cui si discute è molto diffusa nel settore di riferimento. Comunque per dissipare ogni dubbio circa la diffusione dell’immagine che forma il marchio, è stata condotta una seconda ricerca (sempre tramite il motore di ricerca Google.com) utilizzando come parametri i termini “LASER, KIDNEY, STONE”. Anche in questa circostanza non sono emerse immagini identiche o simili a quella in esame.

3. La giurisprudenza e la dottrina di riferimento considerano i segni formati da immagini con un valore descrittivo come marchi deboli con la conseguenza che possono coesistere con altri marchi anche in presenza di lievi differenze e da questo presupposto è chiaro come questi segni siano registrabili, nonostante siano dotati di una protezione meno forte, ma in ogni caso registrabili.

4. Il richiedente presenta una serie di marchi denominativi registrati che contengono dal termine “LASER” unito ad altre espressioni letterali descrittive: Laser Lite n. 1 585 686; Component laser n. 6 241 558; Endovenous-Laser n. 3 460 979; Laser-it Technologies n. 8 937 567; Body laser n. 16 774 762; Tecnologia Flessibile Laser n. 4 048 971. Il marchio in questione dovrebbe essere ammesso alla registrazione, perché altrimenti si verificherebbe una disparità di trattamento a discapito della richiedente.

5. Il richiedente, qualora il marchio fosse considerato descrittivo in relazione a tutti i prodotti, suggerisce cha l’obiezione sia esclusivamente in relazione ai “laser per scopi medici” rivendicati nella classe 10, ma che continui ad offrire protezione per i restanti prodotti, ossia “apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentistici, veterinari.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’Ufficio a tale proposito fa presente che la dichiarazione di limitazione riassunta nel punto 5 non è valida poiché è stata resa con riferimento ad alcuni prodotti a condizione che l’Ufficio accetti la domanda relativamente ai restanti prodotti obiettati.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore dell’Unione, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86).

Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno in esame è sostanzialmente la raffigurazione di un raggio laser il cui impatto frantuma un calcolo renale.

L’Ufficio ritiene che qualsiasi persona appartenente al settore di mercato altamente specializzato ossia un professionista nel settore medico, veterinario, dentario e chirurgico sia perfettamente in grado di riconoscere il messaggio/il contenuto dell’immagine, senza dover ricorrere a particolari sforzi cognitivi.

L’Ufficio sottolinea altresì, che è pacifico pensare che Il fatto che il segno in esame venga utilizzato in un ambito professionale, data la natura dei prodotti contestati, accentua il carattere descrittivo di quest’ultimo. Difatti, un pubblico professionale possiede una consapevolezza più elevata consentendogli “di percepire ogni elemento che costituisce il marchio”. Pertanto, un professionista non avrà difficoltà a intendere il segno come indicante la natura, la destinazione ed il funzionamento/applicazione dei prodotti in questione.

L’Ufficio, pertanto, si è limitato ad attribuire al segno in esame l’unico significato plausibile che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore.

Ciò premesso, se applicata ai prodotti quali “apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari” non fa altro che informare direttamente i consumatori del fatto che sono prodotti che dimostrano una delle possibili applicazioni per scopi medici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno se applicato a “laser per scopi medici” non faccia che definire che definire concretamente quale sia la natura, la destinazione ed il funzionamento/applicazione dei prodotti in oggetto. L’argomento del richiedente secondo cui analizzando l’immagine non è così facile riconoscere che si tratta di un calcolo renale. L’Ufficio non condivide quanto affermato dal richiedente. Infatti seppure non è esattamente la dinamica di ciò che potrebbe avvenire quando un raggio laser colpisce un calcolo renale, il messaggio che trasmette l’immagine è talmente chiaro ed inequivoco che non da adito a dubbi circa la descrittività dello stesso. Non solo, analizzando gli estratti che il richiedente ha fornito (allegati A e B) è pacifico affermare che il segno in questione non di discosta di molto da quella che è una sequenza reale di un raggio laser a contatto con una pietra renale o comunque è di per sé molto auto-esplicativa. Infine prendendo all’esame alcune immagini contenute negli allegati A e B, riscontriamo che comunque le immagini dei calcoli renali sono simili se non identiche a quella contenuta nel segno (immagini estratte dall’allegato A e B)

Un segno che descrive un raggio laser che frantuma un calcolo renale sarà percepito come un ‘esempio delle possibili applicazione dei prodotti in questione. L’Immagine è pertanto un richiamo commerciale importante nel mercato di riferimento, che il consumatore, in particolare il pubblico specializzato, saprà tenere in debita considerazione.

Poiché il collegamento tra il segno in questione e i prodotti richiesti è sufficientemente evidente e reale da poter essere immediatamente riconosciuto dal consumatore, ne discende che il significato dell’immagine che compone il segno non può essere considerato come vago.

Il marchio designa in modo chiaro e diretto la natura, la destinazione ed il funzionamento/applicazione dei prodotti in oggetto.

Ad ogni buon conto, perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Sulla base di quanto sopra esposto e in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.

Per quanto concerne l’argomento del richiedente secondo cui un marchio debole possa essere registrato ma godrà di una protezione limitata solo per i casi di imitazione pedissequa dello stesso, o qualsiasi aspetto grafico a cui è combinato.

L’Ufficio rispettosamente non è dello stesso avviso. In primo luogo per quanto riguarda l’esame circa la distintività di un segno sulla base dei motivi assoluti. avviene considerando il segno nel suo insieme, nella sua totalità. Un marchio viene ammesso a pubblicazione perché lo si considera non descrittivo e/o distintivo, non esistono sottocategorie di marchi distintivi deboli a cui viene concessa un ambito di protezione inferiore o diverso a quello che viene conferito a segni registrati. Questo tipo di approccio è più proprio del processo di opposizione dove gli elementi figurativi che compongono un segno vengono dissezionati. Infatti, esiste la nozione di “valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi che coincidono siano distintivi o abbiano un ridotto carattere distintivo (debole) per verificare fino a che punto detti elementi che coincidono abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale”. Sebbene i titolari/richiedenti di marchi usino comunemente elementi non distintivi o deboli come parte di un marchio per informare i consumatori su determinate caratteristiche dei prodotti è comunque possibile affermare che il consumatore consideri l’elemento non distintivo o altrimenti debole di un marchio non come un elemento usato per individuare una particolare impresa e quindi per distinguere i prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Il segno in esame è nella sua totalità privo di carattere distintivo.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 3 sono anch’essi da rigettare.

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni contenenti il termine “LASER” sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

In particolare, l’Ufficio sottolinea che i marchi denominativi elencati possiedono una veste semantica, aspetto che il segno in esame non ha, che di per sé li rende distintivi e non sono descrittivi in relazione ai prodotti e servizi rivendicati. A questo proposito va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame, sia perché non coincidono né gli elementi verbali né gli elementi figurativi, sia perché i segni indicati dal richiedente si riferiscono a prodotti e servizi parzialmente differenti da quelli nel caso di specie.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 4 sono anch’essi da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 959 802 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO