ENTSCHEIDUNG

der Fünften Beschwerdekammer

vom 6. November 2019

In dem Beschwerdeverfahren R 1208/2019-5

Fong's Europe GmbH
Milchgrundstr. 32 74523 Schwäbisch Hall Deutschland	Anmelderin / Beschwerdeführerin

vertreten durch Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland

BESCHWERDE betreffend die Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 961 023

erlässt

DIE Fünfte BESCHWERDEKAMMER

unter Mitwirkung von G. Humphreys (Vorsitzender), A. Pohlmann (Berichterstatter) und C. Govers (Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: H. Dijkema

die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1. Mit Anmeldung vom 25. September 2018 beantragte die Fong's Europe GmbH („die Anmelderin“) die Eintragung der Wortmarke

SMARTFLOW

als Unionsmarke für folgende Waren (nach einer Änderung des Warenver­zeichnisses vom 17. Dezember 2018):

Klasse 7 - Maschinen für die Textilindustrie; Textilfärbe- und Veredelungsmaschinen; Maschinen und Apparate zur Nassbehandlung von Fasern, Garnen, textilen Stoffen und textilen Fertigerzeugnissen; Musterfärbeapparate; Teile der vorgenannten Maschinen, Apparate und Anlagen, nämlich Pumpen, Filter, Armaturen, Filtereinsätze, Haspeln, Flottenkupplungen, Gebläse; Materialträger als Zubehör zu Färbereimaschinen, nämlich Warenbäume, Packzylinder, Spulenträger, Kammzugmaterialträger, Garnwickelträger, Kettbaumträger, Flottenverdränger; Laborfärbeapparate; Farbstoffmisch- und Aufkochapparate für die Textiltechnik.

Klasse 11 - Schnelltrockner; Drucktrockner.

Klasse 12 - Transportwagen.

2. Die Anmeldung wurde am 23. Oktober 2018 auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV mit der Begründung beanstandet, dass das Zeichen dem Verkehr die Information vermitteln würde, dass die angemeldeten Maschinen und Geräte einem intelligenten Produktionsfluss dienen würden.

3. Die Anmelderin nahm am 19. Dezember 2018 zu der Beanstandung Stellung. Zur Stützung ihres Arguments, dass das Zeichen eintragungsfähig sei, verwies die Anmelderin unter anderem auf sieben Unionsmarken mit der Bezeichnung „SMARTFLOW“ bzw. „SMART FLOW“, die für Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Klassen, insbesondere in den Warenklassen 9 bis 11, vom Amt zwischen 2001 und 2016 akzeptiert und eingetragen wurden. Außerdem betonte die Anmelderin, dass das Zeichen „SMARTFLOW“ insbesondere nicht die im Warenverzeichnis aufgeführten Einzelteile (z. B. Warenbäume, Packzylinder, Spulenträger usw.) unmittelbar und konkret beschreibe.

4. Durch Entscheidung vom 4. April 2019 („die angefochtene Entscheidung“) wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV für alle angemeldeten Waren zurück.

5. Der Prüfer stützte sich insbesondere auf die folgenden Gründe:

• Abzustellen ist auf die englischsprachigen Verkehrskreise in der Europäischen Union. „Flow“ bedeutet „fließen, fließend; Durchfluss“. „Smart“ steht für „intelligent, schlau, klug“. Außerdem beschreibt „flow“ „das Gefühl einer Vertiefung oder des Aufgehens in der Arbeit oder Tätigkeit“. Schließlich sind die Verbraucher mit dem Begriff „flow“ auch aus dem Ausdruck „workflow“ vertraut, der als „Reihenfolge der Prozesse in einem Büro oder einer industriellen Organisation, die eine Arbeitsaufgabe vom Anfang bis zur Fertigstellung durchläuft“, aufgefasst werden kann. Daher bezeichnet „flow“ auch einen „regelmäßigen, kontinuierlichen Ablauf der Prozesse oder Produktion.

• Aus diesem Grund wird die Wortkombination „SMARTFLOW“ als kluger Produktionsfluss verstanden, und zwar, dass die angemeldeten Maschinen oder Geräte in einer klugen Art und Weise einen fortwährenden Fluss an Waren ermöglichen und fördern. In diesem Zusammenhang wird auf die Internetseite „Eurotextilenews“ (www.eurotextilenews.com/en/category/dyeing-finishing) verwiesen, auf der die Anmelderin mit dem Spruch „SMARTFLOW“ für einen „optimalen Ablauf der Prozesse“ werbe.

6. Die Anmelderin erhob am 3. Juni 2019 Beschwerde und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Am 1. August 2019 ging die Beschwerdebegründung beim Amt ein.

Beschwerdegründe

7. In ihrer Beschwerdebegründung betont die Anmelderin insbesondere, dass der Begriff „SMARTFLOW“ weder die angemeldeten Maschinen noch deren Einzelteile unmittelbar beschreibe. Eine Verbindung zu dem Begriff „workflow“ bestehe nicht. Die vom Prüfer zitierte Fundstelle beziehe sich auf eine türkische Webseite. Die vom Prüfer benannte, angebliche Werbeaussage erscheine auf dieser Seite nicht.

Entscheidungsgründe

8. Sämtliche Hinweise auf die UMV in dieser Entscheidung beziehen sich auf die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (ABl. 2017 L 154, S. 1), welche den geänderten Text der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 kodifiziert, es sei denn, dies ist ausdrücklich anderweitig gekennzeichnet.

9. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 66, 67 und Artikel 68 Absatz 1 UMV. Sie ist zulässig.

10. Der angefochtenen Entscheidung haften Verfahrensmängel im Sinne des Artikels 94 Absatz 1 UMV an, so dass die Sache an den Prüfer zur erneuten Begutachtung zurückzuverweisen ist.

Artikel 94 Absatz 1 Satz 1 UMV – Begründungsmangel

11. Die Beschwerdekammer kann verpflichtet sein, über eine Rechtsfrage zu entscheiden, obgleich sie von der oder den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfen wurde. So ist die Einhaltung grundlegender Verfahrenserfordernisse von Amts wegen zu prüfen, auch wenn sie nicht gerügt wurde (01/02/2005, T‑57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Dazu zählt die Frage, ob die erstinstanzliche Entscheidung gemäß Artikel 94 Absatz 1 Satz 1 UMV hinreichend begründet wurde.

12. Gemäß Artikel 94 Absatz 1 Satz 1 UMV sind Entscheidungen des Amtes mit Gründen zu versehen. Diese Pflicht dient dem doppelten Ziel, zum einen die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte verteidigen können, und zum anderen es der nächsten Instanz zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen (06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 85-87). Die Begründung muss die Überlegungen des Urhebers des Bescheids so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und die nächste Instanz ihre Kontrolle ausüben kann (18/03/2016, T‑501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 53).

13. Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung beschreibende Marken ausgeschlossen, d.h. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Waren- oder Dienstleistungsgruppen dienen können, für die diese Eintragung beantragt wird. Damit verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können. Diese Vorschrift erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (04/05/1999, C-108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).

14. Die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse muss dabei streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C‑104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).

15. Nur Angaben, die unmittelbar beschreibend sind, sind von der Eintragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausgeschlossen. Dabei ist es ausreichend, wenn vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, dass das fragliche Zeichen als beschreibende Angabe verstanden oder benutzt wird (04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 37).

16. Der beschreibende Charakter einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den Verbrauchern dieser Waren oder den Empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).

17. Das Amt ermittelt nach Artikel 95 Absatz 1 Satz 1 UMV in Verfahren bezüglich absoluter Eintragungshindernisse den Sachverhalt von Amts wegen. Das Amt muss das Eintragungshindernis schlüssig begründen und darf sich dazu nicht auf Annahmen oder bloße Zweifel stützen. Lediglich für den Fall, dass das Amt seine Beurteilung auf Tatsachen stützt, die auf der allgemeinen praktischen Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern beruhen und die jedermann und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bekannt sein können, ist es nicht verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen (03/02/2011, T-299/09 & T‑300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

18. Das EUIPO kann sich auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Allerdings ist in Bezug auf eine Serie von Waren und Dienstleistungen eine pauschale Begründung nur für Waren und Dienstleistungen möglich, zwischen denen ein so hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, dass sie eine Kategorie bilden, die so homogen ist, dass der gesamte Komplex der tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen, die die Begründung der in Rede stehenden Entscheidung darstellen, zum einen die Erwägungen des Amtes für jede Ware oder Dienstleistung dieser Kategorie hinreichend deutlich macht und zum anderen ohne Unterschied auf jede der betreffenden Waren oder Dienstleistungen angewandt werden kann (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 68).

19. Selbst wenn das Eintragungshindernis ganz offensichtlich auf sämtliche Waren oder Dienstleistungen zutrifft, muss eine globale Begründung so ausführlich und aus sich heraus schlüssig sein, dass der Anmelder nachvollziehen kann, warum das betreffende Zeichen als eine rein beschreibende Angabe in Bezug auf die Gesamtheit aller angemeldeten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird (21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 46).

20. Im vorliegenden Fall hat sich das Amt darauf beschränkt, das Eintragungshindernis des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV generell damit zu begründen, dass die Verbraucher mit dem Begriff „flow“ auch aufgrund des Ausdrucks „workflow“ vertraut seien, der als „Reihenfolge der Prozesse in einem Büro oder einer industriellen Organisation, die eine Arbeitsaufgabe vom Anfang bis zur Fertigstellung durchläuft“, verstanden werde. Die Wortkombination „SMARTFLOW“ beziehe sich daher auf einen klugen Produktionsfluss, und zwar in dem Sinne, dass die angemeldeten Maschinen oder Geräte in einer klugen Art und Weise einen fortwährenden Fluss an Waren ermöglichen und fördern würde.

21. Diese Begründung ist unzureichend. Erstens hat der Prüfer nicht gezeigt, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „flow“ im Zusammenhang mit Textilmaschinen und deren Zubehör mit „workflow“ assoziieren. Der vorliegende Fall ist nicht zu vergleichen mit der vom Prüfer zitierten Entscheidung R 823/2017-1 vom 7. März 2018 („PERFECT FLOW“). In jener Entscheidung ging es nämlich insbesondere um Dienstleistungen im Bereich von Verpackungs-, Lagerungs- und Versandprozessen einschließlich der Automatisierung von technischen Prozessen. Ein Zusammenhang zwischen „flow“ und „workflow“ liegt für Dienstleistungen, die die Organisation von Arbeitsprozessen zum Gegenstand haben, nahe. Ein derartiger Zusammenhang kann jedoch für die hier maßgeblichen Waren nicht ohne weiteres angenommen werden. Auch die vom Prüfer zitierten Wörterbuchauszüge geben keinen Hinweis darauf, dass es in der englischen Sprache generell üblich wäre, den Begriff „workflow“ mit „flow“ abzukürzen.

22. Selbst wenn man „flow“ und „workflow“ gleichsetzen könnte, so fehlt es in dem angefochtenen Bescheid an einer ausreichenden Begründung dafür, dass die Bedeutung des Begriffs „smart (work)flow“ als Eigenschaft der angemeldeten Maschinen und Fahrzeuge und deren Zubehör aufgefasst werden könnte. Zu Recht weist die Anmelderin darauf hin, dass die vom Prüfer zitierte Internetseite „Eurotextilenews“ (www.eurotextilenews.com/en/category/dyeing-finishing) entgegen der Behauptung des Prüfers keinen Hinweis darauf gibt, dass die Anmelderin mit dem Spruch „SMARTFLOW“ im Sinne eines „optimalen Ablaufs der Prozesse“ für ihre Maschinen werbe.

23. Der Zurückweisungsbescheid erläutert einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Zeichens und den angemeldeten Waren nicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angemeldeten Waren unterschiedliche Merkmale haben und sich an unterschiedliche Verbraucherkreise richten können. So dienen Transportwagen in Klasse 12, Schnelltrockner in Klasse 11 oder Musterfärbeapparate bzw. Aufkochapparate für die Textilindustrie in Klasse 7 unterschiedlichen Zwecken und richten sich an unterschiedliche Verkehrskreise. Zwischen den zurückgewiesenen Waren besteht kein so hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang, dass sie eine homogene Kategorie im Sinne der Rechtsprechung bilden, für die das Amt eine pauschale Begründung vornehmen kann (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 70-72).

24. Die pauschale Begründung, dass alle angemeldeten Maschinen oder Geräte in einer klugen Art und Weise einen fortwährenden Fluss an Waren ermöglichen oder fördern würden, erlaubt es nicht, nachzuvollziehen, aufgrund welcher Überlegungen das Amt zu dem Schluss gelangt ist, dass die angegriffene Marke mit den in Rede stehenden Produkten einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang aufweise, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung dieser Waren oder eines ihrer Merkmale zu erkennen.

Artikel 94 Absatz 1 Satz 2 UMV – Verletzung des rechtlichen Gehörs

25. Außerdem liegt ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör vor (Artikel 94 Absatz 1 Satz 2 UMV). Danach dürfen Entscheidungen des Amtes nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dem ist die Situation gleichzustellen, dass das Amt seine Entscheidung auf bestimmte Gründe stützt und anschließend die Argumente der Anmelderin in Bezug auf diese Gründe ignoriert.

26. In seiner Stellungnahme zum Beanstandungsschreiben verwies die Anmelderin ausdrücklich auf sieben Unionsmarken mit der Bezeichnung „SMARTFLOW“ bzw. „SMART FLOW“, die für Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Klassen, insbesondere in den Warenklassen 9-11, vom Amt zwischen 2001 und 2016 akzeptiert und eingetragen worden seien. Die Anmelderin setzte sich in ihrem Schriftsatz detailliert mit den Voreintragungen und den von diesen Marken umfassten Waren auseinander, um daraus zu folgern, dass auch das angemeldete Zeichen eintragungsfähig sei (vgl. S. 4-8 der Stellungnahme vom 19. Dezember 2018 sowie Anlagen 2-5).

27. Auch wenn das Amt an die Voreintragungen nicht gebunden ist, hätte es diese identischen Marken, die teilweise für identische Geräte eingetragen wurden, in dem Zurückweisungsbescheid zumindest berücksichtigen müssen (12/02/2009, C‑39/08 & C‑43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17). Dazu genügt es nicht, dass der Prüfer den Hinweis der Anmelderin auf die Voreintragungen erwähnt (Punkt 10 der Zurückweisung vom 4. April 2019), ohne sich jedoch in dem Bescheid selbst inhaltlich mit diesem Argument auseinanderzusetzen.

28. Der Beschwerde ist daher stattzugeben, der angefochtene Bescheid aufzuheben und die Sache zur erneuten Prüfung an den Prüfer zurückzuverweisen. Das Zeichen ist erneut für alle angemeldeten Waren in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse zu prüfen. Legt man dem angemeldeten Zeichen die wörtliche Bedeutung von „smart flow“ im Sinne von „intelligenter Fluss“ bzw. „intelligentes Fließen“ zugrunde, so deutet eine von der Beschwerdekammer durchgeführte Internetrecherche vom 29. Oktober 2019 darauf hin, dass die angemeldete Marke z.B. für Nähmaschinen tatsächlich unmittelbar auf eine Eigenschaft hinweisen könnte, nämlich dass sie einen gleichmäßigen, ungehinderten und somit „intelligenten Fluss“ („smart flow“) des zu bearbeitenden Textilmaterials garantieren (vgl. https://sewingland.org/best-mechanical-sewing-machine/: The SINGER Heavy Duty 4452 is a heavy-duty mechanical sewing machine that’s perfectly suitable for challenging projects, allowing you to sew any materials, from canvas to denim. Thanks the powerful motor that’s fitted into this sewing machine, you have extra high sewing speeds to save you a lot of time.[…] The heavy-duty interior frame that comes perfectly fit in this machine ensures that skip-sewing is avoided while the stainless steel bedplate ensures that there’s smooth fabric flow…/ https://media.rainpos.com: Take good care of your sewing machine and it will give you years of creative pleasure. Below are a few tips for treating your machine with TLC. […] Fabric Flow. Do not push or pull fabric while sewing. Let your machine do the work—your hands should guide the fabric without forcing it. / https://sewingers.com/best-mini-sewing-machines: The machine works well for all types of home decor, quilts, fashions, crafts and DIY projects. Its main construction material id ABS and metal. It comes with an extension table to let your fabric flow freely. / https://www.sewinglife.net/best-computerized-sewing-machines: Four additional quilting feet are included in the machine to expand your sewing and quilting possibilities. Use the darning and embroidery attachment for stippling, open toe presser foot for better visibility and the even feed foot for even flow of fabric. / https://www.jukihome.com/products/hzl-29z.html: 7-Point Feed Dog: This feature makes the 29Z work with light-weight fabric as easy as sewing any other heavy materials like denim. 2 extra Feed Dogs are located right in front of the needle’s entry resulting in a consistent flow of fabric).

29. Der Anmelderin ist vor Erlass eines weiteren Bescheides Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

30. Da der angefochtene Bescheid mit schwerwiegenden Verfahrensfehlern behaftet ist, ist auch die Beschwerdegebühr gemäß Artikel 33 Buchstabe d DVUM zurückzuerstatten.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an den Prüfer zurückverwiesen.

2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten.

Unterzeichnet G. Humphreys

Unterzeichnet A. Pohlmann

Unterzeichnet C. Govers

Geschäftsstellenbeamter: Unterzeichnet H.Dijkema