OPOSICIÓN Nº B 3 075 602

Institut D'Innovació Empresarial de Les Illes Balears, Cami de Son Rapinya, s/n - Urb. Son Moix Blanc, 07013 Palma de Mallorca, España (parte oponente), representada por Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137-139-Esc B-Ent.1, 08028 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Francisco Martin Montero, C/ Rector Lucena 20, 5 ºE, 37002 Salamanca, España (solicitante), representado por Carlos Hernández Hernández, C/ Zamora 1, 3ºA, 37002 Salamanca, España (representante profesional).

El 12/05/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 3 075 602 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 972 219 para la marca denominativa ‘IDI’, en concreto contra todos los servicios en la Clase 42. La oposición está basada en el registro de marca Española n.º 2 796 004 para la marca figurativa . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición, esto es, la marca española n.º 2 796 004 para la marca figurativa .

La fecha de prioridad de la solicitud impugnada es el 16/05/2018 para España. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 16/05/2013 al 15/05/2018 inclusive.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 24/10/2018. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 24/10/2013 al 23/10/2018 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; servicios de diseñadores de artes gráficas, servicios de diseñadores para embalajes, dibujo (diseño) industrial

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 01/08/2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 06/10/2019 (domingo). La parte oponente presentó pruebas el 07/10/2019 (lunes), dentro del plazo establecido.

• DOCUMENTO Nº 1: Captura de pantalla sin fechar que, de acuerdo con el oponente, representa la página web del ‘Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares ‘– IDI. En la propia captura de pantalla, aparece un apartado dedicado al ‘DISENO’ y a la importancia del mismo como disciplina al servicio de la empresa y del usuario final.

• DOCUMENTO Nº 2 : Copia de un Documento titulado ‘Guía de buenas prácticas para la imagen exterior de locales y comercios’. En el encabezamiento de dicho escrito aparece como autor del documento que se editó en el año 2018 tal y como aparece en la tercera página . Dado que el documento solo se ha traducido parcialmente, la División de Oposición no puede garantizar cual es el contenido exacto del mismo. Sin embargo, todo parece indicar que se trataría de recomendaciones dirigidas a los comerciantes para el diseño exterior de sus negocios. El documento incorpora imágenes de lugares cuya ubicación se desconoce.

• DOCUMENTO Nº 3 : Copia de un Documento titulado ‘Guía de buenas prácticas para las terrazas de los souvenirs’ parcialmente traducido . Conforme al oponente, se trata de una compilación de propuestas de arquitectos, diseñadores, hoteleros, comerciantes y responsables de turismo y que actuaría como una guía, para facilitar soluciones de diseño a las terrazas de los souvenirs . El documento, de fecha Julio del 2016, incorpora imágenes de lugares cuya ubicación se desconoce.

• DOCUMENTO Nº 4 : Copia de un Documento titulado ‘Guía de merchandising visual y escaparatismo para el comercio’ parcialmente traducido y en el que se incorporan recomendaciones para renovar y mejorar los lugares de venta. En el mismo, se incluyen imágenes y recomendaciones acerca de la iluminación, mobiliario o diseño interior de las tiendas.

• DOCUMENTO Nº 5: Copia de un Documento titulado “Programa Exposa by IDI” en el que aparece la marca anterior representada de diferentes formas o . Conforme al oponente, se trataría de ofrecer un servicio gratuito y personalizado a los comerciantes de las Islas Baleares para facilitarles el diseño de espacios expositivos. También se adjunta copia de una noticia de prensa aparecida en Europa Press/Islas Baleares en fecha 09 de agosto del 2018 en el que se explica la prestación de dicho servicio. Del mismo, se infiere que dicho Programa va dirigido a cuatro empresas que desarrollen su actividad comercial/ Industrial en las Islas Baleares. Contempla el acompañamiento de un especialista en diseño de interiores del IDI que visitaría y analizaría los diferentes espacios de las empresas participantes, proponiendo mejoras y soluciones para la optimización de los espacios. También se realizara un seguimiento de la ejecución de las obras.

• DOCUMENTO Nº 6: Documento mostrando campaña de la marca “Pa D’aquí” Conforme al oponente, el departamento de diseño del IDI desarrolló varios elementos promocionales, bolsa de tela, bolsa de papel, cartel, etiqueta adhesiva, vinilo para los locales, etc. (de los cuales se adjuntan imágenes)

Se adjunta igualmente, imagen de la campaña audiovisual lanzada el 21 de marzo de 2017 con la colaboración del IDI. El oponente adjunta un link de Youtube en el que se puede ver dicho video https://www.youtube.com/watch?v=QJ2l4htXFwI

• DOCUMENTO Nº 7 : Stand para la feria del diseño de Londres. Conforme al oponente, se trataría de la Organización de un stand conjuntamente con la Cámara de Comercio en la Feria del Diseño de Londres que tuvo lugar en septiembre de 2018 para dar a conocer a las empresas dedicadas a la artesanía, el diseño y la industria de Mallorca.

Además, el oponente aporta, en cada uno de los apartados de sus documentos, el link www.idi.es a su página web.

El artículo 47 del RMUE exige la prueba del uso efectivo de la marca anterior. El uso genuino de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades y suposiciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas del uso efectivo y suficiente de la marca en el mercado en cuestión (18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).

Además, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y pruebas requeridas para proporcionar la prueba de uso deben consistir en indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca del oponente para los productos y servicios relevantes.

Estos requisitos para la prueba de uso son acumulativos (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Strategies, EU: T: 2010: 424, § 43). Esto significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino también a probar cada uno de estos requisitos.

En cuanto al alcance del uso, deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, incluida la naturaleza de los bienes o servicios relevantes y las características del mercado en cuestión, el alcance territorial del uso y su volumen comercial, duración y frecuencia.

La evaluación del uso genuino y efectivo implica un grado de interdependencia entre los factores tomados en cuenta. Por lo tanto, el hecho de que el volumen comercial alcanzado bajo la marca no fue alto (o desconocido, como en el caso presente) puede compensarse con el hecho de que el uso de la marca fue extenso o muy regular, y viceversa. Del mismo modo, el alcance territorial del uso es solo uno de varios factores a tener en cuenta, de modo que un alcance territorial limitado de uso puede ser contrarrestado por un volumen o duración de uso más significativo.

En el presente caso, los documentos presentados, es decir, la captura de pantalla y las guías de buenas prácticas proporcionan a la División de Oposición información puramente indiciaria acerca de la verdadera naturaleza de la función llevada a cabo por el oponente. De la prueba aportada, la División de Oposición podría llegar a la conclusión, y basándose en conjeturas, de que la labor del oponente podría estar centrada en el asesoramiento de diseño de interiores de locales comerciales. Sin embargo, se nos aportan ejemplos esporádicos, casi todos centrados en el último año del periodo de relevancia y sin saber si dichos proyectos prosperaron o no dado que casi todos los documentos presentados emanan del propio oponente (sin información adicional de Cámaras de Comercio , de los propios destinatarios de la actividad del oponente o de terceros vinculados). Tampoco se sabe, a través de los documentos aportados, si dichos proyectos se hicieron efectivos o no, si realmente prosperaron y llegaron a ofrecerse a los destinatarios potenciales. La División de Oposición no puede, a través de la Documental aportada, saber exactamente cuál es el alcance de las transacciones realizadas ni tampoco el contenido exacto de las mismas.

Con respecto a las capturas de pantalla y el enlace de Youtube, es importante establecer que una simple indicación de un sitio web a través de un hipervínculo no constituye prueba. La responsabilidad de proporcionar evidencias de uso recae en el oponente y no en la Oficina o el solicitante. Está claro que la naturaleza de un hipervínculo a un sitio web no permite que el contenido y los datos a los que se refiere se copien y transmitan como un documento para que la otra parte pueda acceder a esa información.

Además de eso, los sitios web se actualizan fácilmente y la mayoría de ellos no proporcionan ningún archivo de material visualizado previamente ni muestran registros que permitan a los miembros del público establecer con precisión cuándo se publicó algún contenido en particular. Por lo tanto, no se puede verificar la autenticidad e integridad de la información citada con solo una captura de pantalla conteniendo un hipervínculo a un sitio web.

Si bien es cierto que los documentos aportados permiten a la División de Oposición hacerse una idea de la extensión territorial de la actividad llevada a cabo por el oponente, los demás documentos no aportan una información clara y precisa acerca de la naturaleza de los servicios prestados.

El oponente no ha proporcionado ni un solo documento que informe de forma contundente acerca de los servicios que se prestan y, por ende, la División de Oposición habría tenido que basarse en meras suposiciones o conjeturas. En cualquier caso, dichas especulaciones sólo conducirían hacia servicios de asesoramiento en el ámbito del diseño de interiores, aun sin saber si en algún momento se ha hecho efectivo o no. En fecha 20/02/2020, y en contestación a las observaciones del solicitante, el oponente aporta alguna información adicional que, sin embargo, sigue siendo insuficiente al no demostrar ninguno de los extremos antes mencionados.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente no ha presentado indicaciones suficientes sobre naturaleza y alcance del uso de la marca anterior.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Saida CRABBE

Claudia SCHLIE

Marzena MACIAK

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).