WIDERSPRUCH Nr. B 3 094 684

 

Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstr. 7-15, 38296 Wolfenbüttel, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, Österreich (zugelassener Vertreter)

 

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Warmlight GmbH & Co KG, Walleggweg 477, 5754 Hinterglemm, Österreich (Anmelderin), vertreten durch Leinweber & Zimmermann Patentanwalts-PartG mbB, Viktualienmarkt 8, 80331 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 09.10.2020, trifft die Widerspruchsabteilung die folgende 

  

ENTSCHEIDUNG:

1.	Dem Widerspruch Nr. B 3 094 684 wird für alle angefochtenen Waren stattgegeben.

 

2.	Die Unionsmarkenanmeldung Nr.  17 972 721 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

 

3.	Die Anmelderin trägt die Kosten, die auf 620 EUR festgesetzt werden.

 

 

BEGRÜNDUNG:

 

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 972 721  (Bildmarke) ein, und zwar gegen  alle Waren der Klasse 33. Der Widerspruch beruht unter anderem auf der Internationalen Eintragung (IR), mit Erstreckung in die Europäische Union, Nr. 1 311 081, (Bildmarke). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8(1)(b) und Artikel 8(5) UMV.

 

 

BEKANNTHEIT – ARTIKEL 8 ABSATZ 5 UMV

 

Aus verfahrensökonomischen Gründen prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zunächst in Bezug auf die ältere Internationale Eintragung (EU) Nr. 1 311 081, für welche die Widersprechende Bekanntheit in der Europäischen Union geltend gemacht hat.

 

Gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV ist auf Widerspruch der Inhaberin einer eingetragenen älteren Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 UMV die angefochtene Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, mit denen identisch oder denen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die eine ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Dies gilt analog für internationale Registrierungen.

 

Demnach sind die in Artikel 8 Absatz 5 UMV genannten Eintragungshindernisse nur unter folgenden Voraussetzungen zutreffend:

 

• Die Zeichen müssen entweder identisch oder ähnlich sein.

 

• Die Marke der Widersprechenden muss bekannt sein. Die Bekanntheit muss zudem vor der Anmeldung der angefochtenen Marke bestanden haben; sie muss in dem betreffenden Gebiet und im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, aufgrund derer der Widerspruch eingelegt wurde.

 

• Gefahr einer Rechtsverletzung: Die Benutzung der angefochtenen Marke würde die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.

 

Die vorgenannten Anforderungen sind kumulativ; ist daher eine der Anforderungen nicht erfüllt, so führt dies zur Zurückweisung des Widerspruchs nach Artikel 8 Absatz 5 UMV (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Allerdings ist zu beachten, dass die Einhaltung aller vorgenannten Voraussetzungen unter Umständen nicht ausreicht. So kann der Widerspruch auch dann zurückgewiesen werden, wenn die Anmelderin einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angefochtenen Marke vorträgt.

Im vorliegenden Fall wurde von der Anmelderin kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angefochtenen Marke geltend gemacht. In Ermangelung anderweitiger Angaben ist daher davon auszugehen, dass kein rechtfertigender Grund besteht.

 

a) Bekanntheit der älteren Marke

 

Nach Angaben der Widersprechenden ist die ältere Marke in der Europäischen Union bekannt.

 

Voraussetzung für die Bekanntheit ist ein Schwellenwert für die Kenntnis der Marke, der nur erreicht wird, wenn die ältere Marke einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, bekannt ist. Das Publikum, bei dem die ältere Marke Bekanntheit erlangt haben muss, ist dasjenige, das von dieser Marke betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum.

 

Im verfahrensgegenständlichen Verfahren wurde die angefochtene Marke am 24/10/2018 eingereicht. Daher musste von der Widersprechenden nachgewiesen werden, dass die Marke, auf die sich der Widerspruch stützt, vor diesem Zeitpunkt in der Europäischen Union Bekanntheit erworben hat. Ferner muss der Nachweis erbracht werden, dass die Bekanntheit für die Waren erworben wurde, in deren Zusammenhang die Bekanntheit von der Widersprechenden geltend gemacht wird, nämlich  Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, insbesondere Kräuterspirituosen; alkoholische Mischgetränke in Klasse 33.

 

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren: Fertige alkoholhaltige Cocktails, nämlich Liquid Cocaine in Klasse 33.

Um den Bekanntheitsgrad der Marke zu bestimmen, müssen alle relevanten Umstände des Falls berücksichtigt werden, einschließlich insbesondere des Marktanteils der Marke, der Intensität, der geografischen Ausdehnung und der Dauer ihrer Benutzung sowie des Umfangs der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat.

 

Am 27/01/2020 reichte die Widersprechende unter anderem folgende Beweismittel ein:

 

• Verkehrsbefragung vom Dezember 2015/Januar 2016 in Deutschland über die Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Abbildung „Hirschkopf“ im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken, durchgeführt von der GfK SE, einem seit 1934 tätigen Marktforschungsinstitut (Beilage F). Für diese Studie wurden ca. 1850 Personen ab 18 Jahren befragt. Gemäß der Umfrage erkennen ca. 72% der Befragten beim Anblick des Hirschkopfes spontan den richtigen Hersteller:

Ferner verfüge die Abbildung „Hirschkopf mit Kreuz“ in der Gesamtbevölkerung über eine Bekanntheit von 90,3% und im engeren Verkehrskreis (Personen, für die der Kauf von Alkohol in Frage kommt) über eine Bekanntheit von 93,1%. Der Kennzeichnungsgrad der Marke - nämlich die Bekanntheit für nur einen Hersteller - bewege sich auf einem sehr hohen Niveau: Bei der Gesamtbevölkerung liege er auch bereinigt bei 78,1% und im engeren Verkehrskreis bei 81,8%. Ferner würden 72,6 % der Gesamtbevölkerung und 76,3% im engeren Verkehrskreis den Hirschkopf der Firma Jägermeister bzw. Mast zuordnen.

• Auszüge vom Januar 2020 aus der Website der Widersprechenden jagermeister.com/de-AT/produkte, die das Zeichen auf den Produkten der Widersprechenden zeigen (Beilage D):

Nach Artikel 8 Absatz 5 UMV ist bei der Feststellung der Bekanntheit auf das maßgebliche Gebiet abzustellen, in dem die ältere Marke geschützt ist, d.h. die ältere Marke muss in dem Gebiet bekannt sein, für das sie eingetragen wurde, was im Falle von Unionsmarken das Gebiet der Europäischen Union ist. Die eingereichten Nachweise beziehen sich zwar fast ausschließlich auf Deutschland, allerdings hat der Gerichtshof klargestellt, dass für eine ältere Unionsmarke die Feststellung der Bekanntheit in einem einzigen Mitgliedstaat ausreichen kann (06/10/2010, C-301/07, PAGO International, EU:C:2009:611, § 29-30). Im vorliegenden Fall kann das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates (Deutschland) als wesentlicher Teil des Unionsgebiets angesehen werden. Dies gilt analog für internationale Marken, die die Europäische Union bzw. deren Mitgliedsstaaten benennen.

Die minimalen Abweichungen in der Darstellung des Hirschkopfes mit Kreuz, die zwischen dem in der Meinungsumfrage verwendeten Zeichen und der Abbildung in der internationalen Eintragung – nämlich ein weißes bzw. schwarzes Kreuz, ein fast geschlossener Kreis im Gegensatz zu einem geschlossenen Kreis sowie eine leicht unterschiedliche Schattierung im Halsbereich – ändern, entgegen der Auffassung der Anmelderin, nichts in Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Zeichen und werden überdies von den Verbrauchern, die eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legen werden, wegen ihrer sekundären und minimalen Natur nicht wahrgenommen werden. Daher ist die Widerspruchsabteilung der Auffassung, dass die Ergebnisse der Meinungsumfrage vollumfänglich für das vorliegende ältere Zeichen in Betracht zu ziehen sind.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein Großteil des eingereichten Materials die Bildmarke in Kombination mit dem Wortelement „Jägermeister“ zeigt bzw. in deren diversen Variationen, über ca. 90 Jahre hinweg.

Was die Benutzung einer Marke angeht, so gilt nach Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a UMV Folgendes ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1: Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Bei der Prüfung der Bekanntheit einer älteren Eintragung gemäß Artikel 8 Absatz 5  UMV kann analog Artikel 18 UMV herangezogen werden, um zu beurteilen, ob die Benutzung des Zeichens die Bekanntheit der älteren Marke im Hinblick auf ihre Art darstellt.

Im vorliegenden Fall ist die Benutzung in den obigen Formen auch relevant für die Bekanntheit der Marke in ihrer eingetragenen Form (Bildmarke „Hirschkopf mit Kreuz“), weil es die Kennzeichnungskraft der Bildmarke nicht ändert. Das Element „Hirschkopf mit Kreuz“ hat nämlich stets neben der Hausmarke „Jägermeister“ eine selbständig kennzeichnende Stellung inne. Die unterschiedlichen Farben, die zur Darstellung des Bildelements im Lauf der Jahrzehnte verwendet werden und die übrigen Bildelemente beeinflussen die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht, da sie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers nicht von der Marke selbst ablenken. Zudem können zwei oder mehr Marken eigenständig, oder mit dem Firmennamen, verwendet werden, ohne dass es zu einer Veränderung der Kennzeichnungskraft der älteren eingetragenen Marke führt (T-463/12, MB, EU: T: 2014: 935 ‚§ 43). Es ist allgemein üblich, dass im Verkehr selbständige Marken in unterschiedlichen Größen und Schriftarten abgebildet werden, so dass diese deutlichen Unterschiede, die die Hausmarke hervorheben, darauf hinweisen, dass zwei verschiedene Marken gemeinsam, aber autonom benutzt werden (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).

Auch der Umstand, dass die konkrete ältere Marke erst im November 2015 eingetragen wurde, ändert nichts an deren Bekanntheit. Wie aus dem vorgelegten Material ersichtlich ist, existiert die Bildmarke „Hirschkopf mit Kreuz“ bereits seit den 30iger Jahren. Es muss dem Markeninhaber freistehen, im Laufe der Jahre das Markenbild zu ‚modernisieren‘ und dem veränderten Zeitgeschmack anzupassen und eine solche ‚modernisierte‘ Darstellung seines Zeichens auch markenrechtlich schützen zu lassen. Da keine Änderungen in der Kennzeichnungskraft zwischen der gegenständlich geltend gemachten Marke und den Bildmarken, auf denen die Bekanntheit der Marke seit ca. 90 Jahren fußt, zu erkennen sind, ist die Widerspruchsabteilung der Auffassung, dass die eingereichten Unterlagen auch die Bekanntheit der gegenständlichen älteren Marke nachweisen.

Anhand der Beweismittel wird die jahrzehntelange und intensive Benutzung der älteren Marke und deren allgemeine Bekanntheit in dem maßgeblichen Markt für die relevanten Waren deutlich, in dem sie – wie von dem unabhängigen Marktforschungsgutachten bestätigt wird – eine gefestigte Stellung unter den führenden Handelsmarken einnimmt. Die durch die Beweismittel nachgewiesenen Angaben über eine in der Gesamtbevölkerung bestehende Bekanntheit von 90,3% und im engeren Verkehrskreis (Personen, für die der Kauf von Alkohol in Frage kommt) über eine Bekanntheit von 93,1% sind erheblich. Der Kennzeichnungsgrad der Marke – nämlich die Bekanntheit für nur einen Hersteller - liegt in der Gesamtbevölkerung bei 78,1% und im engeren Verkehrskreis bei 81,8%. Ferner kennen 72,6 % der Gesamtbevölkerung und 76,3% im engeren Verkehrskreis den Hirschkopf mit Kreuz und ordnen ihn der Firma Jägermeister bzw. Mast zu.

Selbst wenn, wie die Anmelderin ausführt, sich Bekanntheit der älteren Marke laut der Verkehrsbefragung zwischen 2010 und 2015 leicht verringert haben mag, sind jedoch die Bekanntheitswerte des älteren Zeichens so hoch, dass selbst ein eventuell möglicher weiterer Rückgang in den folgenden drei Jahren von ein paar Prozentpunkten bis zum relevanten Datum im Oktober 2018 nichts an der hohen Bekanntheit von ca. 90% zu ändern vermag. Keineswegs sind die Ergebnisse der Meinungsumfragen veraltet, wie die Anmelderin meint, da nur etwa drei Jahre zwischen der Umfrage und dem Tag der Benennung der angefochtenen Marke liegen.

Angesichts der obigen Ausführungen ist die Widerspruchsabteilung der Auffassung, dass die Nachweise, auch wenn sie im Wesentlichen nur aus einem Marktforschungsgutachten bestehen, dennoch beweisen, dass das Zeichen in Deutschland im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV, so wie es eingetragen und für alle geltend gemachten Waren, bekannt ist.

b) Die Zeichen

 

 

Ältere Marke	Angegriffene Marke

 

 

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union, mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, da der Bekanntheitsnachweis für dieses Gebiet erbracht worden ist.

 

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Die ältere Marke ist eine schwarz-weiße Bildmarke bestehend aus der leicht stilisierten Abbildung eines Hirschkopfes mit ausladendem Geweih, der in Richtung des Betrachters blickt. Über dem Kopf ist ein Kreuz zu sehen, von dem Strahlen in Form von schwarzen Linien auszugehen. Dies alles ist von einem kreisförmigen Element begrenzt. Das Bild hat keinerlei Bedeutung im Hinblick auf die relevanten Waren und ist daher normal kennzeichnungskräftig.

Die Darstellung des Hirschkopfes mit Geweih ist aufgrund seiner Position und Größe das dominante Element des älteren Zeichens.

Die angefochtene Marke bildet ebenso einen Hirschkopf mit ausladendem Geweih von vorne ab, wobei der Blick leicht nach links gewendet ist. Unter dem Hirschkopf sind die Worte „THE ORIGINAL“ in kleinerer Schrift, darunter die Worte „LIQUD COCAINE“ in deutlich größerer Schrift, und wiederum darunter in kleinerer Schrift „BY HIRSCH SPIRITS“ zu sehen, und wiederum darunter sind sieben gelbe Sterne abgebildet. Das Ganze wird von einem schwarzen Rahmen begrenzt.

Die englischen Worteelemente werden auch im deutschen Sprachraum verstanden – auch das Wort ‚Spirit’ als Beschreibung von Alkohol (Spirituosen), man denke nur an ein Spirituosengeschäft - und beschreiben den Gegenstand, auf den sich das Zeichen bezieht, nämlich den originalen alkoholhaltigen Cocktail namens Liquid Cocaine. Das Wort „HIRSCH“ wird im deutschen Sprachraum verstanden und als Bezeichnung des darüber abgebildeten Tieres aufgefasst.

Daher sind die Worte „THE ORIGINAL LIQUID COCAINE“ und „BY ****** SPIRITS“ nicht kennzeichnungskräftig, eben so wenig wie die sieben Sterne, die als Qualitätsanpreisung verstanden werden. „HIRSCH“ ist allerdings im Hinblick auf die relevanten Waren, ebenso wie der Hirschkopf, kennzeichnungskräftig, verstärkt aber nur die Bedeutung des Bildelements. Der schwarze Rahmen ist ein rein dekoratives Element und ebenfalls nicht kennzeichnungskräftig.

Die Wortelemente „LIQUD COCAINE“ sind zusammen mit dem Bild eines Hirschkopfes die dominierenden Bestandeile des angefochtenen Zeichens.

 

Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Darstellung eines schwarz-weißen „Hirschkopfes mit ausladendem Geweih“ überein, der jeweils normal kennzeichnungskräftig ist und eine dominante bzw. co-dominante Position in den Zeichen einnimmt. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die weiteren Bestandteile des angefochtenen Zeichens, wobei nur das Wort „HIRSCH“ kennzeichnungskräftig ist, jedoch nicht die weiteren Worte oder figurativen Elemente.

Die Zeichen sind daher durchschnittlich ähnlich.

In klanglicher Hinsicht, da die ältere Marke ein reines Bildzeichen ist, ist es nicht möglich, diese zu vergleichen.

Begrifflich wird in beiden Zeichen die grafische Darstellung eines „Hirschkopfes mit ausladendem Geweih“ wahrgenommen. Die jeweiligen Abbildungen stimmen zwar visuell nicht genau überein, jedoch werden sie von den relevanten Verbrauchern als „Hirschköpfe mit Geweihen“ assoziiert. Dazu trägt ebenso die Verwendung des Wortes normal kennzeichnungskräftigen Wortes „Hirsch“ in der angefochtenen Marke bei, das die Bedeutung des Bildelements verstärkt. In dieser Hinsicht sind die Zeichen begrifflich ähnlich. Die übrigen Elemente der Marken, wie z.B. das Kreuz in der älteren Marke, der Strahlenkranz oder die Worte „THE ORIGINAL LIQUD COCAINE BY ****** SPIRITS“ in der angefochtenen Marke haben keine Entsprechung in der jeweiligen Vergleichsmarke, weshalb sie diesbezüglich begrifflich nicht ähnlich sind. In Anbetracht der oben genannten begrifflichen Übereinstimmungen und des Umstandes, dass die meisten Wortelemente des angefochtenen Zeichens nicht kennzeichnungskräftig sind, ebenso wenig wie die dekorativen Elemente, wird gefolgert, dass die verglichenen Zeichen stark ähnlich sind.

 

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung des Vorliegens einer Verletzungsgefahr fortgesetzt.

 

 

c) Die gedankliche Verbindung zwischen den Marken

 

Wie vorstehend gezeigt, genießt die ältere Marke Bekanntheit, und die Zeichen sind ähnlich. Um festzustellen, ob die Gefahr einer Rechtsverletzung besteht, muss der Nachweis erbracht werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in Anbetracht aller einschlägigen Faktoren eine gedankliche Verbindung (oder Verknüpfung) zwischen den Marken herstellt. Die Notwendigkeit einer solchen „Verbindung“ zwischen den gegenüberstehenden Marken ist in Artikel 8 Absatz 5 UMV nicht ausdrücklich erwähnt, wurde jedoch in mehreren Urteilen bestätigt (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Es handelt es sich nicht um eine zusätzliche Voraussetzung, sondern ist lediglich Ausdruck der Notwendigkeit, festzustellen, ob die Verbindung, die das Publikum zwischen den Marken herstellen könnte, so beschaffen ist, dass es nach Prüfung aller für den jeweiligen Fall relevanten Faktoren wahrscheinlich zu einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung kommen wird.

 

Mögliche relevante Faktoren für die Untersuchung einer „Verbindung“ sind unter anderem (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 

 der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen;

 

 die Art der Waren und Dienstleistungen, einschließlich des Grades der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit zwischen diesen Waren und Dienstleistungen, sowie die betreffenden Verkehrskreise;

 

 das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke;

 

 der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft;

 

 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum.

 

Diese Liste ist nicht erschöpfend und je nach den besonderen Umständen können auch andere Kriterien zum Tragen kommen. Auch kann das Bestehen einer „Verbindung“ auf der Grundlage von nur einigen dieser Kriterien festgestellt werden.

 

Im vorliegenden Fall sind die Zeichen bildlich durchschnittlich und begrifflich stark ähnlich. Die ältere Marke hat Bekanntheit für Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, insbesondere Kräuterspirituosen; alkoholische Mischgetränke in Klasse 33, die mit den angefochtenen Waren Fertige alkoholhaltige Cocktails, nämlich Liquid Cocaine in Klasse 33, identisch sind. Es handelt sich bei diesen Waren um Massenkonsumgüter. Sie gehören alle zum Getränkesektor, bei dem der Aufmerksamkeitsgrad des allgemeinen Publikums durchschnittlich ist, und werden an denselben Verkaufsstellen – Bars, Restaurants, Spirituosengeschäfte etc. – vertrieben. Dies ist angesichts der Bekanntheit der älteren Marke und der Übereinstimmung der Bildbestandteile, die zur Kennzeichnung der Zeichen verwendet werden, ausreichend, um die Existenz eines Zusammenhangs in Bezug auf Waren der gleichen Marktbranche festzustellen.

Unter Berücksichtigung und Abwägung aller einschlägigen Faktoren des vorliegenden Falles wird befunden, dass die jeweiligen Verbraucher bei Begegnung mit der angefochtenen Marke wahrscheinlich eine Verknüpfung mit dem älteren Zeichen, d. h. eine gedankliche „Verbindung“ zwischen den Zeichen herstellen werden. Obschon eine Verbindung zwischen den Zeichen eine notwendige Voraussetzung für die weitere Prüfung darstellt, ob eine Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung wahrscheinlich ist, berechtigt das Vorhandensein einer solchen Verbindung noch nicht zu der Feststellung, dass möglicherweise eine Form der Schädigung im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV vorliegt (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

 

 

d) Gefahr einer Rechtsverletzung

Die Benutzung der angefochtenen Marke fällt unter die Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 5 UMV, wenn einer der folgenden Tatbestände erfüllt ist:

 

 durch die Benutzung wird die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt;

 

 durch die Benutzung wird die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt;

 

 durch die Benutzung wird die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt.

 

Im vorliegenden Verfahren kann auch eine nur potenzielle Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung geltend gemacht werden, wobei jedoch eine rein hypothetische Möglichkeit für Artikel 8 Absatz 5 UMV nicht genügt. Die Inhaberin der älteren Marke ist nicht verpflichtet, die tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung ihrer Marke nachzuweisen; sie muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, Rdnr. 53).

 

Die Widersprechende muss daher nachweisen, dass die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung in dem Sinne wahrscheinlich ist, dass sie bei gewöhnlichem Lauf der Dinge vorhersehbar ist. Dazu muss sie den Nachweis dafür erbringen oder zumindest schlüssig darlegen, worin die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung bestünde und auf welche Weise sie entstünde, und dass diese bei gewöhnlichem Lauf der Dinge dem ersten Anschein nach in der Tat wahrscheinlich ist.

Die Widersprechende trägt Folgendes vor: Die Benutzung des angefochtenen Zeichens für einen alkoholhaltigen Cocktail würde dazu führen, dass die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt und beeinträchtigt würde. Denn es handele sich bei den angefochtenen Waren um genau jene Waren (alkoholische Getränke), für die die Widerspruchsmarke bekannt sei. Überdies beinhalte jenes Getränk, nämlich Liquid Cocain, sogar genau das Produkt der Widersprechenden als Zutat. Der Anmelderin sei dies natürlich bekannt und die Auswahl eines nahezu identischen Bildbestandteils für ihre angefochtene Marke sei kein Zufall. Vielmehr ziele diese ganz bewusst darauf ab, sich insbesondere durch das gewählte Bild eine Hirschkopfes an die Widersprechende, ihre bekannten Produkte und ihre bekannte Marke in unlauterer Weise anzunähern.

 

Mit anderen Worten: Die Widersprechende macht geltend, dass die Benutzung der angefochtenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen und die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigen würde.

 

 

Unlautere Ausnutzung (Rufausbeutung)

 

Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen. Es handelt sich somit – anders gesagt – um die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angefochtenen Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, sodass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

 

Die Widersprechende stützt ihr Vorbringen auf Folgendes:

 

 Die Verwendung der angefochtenen Marke würde es der Anmelderin somit ermöglichen, von der Anziehungskraft, dem guten Ruf und dem Ansehen der bekannten Marke der Widersprechenden zu profitieren, und dies alles ohne einen finanziellen Ausgleich zu zahlen und ohne in dieser Hinsicht eigenen Aufwendungen oder Anstrengungen unternommen zu haben. Demgegenüber hat die Widersprechende über Jahrzehnte massiven Aufwand betrieben, im das Image ihrer bekannten Marke aufzubauen und zu erhalten. Der Vorteil, der sich aus einer solchen Benutzung ergibt, ist als Vorteil zu betrachten, der aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke ungerechtfertigterweise gezogen wird. 

 Zudem würde die Marktpräsenz der angefochtenen Marke zur Verwässerung der bekannten Widerspruchsmarke führen, da die direkte Verbindung der bekannten Marke mit den damit gekennzeichneten alkoholischen Produkten geschwächt würde. Die Widerspruchsmarken stünden plötzlich nicht mehr nur für eine Produktfamilie, sondern für alkoholische Getränke unterschiedlicher Hersteller, wodurch die eindeutige Zuordnung aufgelöst wäre.

Der Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung erfasst Fälle, in denen der Anmelder bzw. Inhaber von der Anziehungskraft der älteren Marke profitiert, indem er seine Waren oder Dienstleistungen mit einem Zeichen versieht das ähnlich mit (oder identisch zu) einer Marke ist, die auf dem Markt weithin bekannt ist, und sich dadurch dessen Anziehungskraft und Werbekraft widerrechtlich aneignet oder dessen Ruf, Image und Prestige ausnutzt. Dies kann zu nicht hinnehmbaren Situationen wirtschaftlichen Schmarotzertums führen, in denen der Anmelder als „Trittbrettfahrer“ von den Investitionen profitiert, die der Widersprechende für die Förderung und den Aufbau des Goodwills seiner Marke getätigt hat, und die Verkäufe des Anmelders in einem Ausmaß stimuliert werden, das im Verhältnis zur Größe seiner verkaufsfördernden Investitionen unverhältnismäßig hoch ist.

In seinem Urteil vom 18/06/2009 in der Rechtssache C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, wies der Gerichtshof darauf hin, dass eine unlautere Ausnutzung vorliegt, wenn das Image der Marke oder die durch sie übermittelten Produkteigenschaften auf die durch ein identisches oder ähnliches Zeichen gekennzeichneten Waren übertragen wird. Der Anmelder, der sich an die bekannte Marke anhängt, profitiert von ihrer Anziehungskraft, ihrer Bekanntheit und ihrem Prestige. Außerdem nutzt er entgeltfrei die Aufwendungen, die dem Inhaber für die Schaffung und Pflege des Images seiner Marke entstehen (§ 41, 49).

Die Beurteilung, ob durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wird, muss auf der Grundlage einer Gesamtbewertung erfolgen, die alle relevanten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt (Urteil vom 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, nach Einlegung von Rechtsmitteln bestätigt durch das Urteil vom 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; siehe auch Urteile vom 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; vom 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; und vom 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke setzt eine gedankliche Verknüpfung zwischen den beiden Marken voraus, die eine Übertragung der Anziehungskraft und des Prestiges auf das Zeichen des Anmelders/Inhabers ermöglicht. Eine solche Assoziation ist in der Regel anzunehmen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt:

1. Die ältere Marke besitzt einen hohen Bekanntheitsgrad oder eine sehr starke (originäre) Kennzeichnungskraft. In einem solchen Fall wird der Anmelder eher versucht sein, den Wert der älteren Marke für sich auszunutzen und es ist wahrscheinlicher, dass die angemeldete Marke mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Solche Marken werden in nahezu jedem Zusammenhang erkannt, gerade weil sie über eine herausragende Unterscheidungskraft verfügen oder in dem Sinne einen „guten“ bzw. „besonderen“ Ruf genießen, dass sie ein Image von Spitzenleistungen, Zuverlässigkeit oder Qualität vermitteln oder irgendeine andere positive Botschaft transportieren, die die Wahl der Verbraucher im Hinblick auf die Waren anderer Hersteller günstig beeinflussen könnten (Urteil vom 12/07/2011, C-324/09, L'Oréal gegen eBay, EU:C:2011:474, § 44). Je stärker die Unterscheidungskraft der älteren Marke, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die identische oder ähnliche jüngere Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die Erinnerung an diese ältere Marke wachruft (Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

Vorliegend verfügt die ältere Marke über eine originäre Kennzeichnungskraft, die durch einen hohen Bekanntheitsgrad erheblich gesteigert wurde.

2. Es besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Je stärker die Ähnlichkeit der Marken, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den einschlägigen Verkehrskreisen die ältere, bekannte Marke in Erinnerung ruft (Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; und entsprechend das Urteil im Vorabentscheidungsverfahren vom 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).

Die Zeichen sind im vorliegenden Fall bildlich durchschnittlich und begrifflich stark ähnlich.

3. Es besteht ein besonderer Zusammenhang zwischen den Waren/Dienstleistungen, aufgrund dessen einige Eigenschaften der Waren des Widersprechenden den Waren/Dienstleistungen des Anmelders zugeschrieben werden können. Dies ist häufig bei benachbarten Märkten der Fall, bei denen eine „Markenerweiterung“ natürlich erscheinen würde.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um identische Waren, die in identischen Märkten vertrieben werden.

Nach dem Gerichtshof der Europäischen Union

 

…(ist) das Vorliegen von Beeinträchtigungen, bei denen es sich um eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, ist angesichts des Umstands, dass hier das Verbotene im von der Inhaberin der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die die jüngere Marke eingetragen ist.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

Wie oben dargelegt, besteht zwischen den strittigen Waren Identität. Das Publikum zumindest in Deutschland wäre in der Lage, beim Anblick eines Cocktails der angefochtenen Marke z.B. in einem Spirituosenladen eine gedankliche Verbindung zur Widersprechenden herzustellen. Die angefochtene Marke würde von der Anziehungskraft, der Bekanntheit und dem Ansehen der älteren Marke im Interesse der von ihr erfassten Waren profitieren, Verbraucher aufgrund der Assoziation mit „Hirschkopf mit Geweih“ anziehen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den konkurrierenden Waren erlangen. Dieser wirtschaftliche Vorteil würde sich aus der Ausbeutung der Bemühungen ergeben, die die Widersprechende aufgewendet hat, um den Ruf und das Ansehen der älteren Marke aufzubauen, ohne dass dafür ein Entgelt entrichtet würde. Dies kommt einer unlauteren Ausnutzung gleich.

Aufgrund dessen gelangt die Widerspruchsabteilung zu der Schlussfolgerung, dass die angefochtene Marke wahrscheinlich die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt.

 

 

Sonstige Arten der Rechtsverletzung

 

Außerdem bringt die Widersprechende vor, dass die Benutzung der angefochtenen Marke ihre Marke „verwässern“ würde.

 

Wie weiter oben festgestellt, ist die Existenz der Gefahr einer Rechtsverletzung eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 UMV und kann drei verschiedene Arten annehmen. Damit ein Widerspruch in dieser Hinsicht begründet ist, reicht es aus, dass lediglich eine dieser Arten der Rechtsverletzung festgestellt wird. Wie oben festgestellt, ist die Widerspruchsabteilung im vorliegenden Fall bereits zu dem Schluss gelangt, dass die Benutzung der angefochtenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen würde. Hieraus folgt, dass nicht geprüft werden muss, ob weitere Arten der Rechtsverletzung zutreffen.

 

f) Schlussfolgerung

 

In Anbetracht aller oben getroffenen Feststellungen ist der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV begründet. Aufgrund dessen ist angefochtene Marke für alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

Da dem Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV uneingeschränkt stattgegeben wird, ist eine Prüfung der übrigen Gründe und der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt wird, nicht erforderlich.

KOSTEN

 

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

 

Da die Anmelderin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absätze 1 und 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

 

 

 

 

 

Die Widerspruchsabteilung

 

Peter QUAY

Karin KLUPFEL

Tobias KLEE

 

 

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.