OPOSICIÓN Nº B 3 076 506

Magdalenas de las Heras S.A., P.I. Allendeduero, C/ Segovia 1-C, 09400 Aranda de Duero (Burgos), España (parte oponente), representada por Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), España (representante profesional)

c o n t r a

Construcciones Electromecánicas Sabero, S.L., C/ Corts Catalanes 1 Oficina 6ª, 25008 Lérida, España (solicitante), representado por Peleato Patentes y Marcas, S.L., Plaza del Pilar 12 1º 1ª, 50003 Zaragoza, España (representante profesional).

El 24/03/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 076 506 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 30: Todos los productos en esta clase.

Clase 35: Todos los servicios en esta clase con la excepción de: servicios de publicidad; servicios de importacion y exportacion; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotacion de franquicias; servicios de asesoramiento para la organizacion y direccion de negocios.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 979 710 se deniega para todos los productos y servicios anteriores, excepto los expresamente indicados, para los cuales se admite.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 979 710 para la marca figurativa . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº  4 728 267 para la marca figurativa .La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra a) y b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

PRUEBA DE USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante no ha presentado la solicitud de prueba del uso por medio de un documento separado tal como exige el artículo 10, apartado 1, del RDMUE. Por consiguiente, la solicitud de prueba del uso es inadmisible en virtud de dicho artículo.

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 30: Café, té, cacao, sagú, sucedáneos del café; pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre; especias, hielo, y especialmente magdalenas.

Clase 35: Servicios de venta al por mayor, al por menor en comercios y al detalle a traves de redes mundiales informáticas de café, té, cacao, sagú, sucedáneos del café, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, especias, hielo, y especialmente magdalenas; servicios de publicidad; servicios de importación y exportación; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento para la organización y dirección de negocios.

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios. El término especialmente, empleado en la lista de productos y servicios del solicitante para indicar la relación entre un servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter ejemplificativo no limita la protección a los mismos. Dicho de otro modo, introduce una lista no exhaustiva de ejemplos (véase la sentencia de 09/04/2003,‑ 224/01, Nu‑ Tride, EU: T: 2003: 107).

Asimismo, cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados en la Clase 30

Café, té, cacao, sagú, sucedáneos del café; pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar, miel, jarabe de melaza, polvos de hornear levadura, sal, mostaza, vinagre; especias, hielo se hallan contenidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos).

Los productos magdalenas impugnados están contenidos en la categoría más amplia del oponente preparaciones hechas de cereales, siendo, por tanto, idénticos.

Servicios impugnados en la Clase 35

Los servicios de venta (ya sea al por menor o al por mayor) relativos a la venta de productos específicos son similares en un grado medio a estos productos específicos (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al ., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al ., EU:T:2015:763, § 34). Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos y servicios no sean los mismos, cabe señalar que presentan similitudes, dado el hecho de que son complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo público.

Para que la anterior afirmación sea posible, es necesario que los productos comprendidos en los servicios de venta al por menor/mayor y los productos específicos comprendidos en la otra marca deben ser idénticos para determinar un grado medio de similitud entre los servicios de venta al por menor y tales productos y los productos en sí, es decir, deben ser exactamente los mismos productos o entrar dentro del significado natural y habitual de la categoría.

De todo lo anterior, se deduce que los servicios de venta al por mayor, al por menor en comercios y al detalle a través de redes mundiales informáticas de café, te, cacao, sagú, sucedáneos del café, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, especias, hielo, y especialmente magdalenas son similares a los productos contenidos en la clase 30 del oponente.

El resto de los servicios protegidos por la Clase 35 del solicitante son servicios muy especializados, a saber, publicidad, importación/exportación, asesoramiento comercial en materia de franquicias, así como gestión comercial. Se trata de servicios prestados por empresas/profesionales especializados, con un “know how” muy determinado que les permite adoptar estrategias personalizadas.

De ello, se puede deducir que la naturaleza y la finalidad de los mismos son esencialmente diferentes a cualquiera de los productos protegidos por la marca anterior en las clases 29, 30 y 31. Además, tampoco comparten canales de distribución ni público de relevancia. Tampoco se trata de productos/servicios complementarios o que puedan entrar en competencia. Por lo tanto, los servicios de servicios de publicidad; servicios de importación y exportación; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de asesoramiento para la organización y dirección de negocios son disimilares a todos los productos del oponente en clases 29, 30 y 31.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general así como al profesional en lo que respecta a la venta al por mayor de los productos referenciados. El grado de atención se considera medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Teniendo en cuenta que parte de los elementos verbales que componen los signos pueden tener un significado para el público español, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla hispana.

El elemento verbal “*HERAS/Heras”, presente en ambos signos, será percibido por buena parte del público de relevancia como un apellido español. Al no tener ninguna relación directa con los productos y servicios en conflicto, dicha palabra goza de un grado de carácter distintivo medio.

En la marca anterior, “HERAS” viene precedido por el determinante “DE” y el artículo “LAS”. En el territorio de relevancia, es relativamente común que algunos apellidos todavía incluyan preposiciones. Se trata de una herencia histórica, no totalmente extinguida, que responde a una mera cuestión toponímica. Esto es, los apellidos que poseían dicha construcción informaban sobre el lugar de procedencia del individuo que lo llevaba (una ciudad o localidad) o hacía referencia a algo que distinguía a la villa de la que procedían (por ejemplo, del Río). Dada su función meramente gramatical, “DE” y “LAS” tendrán un grado de carácter distintivo bajo. De la misma manera y dada la naturaleza de los productos protegidos por la marca anterior, la palabra “MAGDALENAS” contenida en la parte superior de la marca anterior poseerá un grado de carácter distintivo, a lo sumo, muy débil para parte de los productos, permaneciendo su grado de carácter distintivo normal para otros (i.e. hielo).

“DELASHERAS” se halla representado en caracteres bastante estándar, en mayúsculas blancas y enmarcado dentro de una etiqueta de colores que por banal y frecuente, para los productos en liza, carece de carácter distintivo. El hecho de que la marca anterior se halle representada en un único vocablo no implica, como sostiene el solicitante, que el consumidor la vaya a percibir como una palabra de fantasía, carente de contenido conceptual. La División de Oposición admite que dicha circunstancia podrá tener, a priori, un pequeño impacto visual que sin embargo quedará neutralizado en cuanto el consumidor de relevancia se detenga a leer la marca.

La marca impugnada está formada por una etiqueta negra con sombras grises en su interior creando figuras geométricas o sombras sin ningún significado en concreto. Dicho elemento figurativo posee un grado de carácter distintivo medio si bien, a este respecto, cabe recordar que, cuando los signos están compuestos tanto por componentes verbales como figurativos, en principio el componente verbal del signo suele producir un mayor impacto en el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se referirá más fácilmente a los signos en cuestión por su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone, (fig.) / BETSTONE § 24; y 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig) / Device of an elephant (fig.), § 59).

Dentro de la etiqueta, se puede percibir la palabra “Heras” escrita en caracteres estándar blancos y gruesos, así como el elemento verbal “Bareche” en tamaño ligeramente menor y en caracteres más finos y más claros.

La forma en la que el consumidor de relevancia vaya a percibir la palabra ‘Heras” así como su grado de carácter distintivo ya han sido objeto de análisis en los párrafos anteriores. Con respecto al elemento verbal ‘Bareche’, y tal y como sostiene el solicitante, es bastante probable que pueda percibirse por una gran mayoría del público de relevancia como un segundo apellido. En cualquier caso, el grado de carácter distintivo de dicha palabra será medio. Por otro lado, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, lo que convierte a la parte situada a la izquierda y arriba del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Así, en la marca impugnada, tendrá mayor impacto la palabra ‘Heras”, no sólo por su posición sino también por el tamaño y grosor de las letras

En la marca impugnada, no existen elementos que sean claramente más dominantes que otros mientras que, en la marca anterior, la parte más dominante del signo es “DELASHERAS”.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento “*HERAS/Heras”, siendo el elemento con mayor grado de carácter distintivo en la marca anterior y elemento con mayor impacto de la marca impugnada. No obstante, se diferencian en el elemento “Bareche” de la marca impugnada, así como en otros elementos de nulo o escaso grado de carácter distintivo para ciertos productos o de menor impacto, como las etiquetas en las que dichos elementos verbales se enmarcan, así como en la pablara ‘MAGDALENAS” presente en la marca anterior.

Tomando en consideración el grado de carácter distintivo y el peso que poseen los elementos diferenciadores, se concluye que los signos son visualmente similares en grado medio.

Fonéticamente, los signos coinciden en el elemento /*HERAS/Heras/, siendo el elemento con mayor grado de carácter distintivo en la marca anterior y elemento de mayor impacto de la marca impugnada. No obstante, se diferencian en el elemento “Bareche” de la marca impugnada y en los elementos verbales “MAGDALENAS” y “DELAS” incluidos en el signo impugnado.

Por consiguiente, teniendo en cuenta el carácter distintivo e impacto de los elementos que componen los signos, estos tienen un grado de similitud fonética medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar relativo a un apellido concreto, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse medio a pesar de que incluya un elemento de carácter débil o no distintivo como se ha explicado en el apartado c) de la presente Resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos o servicios (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

En el presente caso, los productos y servicios son en parte idénticos, en parte similares y en parte diferentes, y están dirigidos al público general y profesional, con un nivel de atención medio. Además, el carácter distintivo de la marca anterior se considera media.

Las marcas enfrentadas son visual, fonética y conceptualmente similares en grado medio. La parte co- dominante de la marca anterior “*HERAS” está totalmente contenida en el signo impugnado como un elemento distintivo independiente. Si bien es cierto que la marca impugnada también contiene el elemento verbal “Bareche” y que el mismo posee un grado de carácter distintivo medio, su importancia queda neutralizada por la posición que ocupa (parte inferior) y la forma en la que queda representado ( en caracteres más finos y más claros que “Heras”). Por otra parte, el resto de las diferencias que se aprecian en el signo impugnado consisten en elementos figurativos con poco valor distintivo o de menor impacto.

Adicionalmente, aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Igualmente debe señalarse que el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, abarca también los casos en los que el público más que confundir directamente las marcas les atribuye el mismo origen empresarial. De este modo, el consumidor considera que los productos proceden de la misma empresa, particularmente al pensar que la marca impugnada es una mera variante de la marca anterior. En este sentido, resulta relevante destacar que es habitual que las empresas utilicen, para distinguir sus diferentes líneas de productos, marcas derivadas de una principal y que compartan con ella un elemento común (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), por lo que la añadidura de un elemento verbal (como puede ser un segundo apellido), junto a los elementos figurativos del signo impugnado, no resulta determinante a la hora de excluir la existencia del riesgo de confusión o asociación en el presente asunto.

En consecuencia, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar la similitud entre los mismos, por lo que el consumidor, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos tienen un mismo origen empresarial.

En cuanto a la Sentencia n º  634/96 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid e invocada por el solicitante, al no aportarse su contenido, no ha podido objeto de análisis.

En consecuencia, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar la similitud entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos tienen un mismo origen empresarial.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares a los productos de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

Por otra parte, y por cuestiones exhaustividad, debe mencionarse que la oposición también debe fracasar con respecto a dichos servicios y, en la medida en que se basa en el artículo 8 (1) (a) RMUE pues, obviamente los mismos no son idénticos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Helen Louise MOSBACK

Claudia SCHLIE

Marzena MACIAK

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).