EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(EUTM-asetuksen 7 artikla ja
42 artiklan 2 kohta)

Alicante, 30/05/2019

BERGGREN OY

PO Box 16

FI-00100 Helsinki

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	017980518
Hakijan viite:	BV218939
Tavaramerkki:	3
Merkin tyyppi:	Kuviomerkki
Hakija:	Kolmen Kaverin Jäätelö Oy Keinulaudantie 5 FI-00940 Helsinki FINLANDIA

1. Taustaa

Virasto ilmoitti hakijalle 9.1.2019 ehdottomasta rekisteröintiesteestä EUTM-asetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

2. Hakijan huomautukset

Hakija esitti huomautuksensa 6.3.2019, joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto.

Viraston näkemys merkin kuvailevuudesta kiistetään.

Hakemuksen tavara- ja palveluluettelo rajoitetaan luokan 30 osalta kuulumaan seuraavasti:

Luokka 30 Jauhot; leipä; makeiset; jäätelöt; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka; jää; ei-maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit [mehujäätelöt].

Luokka 35 pysyy ennallaan.

Haettu merkki ei ole kuvaileva

Tavaraluettelon rajoituksen jälkeen ilmoituksen mukainen este koskee enää seuraavia tavaroita luokassa 30: Jäätelöt; ei-maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit [mehujäätelöt].

Haettu merkki ei kuvaile tavaroita ”jäätelöt; ei-maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit [mehujäätelöt]”. Numeroa kolme (3) ei käytetä kuvaamaan jäätelöiden kappalemäärää myyntipakkauksessa, sillä jäätelöitä ei yleisesti myydä kolmen pakkauksissa. Monipakkauksissa tuotteiden lukumäärä ilmoitetaan yleensä tavallisella, stilisoimattomalla numerolla pakkauksen kulmassa. Vaikka hakemuksen kohteena olevaa logoa käytettäisiin kolme jäätelöä sisältävässä monipakkauksessa osoittamaan jäätelöiden määrää, on haettu kuviomerkki kuitenkin visuaalisilta elementeiltään jo lähtökohtaisesti erottamiskykyinen tavaramerkki.

Makujen/makuvaihtoehtojen kokonaismäärään viitataan yleensä mainitsemalla ko. maut/makuvaihtoehdot, ei lukumäärää merkitsemällä. Haettu tavaramerkki on tässäkin tarkoituksessa kuitenkin erittäin erottamiskykyinen tavaramerkki.

Yksikään viraston ilmoituksessa mainituista esimerkeistä numeron 3 käyttämisestä kuvaamaan ko. elintarvikkeiden tiettyjä ominaisuuksia (paahtoaste/haudutus-aika/lukumäärä/eri makujen/makuvaihtoehtojen lukumäärä) ei koske hakemuksen tavaroita ”jäätelöt; ei-maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit [mehujäätelöt]”, vaan kahvia, teetä ja viljatuotteita.

Kappalemäärä myyntipakkauksissa

Verkkohaun 4.3.2019 paljastamat esimerkit osoitteissa:

lähde: Valion Pingviini-jäätelö –sivusto osoitteessa https://www.pingviini.fi/tuotteet/

lähde: K-Ruoka -palvelun tuotteet, osoitteessa

https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/pirkka-amppari-juomaj-10830g - ma-s-ap-pa-6410400034743

lähde: Ingman-jäätelöt osoitteessa https://www.ingman.fi/jaatelot/monipakkaukset.html

lähde: Magnum Finland, osoitteessa

https://www.magnumfinland.fi/tuotteet

lähde: K-ruoka.fi osoitteessa

https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/uutuudet/ylellisen-laadukkaat-haagen-dazs-jaatelot

lähde: K-Ruoka –palvelun tuotteet osoitteessa

https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuotehaku/pakasteet/jaatelot/monipakkaukset ,

jotka koskevat ilmoituksen kohteena olevien tavaroiden markkinointia, osoittavat, ettei numeroa 3 ole yleisesti käytetty kuvaamaan jäätelöiden kappalemäärää myyntipakkauksessa. Jäätelöä, jäätelötuotteita ja sorbettia ei myydä kolmen kappaleen pakkauksissa vaan suuremmissa, yleensä noin 0,5–1 litran pakkauksissa tai jäätelöpuikkojen, - tuuttien ja -pikarien osalta esim. kuuden, kahdeksan, kahdentoista tai jopa useamman kappaleen monipakkauksissa. Suurinta osaa jäätelötuotteita myydään lähtökohtaisesti vain yksittäispakattuina.

Makujen/makuvaihtoehtojen kokonaismäärä

Kolmen maun jäätelöön viitataan yleisesti esimerkiksi sanoilla ”trio” tai ”triple” (esim. triple chocolate) eikä pelkällä numerolla kolme (3). Yleisimmin kolmea eri makua sisältäviin jäätelöihin viitataan mainitsemalla ko. maut tai makuyhdistelmän nimi, sillä ostopäätöstä tehdessään kuluttajalle on olennaista tietää nimenomaan, mitä makuja ko. jäätelö sisältää. Esimerkiksi sanalla ”trio” viitataan yleisesti makuyhdistelmään mansikka–suklaa–vanilja, mille yhdistelmälle on monissa maissa vakiintunut kokonaan oma nimityskin (esim. Neapolitan ice cream, harlequin ice cream). Yllä mainituissa esimerkkikuvissa eri makuihin on viitattu mainitsemalla makuyhdistelmien nimet, kuten ”Suklaa & valkosuklaa”, ”mansikka-sitrus”, ”suklaa-mansikka” ja ”suklaa-lakritsi”.

Myös useita eri makuvaihtoehtoja sisältävissä pakkauksissa on ostopäätöksen tekemistä varten makuvaihtoehtojen lukumäärän sijasta mainittava, mitä ko. eri makuvaihtoehdot ovat.

Haettu merkki on erottamiskykyinen

Haettu merkki on kuviomerkki eli se sisältää numeron 3 lisäksi muitakin visuaalisia elementtejä. Merkki on oranssi–musta–valkoinen kuviomerkki, joka koostuu tyylitellystä, mustasta numerosta 3, epätasaisesta oranssista ääriviivasta sekä kolmesta oranssista pisteestä valkoisella pohjalla. Edellä mainituin tavoin merkkiä ympyröivä reunus ei ole geometrinen peruskuvio, sillä se on tyylitelty röpelöiseen muotoon, joka vaikuttaa lähes katkeavan parista kohtaa.

Yleisesti ottaen eri valmistajien jäätelötuotteiden pakkaukset ovat hyvin kirjavia ja eri värisiä kuten verkkohaun tulokset osoittavat, eikä oranssi väri tai haetussa merkissä oleva väriyhdistelmä ole mitenkään vakiintunut yleiseksi väriksi kuvaamaan haettuja tuotteita. Sitä voidaan ennemminkin pitää poikkeuksellisena värivalintana ja väriyhdistelmänä jäätelöille ja siten hyvin erottamiskykyisenä.

Hakemuksen kohteena on juurikin tämä tyylitelty kuviokokonaisuus eikä hakija siten rajoita pelkän numeron kolme (3) käyttöä muiden valmistajien tuotteissa. Numero kolme numerona on tavaramerkissä vähemmän erottamiskykyinen osa, mutta kokonaisuutena arvioiden merkki on tavaramerkkiasetuksen edellyttämällä tavalla vahvasti erottamiskykyinen. Tämän kolmesta väristä koostuvan kuviomerkin suojan ydin on nimenomaan siinä, etteivät kilpailijat voi merkitä tuotteitaan samankaltaisella, pyöreällä oranssireunaisella, valkopohjaisella merkillä, jonka keskellä on musta numero kolme ja oransseja pisteitä.

EUIPO on aiemmin hyväksynyt muun muassa seuraavat, tyylitellyistä numeroista koostuvat tavaramerkit vastaaville tavaroille luokassa 20:

EUTM nro 11 721 693

EUTM nro 15 588 726

EUTM nro 5 671 086

EUTM nro 11 623 832

EUTM nro 16 230 989

Haettu merkki on aivan yhtä erottamiskykyinen ellei jopa erottamiskykyisempi, sillä siinä on pelkän numeron lisäksi myös muita elementtejä (reunus, pallot, useita eri värejä).

Numero voidaan rekisteröidä Euroopan unionin tavaramerkiksi, jos se on erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta ja jos se ei ole pelkästään kuvaileva tai muutoin erottamiskyvytön kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Unionin tuomioistuimen mukaan myös merkit, jotka koostuvat pelkästään numeroista, joita ei ole muunneltu graafisesti, voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi.

3. Päätös

EUTMA 94 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto vahvistaa, että hakemuksen tavaraluettelo on hakijan tekemän rajoituksen jälkeen luokassa 30 seuraava:

Luokka 30 Jauhot; leipä; makeiset; jäätelöt; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka; jää; ei-maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit [mehujäätelöt].

Luokka 35 on pysynyt ennallaan.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset ja luopuu esittämästään rekisteröintiesteestä siltä osin, kun se ilmoituksessaan katsoi merkin ilmaisevan tavaroiden sisältämien eri laatujen tai makujen/makuvaihtoehtojen kokonaismäärää.

Hakijan huomautuksista ja tavaraluettelon rajoituksesta huolimatta virasto kuitenkin edelleen katsoo, että hakemuksen kohteena oleva merkki, kokonaisuutena tarkasteluna, kuvailee esteen kohteena esitettyjen tavaroiden ’jäätelöt; ei- maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit mehujäätelöt]’ lukumäärää ja on tämän johdosta erottamiskyvytön kyseisten tavaroiden suhteen.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavasti:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 27; ks. myös vastaavasti tuomio 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ).

EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 28 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö).

Merkin kuuluminen EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 25/09/2015, T-591/14, PerfectRoast, EU:T:2015:700, § 25-26).

Merkin – myös kuviomerkin - erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Niin kuvailevuutta kuin erottamiskykyä arvioitaessa ratkaisevaa on siis merkin antama kokonaisvaikutelma oli sitten kyse iskulauseesta, useammasta eri sanasta koostuvasta sanamerkistä, sanamerkistä, joka muodostuu kahdesta yhteen kirjoitetusta sanasta tai esimerkiksi kuviomerkistä (02/07/2009, T-414/07, kuviomerkki, joka kuvaa korttia pitelevää kättä ja kolmea kolmiota, EU:T:2009:242, § 36). Oikeuskäytännön mukaan se, että kokonaisvaikutelma on arvioinnissa ratkaiseva, ei kuitenkaan estä tarkastelemasta kaikkia niitä tavaramerkin yksittäisiä osatekijöitä, joista merkki koostuu.

Virasto on hakemuksen kohteena olevan kuviomerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan huomioinut edellä mainitut, oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet kuten viraston ilmoituksen 9.1.2019 sisällöstä käy ilmi.

Hakija on oikeassa viitatessaan oikeuskäytäntöön, jonka mukaan myös pelkästä numerosta ilman graafisia elementtejä muodostuva merkki voidaan rekisteröidä EU- tavaramerkeiksi. Numero voidaan rekisteröidä Euroopan unionin tavaramerkiksi kuitenkin vain, jos se on erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta eli mikäli se ei ole pelkästään kuvaileva tai muutoin erottamiskyvytön kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Numeroitahan käytetään myös antamaan merkityksellistä tietoa kyseessä olevista tavaroista (esimerkiksi koko, lukumäärä, aika, teho) ja/tai palveluista (esimerkiksi palvelujen saavutettavuus 24/7) eivätkä ne tällöin toimi osoituksena tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperästä.

Virasto katsoo, että haetun kuviomerkin keskeisenä elementtinä on numero 3, jonka kohderyhmä välittömästi ymmärtää ilmoituksena jäätelöpakkauksen sisältämien jäätelöiden lukumäärästä. Hakija on huomauttanut, että ”suurinta osaa jäätelötuotteita myydään lähtökohtaisesti vain yksittäispakattuina”. Ottamatta kantaa siihen, onko toteamus oikea, huomautusta ei kuitenkaan voida pitää relevanttina. Kuten hakijan esiintuomat esimerkit vahvistavat, jäätelöiden markkinointi lukumäärältään erilaisissa (moni)pakkauksissa, sisältäen esimerkiksi 4 kpl, 5 kpl, 6 kpl, 8 kpl, 10 kpl, 15 kpl tai, 16 kpl, on myös hyvin tavanomaista. Virasto ei näe mitään estettä sille, etteikö jäätelöitä voitaisi tarjota myös 3 kappaleen pakkauksissa esimerkiksii pienempiä talouksia silmälläpitäen. Hakijan viittaamat verkkohaun tulokset (osoitteessa https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/pirkka-jaatelotuutit-cookie-6x61g-6410405190673 ) myös osoittavat lukumäärää ilmaisevien merkintöjen –numeroiden - olevan pakkauksissa hyvin näyttävästi esillä ja esiintyvän jopa yksistään eli ilman, että niihin olisi liitetty lukumäärän mittayksikkö, kuten sana ”kappaletta” tai lyhenne ”kpl”:

Kuluttajat ovat näin ollen jo tottuneet jäätelöpakkauksissa esiintyvien numeroiden/lukujen ilmaisevan juuri (moni)pakkausten sisältämien jäätelöiden kokonaislukumäärää. Näin siitäkin huolimatta, että luvut sisältävät graafisia elementtejä ja/tai värejä.

Oikeuskäytännössä on toisaalta myös vahvistettu, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Lukumäärä ”3” on yhtä todennäköinen jäätelöiden kokonaislukumäärä monipakkauksessa kuin esimerkiksi lukumäärä ”4” tai ”5” pienempien jäätelöpakkausten ollessa kyseessä.

Erottamiskyvyttömästä sanamerkistä muodostuvasta merkistä tulee erottamiskykyinen, kun siihen lisätään erottamiskykyinen kuvioelementti. Sama koskee myös erottamiskyvyttömästä numerosta muodostuvaa merkkiä. Toisin sanoen EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan hylkäysperustetta ei sovelleta merkkeihin, jotka koostuvat erottamiskyvyttömästä ja kuvailevasta osatekijästä yhdistettynä muihin osatekijöihin, kuten erottamiskykyiseen, ei-kuvailevaan kuvioelementtiin. Tämä vaatimus ei kuitenkaan täyty käsillä olevan kuviomerkin osalta. Kuten virasto ilmoituksessaan toi esiin, merkin sisältämät kuvioelementit ovat luonteeltaan niin vähäisiä, etteivät ne tee tavaramerkistä kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskykyistä. Merkin kuvioelementit muodostuvat oranssilla ääriviivalla piirretyn ympyrän sisään hyvin tavanomaisella fontilla mustalla värillä kirjoitetusta numerosta 3 ja kolmesta pienestä oranssista pisteestä. On selvää, että kohderyhmä merkin nähdessään ymmärtää numeron 3 taustalla esiintyvä kuvion tavanomaisena geometrisena kuviona, ympyränä. Hakijan mukaan ympyrän ääriviivan röpelöinen muoto, ”...joka vaikuttaa lähes katkeavan parista kohtaa...”, estäisi kohderyhmää näkemästä merkkiä ympyröivää reunusta yksinkertaisena geometrisena kuviona. Hakijan huomautus ei kuitenkaan vakuuta virastoa. Hakijan mainitsemat ääriviivan yksityiskohdat ovat merkissä hädin tuskin nähtävissä ja näin ollen jäävät mitä todennäköisimmin myös kuluttajilta huomaamatta. Ympyrän sisällä esiintyvät oranssit pisteet ovat jo kokonsa puolesta merkissä toissijaisessa asemassa merkin sisältämään numeroon nähden, ja ne ymmärretään mitä todennäköisimmin lähinnä koristeina. Merkissä esiintyvät värit oranssi, musta ja valkoinen ovat perusvärejä, eikä virasto katso käytettyjen värien tai niiden yhdistelmän edustavan miltään osin poikkeuksellista värivalintaa, kuten hakija esittää. Kyseinen väriyhdistelmä on yksi yhdistelmä monien muiden väriyhdistelmien joukossa ja ylipäätään värien ja eri väriyhdistelmien käyttö tavaroiden pakkauksissa ja pakkaumerkinnöissä on hyvin tavanomaista. Merkissä esiintyvien tyyliteltyjen elementtien – muodot ja värit - yhdistämistavassakaan ei ole mitään sellaista ominaisuutta, jonka perusteella tavaramerkki voisi täyttää olennaisen tehtävänsä esteen kohteena olevien tavaroiden suhteen. Kyseisistä elementeistä huolimatta merkin välittämä kuvaileva viesti on kuluttajan välittömästi ja helposti ymmärrettävissä. Kuten hakija itsekin toteaa ”...eri valmistajien jäätelötuoteiden pakkaukset ovat hyvin kirjavia ja eri värisiä...”. Tämän lisäksi, kuten edellä todettiin, hakijan toimittamat kuvakaappaukset osoittavat lukumäärää osoittavien merkintöjen olevan jäätelöpakkauksissa hyvin näyttävästi esillä ja sisältävän graafisia elementtejä ja värejä. Onkin hyvin todennäköistä, että myös haettu merkki kokonaisuutena tarkasteluna ymmärretään kohderyhmässä ainoastaan vaihtoehtoisena tapana ilmaista jäätelöpakkauksen sisältämien jäätelöiden lukumäärää, ei osoituksena tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

Edellä esitetyn perusteella virasto edelleen katsoo, että kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna, on kuviomerkin

ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Näin ollen merkki kuuluu EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon piiriin.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkki, joka EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Koska hakemuksen kohteena oleva merkki edellä esitetyin perusteluin on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen sisältämiin tavaroihin nähden, puuttuu siltä myös vähimmäiserottamiskyky näiden samojen tavaroiden osalta.

Hakijan on huomauttanut, että hakemuksen kohteena on haettu merkkikokonaisuus eikä merkin rekisteröiminen rajoita pelkän numeron kolme ”3” käyttöä muiden valmistajien tuotteissa. Hakijan mukaan haetun kuviomerkin ”...suojan ydin on nimenomaisesti siinä, etteivät kilpailijat voi merkitä tuotteitaan sanmankaltaisella, pyöreällä oranssireunaisella, valkopohjaisella merkillä, jonka keskellä on musta numero kolme ja oransseja pisteitä”.

Hakijan huomautukset eivät kuitenkaan muuta viraston kantaa merkin rekisteröitävyyden suhteen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kukin EUTMA 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäys-perusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. Kyseisiä hylkäysperusteita on lisäksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleisen edun, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25 ):

EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perustana on sitä koskeva yleinen etu, jonka mukaan kuvailevia käsitteitä ei pidä rekisteröidä tavaramerkkeinä, jotta ne säilyvät kaikkien kilpailijoiden vapaassa käytössä. Viraston ei tarvitse osoittaa, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava tarve säilyttää kuvailevat ilmaukset vapaassa käytössä (04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35 ja 12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). On myös merkityksetöntä, onko olemassa synonyymeja tai muita vieläkin tavanomaisempia tapoja, joilla tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia voidaan kuvailla (12/02/2004, C‑265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät pysty täyttämään tavaramerkin keskeistä tehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, jotta tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun ostava kuluttaja voisi siten myöhemmän hankinnan tehdessään valita samalla tavalla, jos kokemus osoittautuu positiiviseksi, tai toisella tavalla, jos kokemus osoittautuu negatiiviseksi (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42). Oikeuskäytännön mukaan yleisen edun mukaista ei ole asetuksessa tarkoitetun suojan antaminen sellaiselle merkille, joka ei täytä keskeistä tehtäväänsä, eli jolla ei taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle sitä, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä.

Koska virasto edellä esitetyin perusteluin on osoittanut, että hakemuksen kohteena oleva kuviomerkki on kuvaileva ja erottamiskyvytön, hakijan viittaus siitä, ettei merkkikokonaisuudelle ole vapaanapidon tarvetta, on perusteeton.

Virasto on ottanut huomioon hakijan viittaamat aikaisemmat tavaramerkkirekisteröinnit. Nämä eivät kuitenkaan muuta viraston kantaa käsillä olevassa asiassa. Ensinnäkään mikään hakijan viittaamista kuviomerkeistä ei ole identtinen nyt haetun kuviomerkin kanssa. Lisäksi hakijan viittaama kuviomerkki ”5” (rek.nro: 5 671 086) on ehdottomien rekisteröintiesteiden osalta tutkittu jo vuonna 2007, kuviomerkki ”1” (rek.nro 11 721 693) ja kuviomerkki ”5” (rek.nro 11 623 832) vuonna 2013. Virasto huomauttaa, että ajan myötä kuvailevuuden ja erottamiskyvyn arvioinnissa sovellettavat kriteerit ovat muuttuneet - ja saattavat edelleen muuttua - sitä mukaa, kun asiaa koskeva oikeuskäytäntö on kehittynyt ja edelleen kehittyy. Erottamiskyvyn arviointi ei myöskään ole eksaktia tiedettä. EUIPO pyrkii toimimaan johdonmukaisesti, mutta jokainen tapaus on kuitenkin käsiteltävä erikseen. Näin ollen pelkästään se, että aikaisemmissa tapauksissa tutkija on merkkien kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan noudattanut sillä hetkellä voimassa olevia kriteerejä ja oikeuskäytäntöä - tai saattanut noudattaa vähemmän tiukkaa lähestymistapaa - ja katsonut sellaiset kuviomerkit erottamiskykyisiksi, joiden hakija katsoo olevan verrattavissa omaan, viraston erottamiskyvyttömäksi katsomaan merkkiin, ei ole ratkaiseva sen määrittämiseksi, onko hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä edes vähäinen erottamiskyky, jota suojan saaminen unionissa edellyttää.

Oikeuskäytännön mukaan EUIPO:n on toimivaltaansa käyttäessään noudatettava unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Tuomioistuin on edellä viitatussa tuomiossa todennut myös seuraavasti (§ 77):

Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 45 kohta ja em. asia SMHV v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, tuomion 45 kohta). Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 3 artiklasta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1725, 62 kohta).

Käsillä olevan hakemuksen osalta virasto on osoittanut, että haettu kuviomerkki

kuuluu – esteen kohteena olevat tavarat sekä relevantti kohdeyleisö huomioiden - EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisen kiellon piiriin. Näin ollen merkin rekisteröinti hakemuksen kattamille tavaroille on ristiriidassa EUTMA:n kanssa, minkä johdosta hakija ei voi kohtuudella vaatia merkin rekisteröintiä EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin vedoten.

Edellä mainituista syistä ja EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 17 980 518 koskeva hakemus hylätään seuraavien tavaroiden osalta:

Luokka 30 Jäätelöt; ei-maitopohjainen jäätelö; jogurttijäätelö; sorbetit mehujäätelöt].

Hakemuksen käsittely jatkuu jäljelle jäävien tavaroiden ja palvelujen osalta, eli:

Luokka 30 Jauhot; leipä; makeiset; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka; jää.

Luokka 35 Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; elintarvikkeiden vähittäismyyntipalvelut.

EUTM-asetuksen 67 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTM-asetuksen 68 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA

LIITE Ilmoitus EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteista (EUTM-asetuksen artikla 7 ja artikla 42 kohta 2), 09/01/2019, 5 sivua