Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)

Alicante, 28/05/2019

Javier Ungría López Avda. Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	017981017
Referencia:	C766/18SR
Marca:	ESSENTIAL PART OF THE MEDITERRANEAN DIET
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	IMPORTACO, S.A. Ctra. Real de Madrid Nord 81-83, Polígono No. 1, Carrascal Oest E-46469 Beniparrell (Valencia) ESPAÑA

La Oficina objetó el 20/12/2018 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 05/02/2019, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. A la hora de apreciar un posible carácter descriptivo del presente término, cualquier diferencia perceptible entre la expresión de la denominación propuesta para el registro y los términos utilizados en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a esa denominación un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca. En definitiva, dependerá de si puede entenderse que la denominación es la forma normal de designar los productos solicitados o de presentar sus características esenciales en el lenguaje ordinario. Generalmente, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen. Incluso en ese caso procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma disposición (sentencia de 12 de febrero de 2004, C-363/99, “Postkantoor”, aps. 98 y 100). La frase “THE ESSENTIAL PART OF THE MEDITERRANEAN DIET” aplicado a los productos objetados no queda reflejado en los motivos de denegación absolutos incluidos en el artículo 7 b) o c), ya que efectivamente, la misma no designa la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época del producto. La evocación que pueda realizar el consumidor ante esta frase, junto a interpretaciones personales sin elementos objetivos, no puede definirse como una descripción real. Por tanto, contrariamente a lo que se afirmó en la resolución impugnada, el signo solicitado no está compuesto exclusivamente por indicaciones que pudieran servir en el comercio para designar la especie, la calidad y el destinatario de los productos solicitados.

2. A la hora de estimar el carácter distintivo del presente signo solicitado, el solicitante alega que tiene un diseño complejo, combinando distintivos elementos figurativos, que no solamente consisten en la representación estilada y muy abstracta de varios alimentos, sino también en un círculo como marco y otro partido en cuatro así como colores contrastantes.

Primero, esta representación claramente va más allá de formas geométricas básicas simples, tales y como se consideran regularmente inaptas para ser concedidas como marca (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck, EU:T:2015:701,§ 55; 05/03/2018, R 1759/2017-5, Schwimmer (Bildmarke), § 15). Es suficiente que la marca permita al público relevante identificar el origen de los productos o servicios a los que se refiere y distinguirlos de los de otras empresas (31/01/2017, T- 130/16, Deux courbes rouges obliques, EU:T:2017:44, §14). No es necesario que la marca transmita una información concreta en cuanto a la identidad del fabricante del producto o del prestador del servicio. Basta con que la marca permita al público de que se trate distinguir el producto o servicio que designa de aquellos que tienen otro origen comercial (12/05/2015, T-32/15, Mark1, EU:T:2016:287, § 27).

Segundo, tampoco se puede considerar que la marca figurativa consiste en una representación gráfica naturalista de unos alimentos en concreto. Por el contrario, se trata de un gráfico complejo.

Basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo absoluto de denegación. El signo se compone de diversos elementos figurativos, como un circulo con un marco negro y fondo blanco de gran tamaño divido en cuatro y un dibujo original y de fantasía, que confieren en su conjunto al signo la distintividad mínima necesaria para cumplir con su función esencial. El signo presenta una configuración simple que no puede considerarse absolutamente corriente.

3. Por último, la posibilidad de obtener el registros similares al ahora objetado es sin duda factible, tal y como nos muestra la existencia de la MUE no. 5511431.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

En cuanto a las observaciones con arreglo a un posible carácter descriptivo del término por el que se compone el signo aquí disputado, la Oficina no procede a su examen o valoración, puesto que no se objetó en ningún caso en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE. Lo que nos llama la atención es que existan alegaciones tales como: “contrariamente a lo que se afirmó en la resolución impugnada, el signo solicitado no está compuesto exclusivamente por indicaciones que pudieran servir en el comercio para designar la especie, la calidad y el destinatario de los productos solicitados”, cuando desde esta Oficina nunca se objetó a esta solicitud en este sentido y bajo dicha base jurídica.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias de 29/04/2004, asuntos acumulados, C-468/01 P a C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; y 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66, y 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho carácter distintivo solo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (sentencia de 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y jurisprudencia citada).

Asimismo, las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente “repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate” (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Es el caso, concretamente, de los signos que se utilizan habitualmente para la comercialización de los productos o de los servicios de que se trate (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

No se excluye como tal el registro “de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca” (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Por lo demás, no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Además, también constituye jurisprudencia consolidada que la manera en la que el público percibe una marca se ve influida por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; y 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Los signos, como los eslóganes, cumplen otras funciones aparte de las de la marca en un sentido tradicional, “dichos signos sólo son distintivos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; y 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

En la comunicación oficial del 20/12/2018, se puso de manifiesto que “el consumidor pertinente de lengua inglesa comprendería que el signo tiene el significado siguiente: parte o elemento esencial de la dieta mediterránea”. Asimismo, que “sería considerado por el público destinatario como simplemente un eslogan laudatorio promocional, cuya función consiste en transmitir una declaración de inspiración y motivación (…) el público destinatario no tenderá a percibir una indicación de origen comercial concreta en el signo, aparte de la información promocional transmitida, que sirve únicamente para transmitir aspectos positivos de los productos en cuestión, a saber, que éstos constituyen elementos esenciales y fundamentales en la dieta mediterránea, la cual tiene una reputada fama mundial por sus conocidos hábitos alimentarios naturales, ricos y saludables”.

Con referencia a la falta de carácter distintivo del signo, pese a algunos “elementos figurativos consistentes en una figura geométrica circular con un borde negro externo donde están contenidas a su alrededor y en mayúscula las palabras en color blanco ‘ESSENTIAL PART OF THE MEDITERRANEAN’ separadas en dos tramos por dos puntos, mientras que el círculo interior se encuentra dividido en cuatro partes, disponiéndose en el primer recuadro siguiendo el sentido de las agujas del reloj una representación en rojo de lo que semeja ser un tomate, en el segundo recuadro lo que figura ser una almendra en marrón, en el tercer cuadrante la imagen encarna dos aceitunas en verde y en el último cuadrante reproduce un pescado en azul, tales elementos figurativos únicamente refuerzan el mensaje señalado en el párrafo anterior (mediante las palabras y los dibujos que representan simbólicamente la categoría de los productos solicitados) y, por tanto, no dotan a la marca en su conjunto de carácter distintivo alguno” - tal y como se argumentó en el escrito oficial de 20/12/2018-. “Estos elementos no poseen característica alguna en cuanto al modo en que se combinan que permita a la marca desempeñar su función esencial para los productos para los que se solicita protección”.

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina no comparte las alegaciones del solicitante en cuanto a la ‘complejidad en el diseño’, de combinación de elemento figurativos distintivos, que consisten en la ‘representación estilada y muy abstracta de varios alimentos’, sino también en un círculo como marco y otro partido en cuatro ‘que va más allá de formas geométricas básicas simples’ así como colores contrastantes, puesto que el singo solicitado no resulta ni abstracto ni tan original, ni la representación gráfica de los alimentos es tan alejada de la naturalista (ya que claramente se identifica en el cuarto izquierdo superior a un pescado, en el cuarto derecho superior a un tomate, en el cuarto izquierdo inferior a una rama con dos aceitunas y en el cuarto derecho inferior a una almendra). Además, el signo en su totalidad, refuerza el mensaje laudatorio de los elementos verbales, es decir, a título ilustrativo, estos alimentos (ej. pescado, hortalizas, frutos secos, aceite de oliva, etc.) constituyen elementos esenciales y fundamentales en la dieta mediterránea.

Respecto a la información promocional transmitida por el signo aquí disputado y arriba resumida, el solicitante no fundamenta una defensa apropiada en su escrito de alegaciones sino que se basa únicamente en argumentar la distintividad de los elementos figurativos. En el caso de signos, como los eslóganes, sólo son distintivos si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos contemplados – y no es el caso, porque dado que los elementos figurativos no aportan en su conjunto distintividad suficiente, el eslogan ni es sorprendente ni conlleva un juego de palabras, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos del solicitante de los que tengan otro origen comercial (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Por ello, la Oficina mantiene la fundamentación ya manifestada en este sentido el pasado 20/12/2018 en su escrito oficial.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado una marca similar, EUTM nº. 5511431 , procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). “De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Por consiguiente, en relación a este ejemplo registral listado por el solicitante en clases 29, 30, 31 y evaluado en comparación con el signo aquí disputado, la Oficina observa que aunque son coincidentes en las mismas clases y el signo solicitado parece una evolución modernizada de la marca anterior, es importante destacar que la fecha de solicitud de la esta marca anterior data de 2006 y han pasado 13 años en los que la práctica de la Oficina y jurisprudencia ha variado considerablemente. Pese a la coincidencia de ciertos elementos entre las marcas arriba citadas, cabe subrayar que cada signo, como el que es objeto de este escrito, es examinado por esta Oficina con rigor y de forma completa, individualmente y en base a sus propios méritos y características, a la luz de la practica actual de la EUIPO, y siempre de conformidad con las disposiciones aplicables del RMUE y de la jurisprudencia relevante. En este sentido, observancia del principio de igualdad de trato frente a los solicitantes, o de cara al mismo solicitante con referencia a un registro anterior, debe siempre conciliarse con la observancia del principio de legalidad (esto es, decisiones conformes a los principios del RMUE). Durante el procedimiento de examen de cualquiera de los signos solicitados, la EUIPO actúa acorde a una competencia reglada y no como facultad discrecional. El registro de un signo como marca depende por tanto de criterios específicos, los cuales son aplicables a las circunstancias de hecho del caso en particular y cuyo objeto es determinar si el signo en cuestión recae sobre algún motivo absoluto (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 981 017 para todos los productos solicitados:

Clase 29	Carne; pescado; carne de ave; carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; huevos; leche; productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.
Clase 30	Café; té; cacao; sucedáneos del café; arroz; tapioca; sagú; harinas; preparaciones a base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31	Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

María Luisa ARANDA SALES