Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 03.12.2019 r.

Olga Welcer-Hrycaj Ul. Prószkowska 9a/1 45-710 Opole POLONIA

Nr zgłoszenia:	018007111
Nr referencyjny zgłaszającego:	EXTREME_FS
Znak towarowy:
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	MERZDORF FINE FOOD ul. TECHNOLOGICZNA, nr 2 45-839 opole POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 21.02.2019 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniach 19.04.2019 r., i 03.06.2019 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Przedmiotowy znak „EXTREME FITNESS & SPORT” nie jest wyłącznie opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem. Elementom słownym towarzyszy charakterystyczna czcionka i stylizowana grafika.

2. Nie są objęte zakazem rejestracji oznaczenia jedynie sugerujące lub aluzyjne względem towarów i usług. Zgłaszający powołuje się na wyrok w sprawie „EUROPREMIUM” T‑334/03.

3. Omawiane oznaczenie jest jednym z serii należącej do zgłaszającego. Wcześniejsze znaki z taką samą stylistyką i elementami graficznymi zostały dopuszczone do publikacji przez EUIPO.

4. W odpowiedzi na pismo Urzędu w sprawie zastrzeżeń z dnia 21.02.2019 r. zgłaszający zamieścił oświadczenie, zgodnie z którym zgłoszone oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 RZTUE. Zgłaszający wskazał również, że oświadczenie to należy rozumieć jako główne.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16.09.2004 r. C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 31.)

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26.11.2003 r.T‑222/02 ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Uwagi ogólne w zakresie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania

Zgodnie z art. 7 ust. 3 [RZTUE] bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b) d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RZTUE wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b) d) [RZTUE] i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RZTUE przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług (patrz wyrok z dnia 10.11.2004 r. T 396/02 ‘Forme d'un bonbon’, pkt 55-59; wyrok z dnia 04.05.1999 w sprawach połączonych C 108/97 i C 109/97 ‘Windsurfing Chiemsee’, pkt 52; wyrok z dnia 22.06.2006 C 25/05 P ‘Storck’, pkt 75 i wyrok z dnia 18.06.2002 r. C‑299/99 ‘Philips’, pkt 63.)

Co do argumentów zgłaszającego

1. Przedmiotowy znak „EXTREME FITNESS & SPORT” nie jest wyłącznie opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem. Elementom słownym towarzyszy charakterystyczna czcionka i stylizowana grafika.

Jak Urząd wykazał w zawiadomieniu z 21.02.2019 r., niezależnie od pewnych elementów graficznych zawartych w znaku, docelowi odbiorcy w Unii Europejskiej posługujący się językami angielskim, niemieckim lub rumuńskim, będą postrzegali oznaczenie jako informujące o rodzaju i przeznaczeniu przedmiotowych towarów, tj. że zakwestionowane towary w klasach 5, 29, 30 i 32 służą osiągnięciu niezwykłej sprawności fizycznej i uprawianiu sportu. Ewentualnie oznaczenie informuje, że przedmiotowe towary pomagają uzyskać wyjątkową sprawność i uprawiać sporty ekstremalne i lub są przeznaczone dla osób dbających o wyjątkową kondycję fizyczną i uprawiających sport.

W związku z tym Urząd wykazał, że związek pomiędzy przekazem niesionym przez oznaczenie a towarami objętymi zgłoszeniem jest wystarczająco bezpośredni i konkretny, aby zachodziły bezwzględne podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 RZUTE.

W odniesieniu do warstwy graficznej, Urząd dokonał jej oceny zgodnie z obowiązującą od 2 stycznia 2016 r. wspólną praktyką w zakresie charakteru odróżniającego znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym lub pozbawione charakteru odróżniającego¹. Stanowi ona, że  przy użyciu stylizowanego kroju pisma, elementów graficznych i kolorystyki, jak w omawianym przypadku, elementy te muszą być wystarczające, aby odwrócić uwagę konsumenta od opisowego znaczenia elementów słownych.

Zastosowane w znaku zabiegu graficzne ograniczają się do użycia stylizowanej czcionki typu distressed, która nie odbiega jednak znacząco od krojów pisma stosowanych na danym rynku. Elementy słowne „EXTREME” i „&” są przedstawione w kolorze czerwonym, a wyrazy „FITNESS” i „SPORT” – w kolorze czarnym. Element graficzny o nieregularnym kształcie, w kolorze czerwonym, widniejący na literą „S” w wyrazie „SPORT” nie jest wystarczający ze względu na swój rozmiar, kształt i charakter, aby odwrócić uwagę docelowej grupy odbiorców od opisowego znaczenia znaku niesionego przez jego warstwę słowną.

Kolorystyka liter w oznaczeniach jest powszechnie stosowana w handlu i nie będzie postrzegana jako wskazująca na pochodzenie handlowe towarów lub usług. Zwłaszcza na rynku preparatów i odżywek dla sportowców (klasa 5) oraz przekąsek i gotowych dań (klasy 29 i 30) konsumenci przyzwyczajeni są do barwnych opakowań z bogatą stylizacją. Dlatego zastosowana w oznaczeniu grafika nie jest w stanie odwrócić uwagi konsumenta od  niedystynktywnego komunikatu niesionego przez elementy słowne znaku „EXTREME FITNESS & SPORT”. Podsumowując, wspomniane elementy nie posiadają żadnej cechy w odniesieniu do sposobu, w jaki zostały połączone, pozwalającej znakowi na pełnienie przez niego podstawowej funkcji w stosunku do towarów i usług, których ochrony dotyczy zgłoszenie.

W celu poparcia swojego stanowiska, Urząd zwraca uwagę na decyzje EUIPO i Izb Odwoławczych oraz wyroki Sądu wydane w sprawie znaków figuratywnych:

- (wyrok z dnia 20.11.2015 r., T 202/15, pkt 22, , ZTUE 012669396, Klasy 9, 28 i 41);

- decyzja Piątej Izby Odwoławczej z 15.12.2017 r., R 2218/2017-5, ZTUE 016696081, , Izba uznała, że zawarte w znaku elementy graficzne, tj. krój pisma, ułożenie elementów słownych oraz połączenie liter z symbolami liści i borówek nie jest w stanie odwrócić uwagi docelowej grupy odbiorców od opisowego przekazu niesionego przez warstwę słowną oznaczenia (patrz także wyrok z 11.07.2012 r., T‑559/10, Natural beauty, §§ 25-27). Przedstawienie graficzne liści i borówek będzie postrzegane jako element dekoracyjny;

- decyzja z 05.01.2016 r. ZTUE 014512784, ;

- decyzja z 09.01.2018 r., R 1430/2017-1, , Klasy 1 i 3. Elementy graficzne jedynie podkreślają opisowy przekaz niesiony przez elementy słowne.

2. Nie są objęte zakazem rejestracji oznaczenia jedynie sugerujące lub aluzyjne względem towarów i usług. Zgłaszający powołuje się na wyrok w sprawie ‘EUROPREMIUM’ T‑334/03.

Istotnie nie można odmówić ochrony znakom aluzyjnym lub sugerującym, które zawierają odniesienie do działalności, towarów lub usług danego przedsiębiorcy, gdyż przedsiębiorcy mają uzasadniony interes w używaniu takich oznaczeń. Niemniej jednak, argument zgłaszającego, że elementy słowne znaku stanowią wyrażenie jedynie aluzyjne/sugestywne w stosunku do zgłoszonych towarów, jest bezzasadny. W przedmiotowej sprawie komunikat „EXTREME FITNESS & SPORT” zawarty w oznaczeniu jest jasny i nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chodzi o ekstremalne fitness i sport; niezwykłą sprawność fizyczną i sport; wyjątkową kondycję fizyczna i sport.

Należy przyznać, że rejestracja znaku towarowego nie wymaga ustalenia szczególnego stopnia inwencji lub kreatywności ze strony właściciela znaku. Ponadto brak odróżniającego charakteru nie może po prostu wynikać ze stwierdzenia, że dany znak nie ma dodatkowego wymyślonego elementu lub nie wygląda niezwykle lub zadziwiająco (patrz także wyrok z dnia 05.04.2001 r. T 87/00 ‘EASYBANK’, pkt 39).

Jednakże zwykłe połączenie elementów, z których każdy osobno opisuje właściwości samych towarów i usług, ma charakter opisowy wobec tych właściwości. Samo połączenie elementów bez wprowadzenia niespotykanej zmiany - szczególnie w składni lub znaczeniu - może stworzyć jedynie oznaczenie o charakterze opisowym.

Tylko jeśli niespotykany charakter połączenia w stosunku do towarów i usług powoduje wrażenie wystarczająco odmienne od wrażenia wywołanego przez zwykłe połączenie składników, które stanowią jego części składowe, to połączenie uważa się za coś więcej niż sumę elementów składowych.

Urząd zwraca uwagę, że omawiane zgłoszenie nie jest ani wystarczająco fantazyjne ani nie jest "więcej niż sumą elementów składowych" i że jedynie połączenie dwóch elementów słownych o charakterze opisowym z niedystynktywnym elementem graficznym nie wystarczy, by nadać oznaczeniu charakter odróżniający w minimalnym wymaganym stopniu, który jest niezbędny do rejestracji (wyrok z 12.02.2004 r., C 265/00 „Biomild”, pkt 39 i 43).

W zakresie warstwy słownej, sformułowanie ”EXTREME FITNESS & SPORT” będzie zrozumiane przez właściwych konsumentów wprost i bez wywołania żadnych dodatkowych procesów myślowych jako ekstremalne fitness i sport; niezwykła sprawność fizyczna i sport; wyjątkowa kondycja fizyczna i sport. W związku z tym omawiane oznaczenie nie może być postrzegane jako fantazyjne, zaskakujące lub nieoczekiwane w stosunku do zakwestionowanych towarów. Umieszczone na towarach objętych zgłoszeniem będzie zrozumiane wprost i bez chwili namysłu, że służą uzyskaniu wyjątkowej sprawności i uprawianiu sportu lub sprzyjają wyjątkowej kondycji fizycznej i uprawianiu sportu.

Zatem w omawianej sprawie nie ma zastosowania powołany przez zgłaszającego wyrok w sprawie „EUROPREMIUM” T 334/03. W przeciwieństwie do tamtego oznaczenia, znak będący przedmiotem bieżącego postępowania niesie jasny, niepozostawiający żadnych właściwości komunikat.

W tym kontekście Urząd zwraca uwagę na późniejszą decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej z 21.11.2018 r., R 660/2018-1, „EuroPremium”, w której Izba potwierdziła, że „EuroPremium” będzie postrzegany jako banalne wyrażenie wskazujące wyłącznie na rynkową wartość ofertowanych pod nim towarów, tj., że są produktami europejskimi najwyższej jakości (pkt 22, 26-33). Tym samym, Izba uznała znak za pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE.

3. Omawiane oznaczenie jest jednym z serii należącej do zgłaszającego. Wcześniejsze znaki z taką samą stylistyką i elementami graficznymi zostały dopuszczone do publikacji przez EUIPO.

Odnosząc się do tego argumentu zgłaszającego, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15.09.2005 r. C‑37/03 P ‘BioID’, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09.10.2002 r. T‑36/01 ‘Surface d'une plaque de verre’, pkt 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).

Dodatkowo stwierdzić należy, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem oraz praktyką, każdy znak badany jest z osobna a Urząd nie jest związany swoimi poprzednimi decyzjami. Niemniej, w drodze wyjaśnienia należy podkreślić, że aby móc stwierdzić, że uprzednie rejestracje są podobne do omawianego znaku, nie wystarczy po prostu stwierdzić, że zawierają one jeden lub oba elementy składowe omawianego znaku, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów. Wszystkie wzmiankowane przez zgłaszającego znaki są znacząco odmienne od omawianego oznaczenia, stąd nie można ich uznać za istotny argument na poparcie rejestracji omawianego znaku.

O ile w powołanych przez zgłaszającego znakach użyto podobnej stylizacji i elementów figuratywnych do tych zastosowanych w oznaczeniu „EXTREME FITNESS & SPORT”, przekaz niesiony przez elementy słowne w tamtym przypadku nie został uznany za bezpośrednio i konkretnie opisowy względem zgłoszonych towarów. Wyrażenia „Chicks&Fun”, „Chicks&Sport” oraz „Chik’n go” uznano za wystarczająco fantazyjne, aby mogły pełnić funkcję znaku towarowego.

4. W odpowiedzi na pismo Urzędu w sprawie zastrzeżeń z dnia 21.02.2019 r. zgłaszający zamieścił oświadczenie, zgodnie z którym zgłoszone oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 RZTUE. Zgłaszający wskazał również, że oświadczenie to należy rozumieć jako główne.

Na poparcie swojego oświadczenia zgłaszający przedłożył dowody używania, nie wskazując precyzyjnie, których dokładnie towarów dotyczą z wykazu objętego zgłoszeniem. Dowody dotyczą przekąsek i chipsów z filetów piersi kurczaka.

Zgłaszający nadmienia, że produkt „EXTREME FITNESS & SPORT” został zaprezentowany na:

- największych europejskich targach żywności SIAL Paris w dniach 21-25.10.2018 r. Przekąski „EXTREME” zostały nagrodzone godłem „SIAL Innovation 2018”;

- spotkaniu Stamegna Retail Management w dniach 10-11.03.2019 r. dla osób zarządzających oraz kupców dystrybutorów żywności i sieci handlowych. Zgłaszający odebrał nagrodę Stamegna udzieloną za przekąskę z filetu z piersi kurczaka jako najbardziej innowacyjnego produktu;

- spotkaniu ECRM Warsaw w dniach 24-25.03.2019 r. dla kupców sieci handlowych i dystrybutorów oraz  przedstawicieli producentów zdrowych przekąsek. Zgłaszający odebrał wyróżnienie „Buyer’s Choice Award”.

Należy uwzględnić w szczególności następujące dowody:

• Faktura sprzedaży produktów oznaczonych Extreme Chicken Slices oraz Extreme Chicken Crisps do Belgii.

Opatrzona datą 04.03.2019 r.

• List przewozowy potwierdzajacy nadanie 20 palet (1 900 kg) produktów „EXTREME FITNESS & SPORT Slices” i „EXTREME FITNESS & SPORT Crisps” do nabywcy w Anglii w dniu 10.04.2019 r.

• Materiały reklamowe przekąsek oznaczonych znakiem „EXTREME FITNESS & SPORT” wydane w języku angielskim i kierujące do strony internetowej www.extreme-snack.co.uk . Nieopatrzone datą.

• Zdjęcia próbek produktów oznaczonych znakiem „EXTREME FITNESS & SPORT”. Opakowania zawierają informacje w języku angielskim. Zdjęcia nie są opatrzone datą.

• Zdjęcia półek sklepowych zawierających produkty zgłaszającego, w tym produkty oznaczone znakiem „EXTREME FITNESS & SPORT” zawierające informacje w języku angielskim. Zdjęcia nie są opatrzone datą.

• Informacja prasowa o nagrodzeniu zgłaszającego nagrodą Stamegna Network „Most Innovative FMCG Product” w Madrycie w 2018 r. za produkt oznaczony znakiem „Chick & Sport”.

• Zrzut ekranu z serwisu Youtube przedstawiający nagrodę za zajęcie drugiego miejsca „Buyer’s Choice Award” przez produkty oznaczone znakiem „EXTREME FITNESS & SPORT” w 2019 r.

Ocena dowodów

Po pierwsze, jak Urząd wykazał w zawiadomieniu z 21.02.2019  r., bezwzględne podstawy odmowy rejestracji przedmiotowego zgłoszenia zachodzą w stosunku do właściwych konsumentów w Unii Europejskiej posługujących się językami angielskim, niemieckim i rumuńskim. W związku z tym zgłaszający powinien wykazać, że znak uzyskał wtórny charakter odróżniający w następstwie używania na obszarze UE, gdzie te języki są językami urzędowymi.

W przypadku wskazanych języków są to: Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo (j. angielski), Belgia, Niemcy, Luksemburg i Austria (j. niemiecki) oraz Rumunia (j. rumuński).

Przedłożony przez zgłaszającego materiał dowodowy dotyczy sprzedaży wyłącznie na terytorium Anglii oraz Belgii. Fotografie próbek produktów i materiały reklamowe zawierają informacje w języku angielskim, co może świadczyć o zamiarze ich wprowadzenia do obrotu na wymaganym terytorium, jednak jeden list przewozowy potwierdzający eksport do Worcestershire w Wielkiej Brytanii nie jest wystarczający, aby udowodnić, że znacząca część docelowego kręgu odbiorców posługujących się językiem angielskim w Unii Europejskiej rozpoznaje towary opatrzone rozpatrywanym oznaczeniem jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorstwa. Brak jest materiałów skierowanych do konsumentów posługujących się językiem niemieckim i rumuńskim, mimo, że bezwzględne podstawy odmowy rejestracji dotyczą także konsumentów w UE posługujących się tymi językami.

Po drugie, dowody powinny wykazać, że wtórny charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania przed datą zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej. W omawianym przypadku zgłoszenia dokonano w dniu 09.01.2019 r., tymczasem zarówno faktura sprzedaży do Belgii, jak i list przewozowy są opatrzone datami późniejszymi, tj. odpowiednio 04.03.2019 r. i 10.04.2019 r.

Również dwie z trzech nagród dla produktów oznaczonych znakami zgłaszającego zostały przyznane po  dacie zgłoszenia, tj. w marcu 2019 r. Ponadto zgłaszający oświadcza, że sprzedaż produktów z linii „EXTREME” wystartowała w Belgii i  Holandii w połowie marca 2019 r., a w Wielkiej Brytanii – w połowie kwietnia, zatem po dacie zgłoszenia znaku.

Po trzecie, Urząd pragnie zwrócić uwagę na to, że przy ocenie przedłożonej dokumentacji, zgodnie z ustalonym orzecznictwem (patrz w szczególności wyrok z 12.09.2007 r. T 141/06, Glaverbel SA, ECLI:EU:T:2007:273, § 40), należy rozróżnić „dowody bezpośrednie” nabycia wtórnej zdolności odróżniającej (badania rynku, badania opinii publicznej, dane dotyczące udziału danego znaku w rynku, oświadczenia i certyfikaty wydane przez stowarzyszenia przedsiębiorców, stowarzyszenia zawodowe i izby handlowe) oraz „dowody pośrednie” (informacje o wolumenie sprzedaży, dane dotyczące wydatków na reklamę, długość i trwałość wykorzystania znaku), które mają jedynie pomocnicze znaczenie przy ocenie stopnia znajomości znaku na rynku. Choć dowody pośrednie mogą potwierdzać informacje uzyskane z dowodów bezpośrednich, nie mogą ich jednak zastąpić.

Przedłożone przez zgłaszającego dowody dotyczące prezentacji produktów oznaczonych znakiem „EXTREME SPORT & FITNESS” na targach i wydarzeniach branżowych oraz przyznaniu im wyróżnień świadczą o tym, że podjęto starania na  rzecz popularyzacji oznaczenia „EXTREME SPORT & FITNESS”, niemniej jednak nie dostarczają wystarczających informacji na temat stopnia intensywności, rozpowszechnienia geograficznego oraz trwałości używania znaku. Zgłaszający nie przedstawił danych na temat udziału badanego oznaczenia w danym rynku ani badań opinii publicznej wykazujących, że konsumenci rozpoznają towary oznaczone znakiem jako pochodzące od danego przedsiębiorstwa. Ponadto nie przedstawił danych na  temat wydatków przedsiębiorstwa zgłaszającego na promocję znaku „EXTREME SPORT & FITNESS” w  odniesieniu do właściwych towarów (wyroki z 04.05.1999 r., C‑108/97 i C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; wyrok z 29.09.2010 r., T 378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:C:2010:413, § 32).

Z uwag zgłaszającego wynika, że poczyniono szeroko zakrojone działania marketingowe mające na celu wypromowanie znaku „EXTREME FITNESS & SPORT”, jednak działania te podjęto po dacie zgłoszenia rozpatrywanego oznaczenia.

Zgłaszający twierdzi, że produkty pod oznaczeniem „EXTREME FITNESS & SPORT” zostały wprowadzone do sprzedaży w 500 sklepach sieci Tesco w Wielkie Brytanii, popularnych liniach promowych i w sieci klubów fitness, jednak nie przedstawił na to dowodów.

Ponadto przedłożony materiał składa się wyłącznie z dowodów pośrednich i nie został poparty dowodami bezpośrednimi, które wykazałyby wielkość udziału przedmiotowego znaku w rynku danych usług oraz badań rynku lub  badań opinii publicznej, wykazujących, że omawiane oznaczenie w wyniku używania wywołuje w świadomości właściwego kręgu odbiorców związek między konkretnymi towarami objętymi zgłoszeniem a przedsiębiorstwem zgłaszającego.

Wreszcie zgłaszający nie przedstawił dowodów bezpośrednich w postaci oświadczeń izb handlowych, przemysłowych lub innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych, lub  innych dowodów potwierdzających, że omawiane oznaczenie przed datą zgłoszenia było postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego zakwestionowanych towarów. Urząd nie ma obowiązku wyszukiwania i przedstawiania dowodów, lecz podejmuje decyzje na podstawie dokumentów przedłożonych przez zgłaszającego.

W konsekwencji zgłaszający nie dowiódł, że znaczna część anglo-, niemiecko- i rumuńskojęzycznych docelowych odbiorców w  UE postrzega omawiany znak towarowy jako odnoszący się do konkretnych towarów konkretnego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Przedłożone dowody używania nie są dostatecznie przekonujące, by pozwolić na stwierdzenie nabycia przez omawiane oznaczenie uzyskanego charakteru odróżniającego. Z powyższych względów odrzuca się przedstawione przez zgłaszającego oświadczenie, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 RZTUE.

Z przyczyn wskazanych powyżej oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RZTUE oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej nr 018007111 zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów.

Anna MAKOWSKA

Załącznik:

Zawiadomienie z 21.02.2019 r. o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji