Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)]

Alicante, 30/07/2019

Bartłomiej Emil Fijałkowski Al. Kościuszki 52/5 90-428 Łódź POLONIA

Nr zgłoszenia:	018008715
Nr referencyjny zgłaszającego:	27/1
Znak towarowy:	MAGRAIL
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	Hyper Poland sp. z o.o. Plac bankowy 2 00-095 Warszawa POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 07/03/2019 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 07/05/2019 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Zgłaszający podnosi, że słowo „MAGRAIL” nie występuje w żadnym słowniku ani nie jest obecne w obrocie.

2. Znak ten jest jedynie aluzyjny, a nie opisowy.

3. Zgłaszający powołuje się na inne podobne znaki zarejestrowane przez Urząd.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Ponieważ przedmiotowy znak składa się z kilku elementów (znak złożony), w celu oceny jego charakteru odróżniającego należy go zbadać w całości. Nie zachodzi tutaj jednak niezgodność z badaniem indywidualnych elementów każdego znaku po kolei (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Jak wykazał Urząd w swoim piśmie z dnia 07/03/2019r znak „MAGRAIL”, rozpatrywany jako całość, natychmiast i bez konieczności dalszych refleksji informuje docelowy krąg odbiorców, iż objęte zgłoszeniem towary i usługi są przeznaczone dla kolei magnetycznej bądź też dotyczą kolei magnetycznej. Właściwi odbiorcy będą postrzegali zatem dany znak jako informację dotyczącą rodzaju i przeznaczenia towarów i usług, o których mowa.

Oznaczenie „MAGRAIL” nie może zostać uznane jako nietypowy neologizm ponieważ nie jest to zaskakujące czy innowacyjne zestawienie. W stosunku do towarów i usług w klasach 6, 9, 12, 16, 19 i 39 ma jednoznaczne znaczenie, które będzie zrozumiałe, bez konieczności głębszej znalizy, dla anglojęzycznego konsumenta, mianowicie, że chodzi tutaj o kolej magnetyczną. Ponadto określenie to nie odbiega od reguł gramatycznych języka angielskiego. Słowo „MAG”, jak wykazano w zawiadomieniu z dnia 07/03/2019 r., oznacza magneto czyli po polsku magnes. Z kolei słowo „RAIL” oznacza kolej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że prosta kombinacja elementów, z których każdy ma charakter opisowy w odniesieniu do cech charakterystycznych omawianych towarów i usług, także ma charakter opisowy względem tych cech. Proste zestawienie tych części, bez wprowadzenia niecodziennych elementów, oznacza, że w wyniku takiego połączenia powstać może jedynie znak opisowy.

Zgłoszony znak składa się z czysto opisowych elementów słownych wskazujących pochodzenie sygnowanych tym znakiem produktów i usług. W omawianym przypadku, ze względu na oczywiste znaczenie zgłoszonego określenia z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców istnieje wystarczający związek między oznaczeniem, a towarami i usługami objętymi zgłoszeniem. Oznaczenie ma, zatem, charakter opisowy w rozumieniu artykułu 7 ust. 1 lit. c) RZTUE.

Urząd nie popiera stanowiska zgłaszającego, że omawiane oznaczenie ma charakter jedynie aluzyjny. Po dokonaniu wnikliwej oceny każdego z poszczególnych elementów tworzących znak z osobna, jak również utworzonej przez te elementy całościowej kompozycji Urząd jest zdania, iż sporny znak pełni funkcje opisową w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem, gdyż w ich kontekście istnieje konkretny i bezpośredni związek odnoszący się do ich cech charakterystycznych, mianowicie ich rodzaju oraz/lub przeznaczenia.

Zgłaszający podnosi, że słowo „MAGRAIL” nie występuje w żadnym słowniku ani nie jest obecne w obrocie.

Aby odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE,

nie jest konieczne, aby oznaczenia lub wskazówki tworzące znak, o których mowa we wspomnianym artykule, rzeczywiście były wykorzystywane w chwili składania zgłoszenia rejestracyjnego, w sposób opisujący takie towary lub usługi, dla których składa się zgłoszenie, lub właściwości tych towarów lub usług. Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogłyby być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).)

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że inni konkurenci nie używają tej samej kombinacji, należy zaznaczyć, że „oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego dokonuje się na podstawie faktu, iż znak ten może być od razu postrzegany przez dany krąg odbiorców jako określenie pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi … Brak wcześniejszego używania nie może w tym względzie stanowić bezwzględnej przesłanki takiego postrzegania.” (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Zgłaszający przytacza cztery znaki zawierające słowo „RAIL” zarejestrowane przez Urząd. Należy tutaj zauważyć, że nie jest częścią procedury rozpatrywania zgłoszenia, ponowne egzaminowanie wcześniejszych znaków towarowych, które zostały zbadane przez Urząd. Każdy znak musi zostać oceniony w oparciu o swoje własne cechy a decyzja podjęta na podstawie aktualnych praktyk i realiów rynkowych. Ponadto należy również podkreślić, że aby móc stwierdzić, że uprzednie rejestracje są podobne do spornego znaku, nie wystarczy tylko stwierdzić, że zawierają one jeden lub oba elementy składowe omawianego znaku, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów.

Ponadto Unijny znak towarowy „speed rail” nr 322 537 oraz „TOPRAIL” nr 399 295 zostały zarejestrowane w 1998r., znak „RailFast” nr 160 911 w 1999r, a znak „SMARTRAIL” nr 542 431 w 2000r. Od tego czasu praktyka Urzędu znacznie się zmieniła i zostały wdrożone nowe wytyczne.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 18 008 715 „MAGRAIL” zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów i usług.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Katarzyna ZANIECKA