Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 14.08.2019 r.

Michał Jędrzejewski ul. Rogalińska 1/44 01-206 Warszawa POLONIA

Nr zgłoszenia:	018012823
Nr referencyjny zgłaszającego:	01s
Znak towarowy:	YOGA BEAT
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	Karolina Erdmann Sarmacka 10F / 10 02-972 Warszawa POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 12.02.2019 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 13.03.2019 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Oznaczenie „YOGA BEAT” nie jest bezpośrednio opisowe w stosunku do usług objętych zgłoszeniem, ale fantazyjnym zwrotem stworzonym przez zgłaszającą. Nie jest oficjalną nazwą żadnej z odmian jogi.

2. Zgłaszająca uzyskała prawo ochronne na znak towarowy „YOGA BEAT” w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dla analogicznych usług.

3. Przywołane przez Urząd przykłady użycia znaku „Yoga Beat” są późniejsze od jego użycia przez zgłaszającą i stanowią niedozwoloną próbę zawłaszczenia jej dorobku intelektualnego.

4. Zgłaszająca powołuje szereg znaków zawierających termin „YOGA”, względem których Urząd udzielił rejestracji.

5. Wyraz „BEAT” w żaden sposób nie wskazuje konkretnie i bezpośrednio na cechy charakterystyczne oznaczonych nim usług.

6. Urząd, podnosząc zastrzeżenia co do zdolności rejestracyjnej znaku nie odniósł się do każdego z towarów i usług objętych zgłoszeniem.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16.09.2004 r. C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 31.)

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26.11.2003 r.T‑222/02 ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Co do argumentów zgłaszającego

1. Oznaczenie „YOGA BEAT” nie jest bezpośrednio opisowe w stosunku do usług objętych zgłoszeniem, ale fantazyjnym zwrotem stworzonym przez zgłaszającą. „YOGA BEAT” nie jest oficjalną nazwą żadnej z odmian jogi.

Urząd, badając bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, nie kwestionuje opisanej przez zgłaszającą genezy oznaczenia „YOGA BEAT”. Nie zmienia to jednak faktu, że wyrażenie „YOGA BEAT” funkcjonowało przed datą badanego zgłoszenia jako nazwa stylu jogi lub metody jej nauczania na terenie przynajmniej kilku krajów Unii Europejskiej i było używane przez wiele podmiotów, co Urząd wykazał w zawiadomieniu z 12.02.2019 r.

Joga, jeden z najstarszych indyjskich systemów filozoficznych i system ćwiczeń ułatwiających wyzwolenie duchowe, od kilkudziesięciu lat jest popularyzowana na  Zachodzie. Opracowywanie nowych stylów jogi i zakładanie nowych szkół ma na  celu dostosowanie tradycyjnej filozofii jogi do  zachodniego stylu życia oraz popularyzację tej dyscypliny. Przez ten czas wielu nauczycieli jogi stworzyło dziesiątki metod jogi, np. Iyengar Yoga (joga Iyengara), Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Bikram Yoga, Kundalini, Yoga Nidra. W tym kontekście, docelowy odbiorca, który jest dobrze poinformowany, rozważny, spostrzegawczy i rozsądny, w odniesieniu do zakwestionowanych usług, odczyta wyrażenie „YOGA BEAT” jako całość odnoszącą się do jednego z wielu stylów jogi. Zważywszy na znaczenie słowa „beat” jako takt, wybijanie taktu, rytm, jest niewątpliwe, że docelowi konsumenci zrozumieją wyrażenie „YOGA BEAT” jako określenie stylu jogi łączącego w sobie ćwiczenia wykonywane w rytm muzyki. Zatem Urząd podtrzymuje, że omawiany znak jest bezpośrednio i konkretnie opisowy względem rodzaju i przedmiotu usług objętych zgłoszeniem.

Przy tym należy zauważyć, że do wysunięcia zastrzeżeń co do zdolności rejestracyjnej znaku nie jest wymagane, aby kwestionowane wyrażenie było nazwą oficjalną. Punktem odniesienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji może być zwyczajne rozumienie danego pojęcia. Wystarczy, aby pojęcie nadawało się do użycia lub mogło być rozumiane przez część właściwego kręgu odbiorców jako opis towarów lub usług objętych zgłoszeniem lub jako cecha charakterystyczna towarów i usług (17.09.2008 r., T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18.11.2015 r., T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50). Z tych samych powodów Urząd nie musi udowodnić, że słowo jest przedmiotem hasła słownikowego, aby odmówić rejestracji oznaczenia. Słowniki nie wskazują wszystkich możliwych połączeń, szczególnie w przypadku pojęć złożonych, z którym mamy do czynienia w bieżącej sprawie.

Ponadto należy stwierdzić, że w przypadku gdy Urząd opowiada się za brakiem pierwotnego charakteru odróżniającego, może oprzeć swoją analizę na faktach wynikających z ogólnego doświadczenia praktycznego zdobytego przy okazji obrotu towarami masowej konsumpcji, które to fakty mogą być znane przez wszystkich, a w szczególności są znane przez konsumentów tych towarów (analogicznie wyrok Sądu z  22.06.2004 r., T‑185/02, „PICARO”, pkt 29). W takim przypadku Urząd nie jest zobowiązany do przedstawienia przykładów takiego doświadczenia praktycznego (wyrok Sądu z dnia 15.03.2006 r., T‑129/04, „kształt plastikowej butelki”, pkt 19).

Na podstawie owego doświadczenia praktycznego Urząd twierdzi, że odpowiedni krąg konsumentów nie postrzegałby omawianego znaku jako znaku towarowego określonego producenta.

Niemniej jednak, w celu poparcia wstępnych zastrzeżeń co do zdolności rejestracyjnej oznaczenia, w zawiadomieniu z 12.02.2019 r. Urząd powołał wyciągi ze stron internetowych wskazujące jednoznacznie na opisowe znaczenie wyrażenia „YOGA BEAT” składającego się na omawiany znak oraz poinformował, jak znaczenie będzie postrzegane przez docelowych odbiorców jako całość.

2. Zgłaszająca uzyskała prawo ochronne na znak towarowy „YOGA BEAT” w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dla analogicznych usług.

Odnośnie do krajowych przywołanych przez zgłaszającą, zgodnie z orzecznictwem: system znaków towarowych Unii Europejskiej jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa unijnego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo unijne nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne (patrz wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 47.)

3. Przywołane przez Urząd przykłady użycia znaku „Yoga Beat” są późniejsze od jego użycia przez zgłaszającą i stanowią niedozwoloną próbę zawłaszczenia jej dorobku intelektualnego.

Zgłaszająca załącza wycinki prasowe wskazujące, że prowadzi szkołę „YOGA BEAT” na terenie Polski od roku 2015. Ponadto wskazuje, że powołana przez Urząd strona http://maremilano.org/home/yoga-beat-mare/ świadczy o naruszeniu praw własności intelektualnej zgłaszającej.

Wszystkie przedłożone przez zgłaszającą materiały prasowe lub te pochodzące z mediów społecznościowych wskazują na użycie wyrażenia „YOGA BEAT” przez zgłaszającą na terenie Polski. Niemniej jednak, z badania przeprowadzonego przez Urząd wynika, że wyrażenie to jest wykorzystywane w odniesieniu do określonej metody nauczania jogi połączonej z muzyką w wielu krajach UE, w tym w Szwecji, Holandii, Niemczech i we Włoszech. W konsekwencji, bezwzględne podstawy odmowy rejestracji nie zachodzą wyłącznie w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej.

Załączając ww. wycinki prasowe zgłaszająca nie wniosła wyraźnego oświadczenia o ewentualnym uzyskaniu przez badane oznaczenie wtórnego charakteru odróżniającego w następstwie używania. Należy zauważyć, że Urząd bada uzyskany charakter odróżniający wyłącznie na wniosek zgłaszającego ZTUE. Urząd nie jest zobowiązany do badania okoliczności faktycznych wykazujących, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 RZTUE, chyba że zgłaszający się na nie powoła (12.12.2002 r., T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47). Z przedstawionych przez zgłaszającą uwag nie wynika, aby zastrzegała uzyskanie przez oznaczenie wtórnego charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE, dlatego Urząd ograniczy się do badania samoistnego charakteru odróżniającego znaku.

W odniesieniu do ewentualnego naruszenia przez stronę trzecią własności intelektualnej zgłaszającej, Urząd zwraca uwagę, że podlega ono badaniu pod kątem względnych podstaw odmowy rejestracji, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania. W sprawie wystąpienia ewentualnego konfliktu pomiędzy znakiem zgłoszonym do rejestracji lub zarejestrowanym a znakiem towarowym wykazującym pierwszeństwo zgłoszenia należy wszcząć odrębne postępowanie w sprawie naruszenia wcześniejszych praw.

4. Zgłaszająca powołuje szereg znaków zawierających termin „YOGA”, względem których Urząd udzielił rejestracji.

W tym względzie należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a  nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15.09.2005 r. C‑37/03 P ‘BioID’, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09.10.2002 r. T‑36/01 ‘Surface d'une plaque de verre’, pkt 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).

Dodatkowo stwierdzić należy, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem oraz praktyką, każdy znak badany jest z osobna a Urząd nie jest związany swoimi poprzednimi decyzjami. Niemniej, w drodze wyjaśnienia należy podkreślić, że aby móc stwierdzić, że uprzednie rejestracje są podobne do omawianego znaku, nie wystarczy po prostu stwierdzić, że zawierają one jeden lub oba elementy składowe omawianego znaku, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów. Wszystkie wzmiankowane przez zgłaszającą znaki są w wystarczającym stopniu odmienne od omawianego oznaczenia. Fakt uprzedniej rejestracji przez Urząd innych znaków zawierających słowo „yoga” lub „beat” nie stanowi argumentu na rzecz rejestracji przedmiotowego oznaczenia. Urząd wprawdzie dąży do wydawania spójnych decyzji, ale zdarza się, że rejestrowane są znaki opisowe lub pozbawione charakteru odróżniającego. Mimo to, zasada legalności nie może zostać naruszona w imię zaspokojenia oczekiwań, jakie mogła powziąć zgłaszająca w związku z rejestracją porównywalnego oznaczenia.

5. Wyraz „BEAT” w żaden sposób nie wskazuje konkretnie i bezpośrednio na cechy charakterystyczne oznaczonych nim usług.

Urząd zwraca uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, co oznacza słowo „BEAT” rozpatrywane samodzielnie, ponieważ znak „YOGA BEAT” został zakwestionowany jako całość.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby znak towarowy utworzony z neologizmu lub słowa powstałego wskutek połączenia elementów mógł zostać uznany za opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, „nie wystarczy stwierdzenie ewentualnego charakteru opisowego w odniesieniu do poszczególnych elementów. Istnienie takiego charakteru powinno być stwierdzone również w odniesieniu do samego neologizmu lub słowa” (wyrok z dnia 12.01.2005 r. w sprawach połączonych T‑367/02, T‑368/02 i T‑369/02 ‘SnTEM’, § 31).

Badanie znaku towarowego musi być przeprowadzone w kontekście towarów i usług objętych zgłoszeniem, zatem argument dotyczący innych znaczeń słowa „beat” (np. bić, uderzać, okręg wyborczy) musi zostać odrzucony jako bezzasadny, ponieważ pozostają one bez związku z zakwestionowanymi szkoleniami, treningami i rozrywką w zakresie sportu. Urząd zwraca uwagę, że w przypadku znaków złożonych, jak ten będący przedmiotem badanego zgłoszenia, znak będzie postrzegany jako całość, a nie biorąc pod uwagę liczne znaczenia jego indywidualnych elementów składowych (wyrok z 08.06.2005 r., T‑315/03, „Rockbass”, EU:T:2005:211, § 56).

Ponadto, do odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie jest konieczne, aby oznaczenia lub wskazówki tworzące znak, o których mowa we wspomnianym artykule, rzeczywiście były wykorzystywane w chwili składania zgłoszenia rejestracyjnego w sposób opisujący takie towary lub usługi, dla których składa się zgłoszenie, lub właściwości tych towarów lub usług. Wystarczy, zgodnie z tym, co wynika z brzmienia danego przepisu, żeby takie oznaczenia lub wskazówki mogły być stosowane do takich celów. Zatem na podstawie wspomnianego przepisu należy odmówić rejestracji znaku, jeżeli co najmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje właściwość danych towarów lub usług (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, § 32, podkreślenie dodane.)

6. Urząd, podnosząc zastrzeżenia co do zdolności rejestracyjnej znaku nie odniósł się do każdego z towarów i usług objętych zgłoszeniem.

W odniesieniu do tego argumentu, Urząd musi podkreślić, że w wyroku z dnia 15.02.2007 r. w sprawie C-239/05 ‘BVBA Management, Training en Consultancy’, § 38, Trybunał orzekł, że „właściwy organ, odmawiając rejestracji znaku towarowego, zobowiązany jest do podania w swej decyzji wniosków, do jakich doszedł w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług objętych zgłoszeniem, niezależnie od tego, w jaki sposób zgłoszenie to zostało sformułowane. Jednakże w przypadku, gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług” (podkreślenie własne).

Zakwestionowane w przedmiotowej sprawie usługi dotyczą jednolitej kategorii edukacji, szkoleń i rozrywki w zakresie sportu, które jako szeroka kategoria wyraźnie obejmują zakresem edukację, szkolenia i rozrywkę w zakresie jogi jako dyscypliny sportu. W związku z tym nie była konieczna ze strony Urzędu oddzielna argumentacja co do każdej usługi z  osobna.

Jak Urząd wykazał w zawiadomieniu z 12.02.2019 r., skoro wyrażenie „YOGA BEAT” będzie postrzegane przez docelowych odbiorców jako jedna z metod lub stylów jogi, konsumenci skonfrontowani z tym wyrażeniem w kontekście zakwestionowanych usług, zrozumieją wprost i bez chwili namysłu, że różnego rodzaju usługi nauczania, edukacji, szkoleń i rozrywki dotyczy stylu jogi „YOGA BEAT”, łączącego różne techniki jogi z muzyką i rytmem.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 018012823 zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich usług.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Anna MAKOWSKA

Załącznik:

Zawiadomienie z 12.02.2019 r. o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji