OPPOSIZIONE N. B 3 083 747

Chiara Boni & Sons S.r.l., Via Fatebenefratelli 3, 20121, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Barzano' & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Chiara Boncompagno, Via Firenze, 239, 95100 Catania, Italia (richiedente), rappresentata da Thinx S.r.l., P.le Luigi Cadorna, 10, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/05/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 083 747 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 017 905 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 017 905 per il marchio denominativo “chiara b.”. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 334 006 per il marchio denominativo “CHIARA BONI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente marchio dell’Unione europea n. 7 334 006 “CHIARA BONI”.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento.

I prodotti contestati abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

CHIARA BONI	chiara b.
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Entrambi i marchi sono denominativi. Dato che i marchi denominativi proteggono la parola stessa e non una specifica rappresentazione di essa, il fatto che i marchi in questione siano scritti in lettera maiuscola o minuscola è irrilevante ai fini di questa comparazione.

L’elemento comune “CHIARA” e il secondo termine “BONI” del marchio anteriore saranno direttamente intesi dal pubblico di lingua italiana come, rispettivamente, un nome proprio femminile italiano e un cognome, anch’ esso di origine italiana. Gli elementi “b.” del marchio impugnato, probabilmente, saranno percepiti dal medesimo pubblico come l’abbreviazione di un cognome che comincia con la lettera “b”, in quanto preceduto da un nome proprio.

Nonostante ciò, questa percezione non è valida per la totalità del pubblico del territorio di riferimento, come ad esempio il pubblico di lingua ceca o polacca, che non assocerà direttamente il termine “CHIARA” ad un nome femminile comune nel proprio territorio, ma piuttosto, all’idea di un nome di origine straniera, oppure un termine senza significato. Inoltre, una parte sostanziale del pubblico in disamina non riconoscerà nel termine “BONI” un cognome e non attribuirà a detto termine alcun significato, pertanto si tratta di elementi che sono entrambi distintivi. Di conseguenza, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento che parla, ad esempio, il ceco o polacco, per i quali c’è un maggior rischio di confusione.

La lettera “b.” seguita da un punto, del marchio impugnato, sarà percepita come l’abbreviazione di una parola che comincia per tale lettera. Tale elemento , è distintivo in quanto non ha alcun significato in relazione ai prodotti in questione.

I marchi in disputa, non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio ossia, in questo caso nell’elemento “CHIARA”. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale, sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza di lettere “CHIARA B*”. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere “-ONI” del marchio anteriore e nel simbolo “.” del segno impugnato.

Pertanto, e tenuto conto delle valutazioni fatte in merito alla distintività dei loro elementi, i segni sono visivamente simili, in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “CHIARA B”. Tuttavia, la pronuncia differisce nel suono delle lettere “-ONI” del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento a quanto detto anteriormente. Dato che entrambi i segni saranno percepiti, quantomeno da una parte del pubblico preso in esame, come facenti riferimento ad un nome di origine straniera, essi sono concettualmente simili in media misura, anche in considerazione del fatto che il termine “BONI” sarà percepito come privo di significato dal pubblico in disamina.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Si deve poi tenere in conto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti dei marchi in conflitto sono identici e sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in grado medio posto che coincidono nella sequenza di lettere “CHIARA B*” e nel concetto di un nome straniero evocato dall’elemento comune “CHIARA”.

Gli elementi verbali che li compongono, “CHIARA BONI” e “chiara b.” presentano significative somiglianze. Innanzitutto il primo termine “CHIARA” è identico. Inoltre, il termine “BONI” inizia con la lettera “b”, che si trova pure come secondo elemento del marchio impugnato.

La percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell’Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore intrinseco in quanto indicatori dell’origine dei prodotti o servizi, perché l’esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l’esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela). Ma per accertare se, in un determinato paese, il pubblico pertinente attribuisca generalmente maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la giurisprudenza di questo paese, benché non sia vincolante né per l’Ufficio né per gli organi giurisdizionali dell’UE, può fornire indicazioni utili (sentenza dell’01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52)

E vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome. Tuttavia, un’eccezione riguarda i casi in cui è probabile che un determinato nome sia percepito come non comune nel territorio rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l’attenzione su questo elemento, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione, così come capita appunto nel presente caso, in cui per una parte del pubblico di lingua ceca o polacca, il nome “CHIARA”, se riconosciuto, sarà ritenuto, oltre che un nome di origine straniera, assai poco comune.

Pertanto, i consumatori focalizzeranno l’attenzione su questo elemento che i segni hanno in comune il quale è il primo dei loro due elementi verbali. A questo si deve poi aggiungere che il secondo elemento “b.” del marchio contestato richiama il secondo elemento verbale del marchio anteriore, in quanto coincide proprio nella sua iniziale.

Riguardo a la parte del pubblico per la quale nessuno dei termini ha un significato, si tiene conto del fatto che il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), dato che i marchi coincidono in “CHIARA” e l’elemento “b.” del marchio impugnato potrebbe essere un’abbreviatura di “BONI” del marchio anteriore.

La richiedente fa riferimento alla sentenza del Tribunale 03/06/2015, T– 559/13, GIOVANNI GALLI (fig.) / GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 125. Però, nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, dato che la valutazione del rischio di confusione nel presente caso si basa sulla parte del pubblico dell'Unione europea che, come indicato nella sezione c) della presente decisione, non percepirà “CHIARA” come un nome proprio comune nel loro territorio, e che tendano a considerare i componenti dei marchi come termini senza significato.

Inoltre, Il richiedente argomenta che i marchi coesistono da molti in anni in Italia.

Al riguardo, il Tribunale ha statuito che "…certamente non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell'EUIPO. Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell'Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici." (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sul punto va osservato che è, infatti, necessario dimostrare la coesistenza dei marchi nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto. 

È quindi solo in speciali circostanze che la Divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come un’indicazione dell’affievolimento o "diluizione” del carattere distintivo del marchio dell'opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l'ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad un’indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata. Tantopiù che la coesistenza di cui sopra deve essere provata in relazione al territorio per cui il marchio anteriore è protetto, vale a dire nel presente caso, in tutta l’Unione europea, essendo quindi l’allegata coesistenza sul territorio italiano palesemente insufficiente (03/10/2019, T-533/18 Wanda Films, EU:T:2019:727 § 59).

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno, sia per la parte del pubblico di lingua ceca o polacca, per la quale “CHIARA” è un nome non comune, che per la parte del pubblico per la quale nessuno dei termini ha un significato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, la domanda basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 334 006 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere rigettato per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore n. 7 334 006 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Riccardo RAPONI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.