OPPOSIZIONE No. B 3 083 883

 

King Gates S.R.L., Via A. Malignani n.42, 33077 Sacile (Pordenone), Italia (opponente), rappresentata da Dragotti & Associati S.R.L., Via Paris Bordone, 9, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Black King Group Srls, Via Leopardi 38, 92020 Grotte, Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C.Srl, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 24/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1.	L’opposizione n. B 3 083 883 è totalmente respinta.

 

2.	L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

MOTIVAZIONI

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 019 221 (marchio figurativo), in particolare contro i prodotti nelle classi 9 e 11. L’opposizione si basa sulla domanda di marchio internazionale che designa l’Unione europea n. 1 355 478, . L’opponente ha invocato l’articolo 8(1)(b), RMUE.

 

 

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

 

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

 

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

 

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

 

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

  

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto ii), RDMUE. Se le prove relative al deposito della domanda di marchio sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, l’opponente può fornire tali prove facendo riferimento a tale fonte, articolo 7, paragrafo 3, RDMUE.

 

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, RDMUE, tutti i certificati di deposito, registrazione o rinnovo o documenti equivalenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) o e), RDMUE, incluse le prove accessibili online di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RDMUE, devono essere redatti nella lingua del procedimento o essere accompagnate da una traduzione in tale lingua. La traduzione deve essere presentata dall’opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

Nel presente caso, l’opponente nell’atto di opposizione ha espressamente accettato che le necessarie informazioni relative al marchio internazionale anteriore venissero importate dalla banca dati ufficiale online accessibile tramite TMVIEW, e che tale fonte venisse utilizzata per la prova, fatto salvo il proprio diritto o obbligo di fornire informazioni aggiuntive eventualmente necessarie per rispettare i requisiti sulla prova di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, RDMUE.

Nella banca dati ufficiale online accessibile tramite TMview, non tutte le informazioni relative a questo marchio sono disponibili nella lingua del procedimento (italiano). In particolare, la lista dei prodotti coperti da tale marchio è disponibile solo in inglese.

Nell’atto di opposizione, l’opponente ha fornito una parziale traduzione dei prodotti in classe 9 sui quali l’opposizione è fondata, omettendo di includere la traduzione di una generale limitazione (di seguito riportata) che è visibile alla fine della lista dei prodotti coperti dal marchio internazionale anteriore nella banca dati ufficiale online accessibile tramite TMview.

“[…] all the aforementioned goods in connection only with automation systems for doors, gates, barriers, awnings, shutters, and exclude any connection with security detection systems, cameras and videos, logging and recording systems, video analytic systems, IP networking including but not limited to photo cells per se and movement detectors for people or moving vehicles per se, access control systems per se, mobile phone apparatus, alarm systems and modems.”

In data 19/06/2019 all’opponente sono stati concessi due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare le prove richieste e le relative traduzioni. Questo termine è scaduto in data 24/10/2019.

 

L’opponente non ha presentato la necessaria integrazione della traduzione dei prodotti sui quali l’opposizione è fondata entro tale termine. 

In data 19/08/2020, l’Ufficio ha inviato all’opponente una richiesta di chiarimenti in merito alla riscontrata discrepanza tra la traduzione dei prodotti sui quali l’opposizione si fonda fornita dall’opponente e la lista dei prodotti disponibile nella banca dati ufficiale.

In data 15/09/2020, l’opponente ha risposto (i) presentando la necessaria traduzione della limitazione precedentemente omessa (di seguito riportata), (ii) precisando che tale omissione “è dovuta al fatto che essa non influisce sostanzialmente sui prodotti in contestazione delle classi 9 e 11 della domanda di marchio della Richiedente, dal momento che non è tale da modificare lo scenario di confondibilità tra i segni in esame” e (iii) richiedendo altresì che tale generale limitazione non sia tenuta in considerazione, in quanto non pertinente.

“[…] tutti i suddetti prodotti relativi solo a sistemi di automazione di porte, cancelli barriere, serrande, tapparelle, ed escludono qualsiasi connessione con sistemi di rilevamento di sicurezza, telecamere e videocamere, sistemi di archiviazione e registrazione, sistemi video analitici, collegamenti IP inclusi ma non limitati a fotocellule per sé e rilevatori di movimento per persone o veicoli per sé, sistemi di controllo degli accessi per sé, apparecchi per telefoni cellulari, sistemi di allarme e modem.”

Dalla lettura della generale limitazione sopra riportata è chiaro che essa incide sull’ambito di protezione dei prodotti indicati nell’atto di opposizione dall’opponente ed è quindi pertinente. Pertanto, indipendentemente dal fatto che tale limitazione possa influire o no sulla valutazione del rischio di confusione, l’opponente non ha presentato entro il termine stabilito dall’Ufficio le necessarie traduzioni per dimostrare la portata della protezione del suo diritto anteriore in violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, RDMUE. Di conseguenza, gli argomenti addotti dall’opponente per chiarire la discrepanza riscontrata non possono essere accolti.

Infine, per completezza, si precisa che nonostante l’opponente abbia presentato la necessaria integrazione della traduzione dei prodotti su cui si basa l’opposizione in data 15/09/2020, (quindi dopo la scadenza del termine sopra menzionato), conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, RDMUE, l’Ufficio non prende in considerazione le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini previsti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, l’Ufficio non prende in considerazione osservazioni o documenti scritti, o loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua del procedimento entro il termine stabilito dall’Ufficio. Ne discende che tale integrazione di traduzione presentata dall’opponente non può essere presa in considerazione.

 

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

 

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

 

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Rosario GURRIERI

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.