OPOSICIÓN Nº B 3 088 471

Saint George's School, S.L., Urbanización Fornells Park C/ Josep Pla, s/n, 17458 Fornells de la Selva, España (parte oponente), representada por Ponti & Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

International British Education XXI, S.L., C/ Monte Esquinza Nº24 5º izq, 28010 Madrid, España (solicitante), representado por Lerroux & Fernández-Pacheco, Claudio Coello 124, 4º, 28006 Madrid, España (representante profesional).

El 25/09/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 3 088 471 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 16: Impresiones; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); libros de texto; publicaciones impresas; publicaciones educativas.

Clase 41: Servicios de educación, formación y esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación propios de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria. servicios de educación universitaria. academias [educación]; asesoramiento en materia de educación; asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en educación y formación]; campamentos de verano [entretenimiento y educación]; centro lúdico infantil [entretenimiento/educación]; clases de educación física; educación de adultos; educación e instrucción; educación en el campo de la informática; educación en internados; educación, entretenimiento y actividades deportivas; educación infantil; educación lingüística; educación preescolar; educación relacionada con la nutrición; educación religiosa; educación relacionada con la seguridad vial; educación relacionada con la salud; educación sobre salud física; enseñanza de educación sobre dietas; guarderías [educación]; organización de charlas con fines educacionales; organización de congresos educacionales; organización de exámenes [educación]; orientación profesional [asesoramiento en educación o formación]; planificación de seminarios con fines educacionales; prestación de instalaciones de educación física; profesional (orientación -) [asesoramiento en educación o formación]; publicación de productos de imprenta relacionados con la educación; servicios de asesoramiento en materia de carreras profesionales (asesoramiento sobre educación o formación); esparcimiento, actividades deportivas y culturales; impartición de cursos de formación en línea; edición de textos (que no sean publicitarios); edición electrónica de libros y de publicaciones periódicas en línea; facilitación de publicaciones en línea (no descargables); servicios de impartición de conferencias, congresos y simposios con fines culturales.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 18 020 505 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 020 505 . La oposición está basada en los siguientes derechos anteriores:

 el registro de marca española nº 1 251 157 ;

 el registro de marca española nº 1 241 909 para la marca denominativa ‘SAINT GEORGE'S SCHOOL ESCUELA INGLESA DE GERONA’;

 la denominación social española ‘ST. GEORGE's SCHOOL, S.L.’.

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y el artículo 8, apartado 5 del RMUE en relación con los registros de marca española, y el artículo 8, apartado 4, del RMUE respecto a la denominación social reivindicada.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española nº 1 251 157.

a) Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 41: Los servicios propios de un centro de enseñanza y academia.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 16: Impresiones; papelería (artículos de -); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); artículos de papelería; escritura (artículos de -); libros de texto; publicaciones impresas; publicaciones educativas.

Clase 18: Mochilas; mochilas escolares; bandoleras.

Clase 25: Uniformes escolares; calzado; corbatas; pajaritas; camisetas; polos; camisas; blusas; pantalones; chalecos; leotardos; calcetines; calzas y polainas; chándales; sudaderas; sudaderas con capucha; faldas; chaquetas; jerséis; abrigos; cazadoras; guantes [prendas de vestir]; gorros; bufandas; gorras; fulares [prendas de vestir].

Clase 41: Servicios de educación, formación y esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación propios de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria. servicios de educación universitaria. academias [educación]; asesoramiento en materia de educación; asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en educación y formación]; campamentos de verano [entretenimiento y educación]; centro lúdico infantil [entretenimiento/educación]; clases de educación física; educación de adultos; educación e instrucción; educación en el campo de la informática; educación en internados; educación, entretenimiento y actividades deportivas; educación infantil; educación lingüística; educación preescolar; educación relacionada con la nutrición; educación religiosa; educación relacionada con la seguridad vial; educación relacionada con la salud; educación sobre salud física; enseñanza de educación sobre dietas; guarderías [educación]; organización de charlas con fines educacionales; organización de congresos educacionales; organización de exámenes [educación]; orientación profesional [asesoramiento en educación o formación]; planificación de seminarios con fines educacionales; prestación de instalaciones de educación física; profesional (orientación -) [asesoramiento en educación o formación]; publicación de productos de imprenta relacionados con la educación; servicios de asesoramiento en materia de carreras profesionales (asesoramiento sobre educación o formación); esparcimiento, actividades deportivas y culturales; impartición de cursos de formación en línea; edición de textos (que no sean publicitarios); edición electrónica de libros y de publicaciones periódicas en línea; facilitación de publicaciones en línea (no descargables); servicios de impartición de conferencias, congresos y simposios con fines culturales; servicios de composición y escenificación de obras teatrales y conciertos musicales o audiovisuales.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 16

El material didáctico impugnado, en concreto el material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); libros de texto; publicaciones educativas, resulta fundamental y, por lo tanto, complementario a los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente, con los que comparten, además, finalidad. Esto se debe a que para prestar servicios de educación es útil y habitual utilizar los libros de texto, manuales didácticos, etc. Los proveedores de servicios que ofrecen cualquier tipo de curso a menudo entregan estos productos a sus alumnos como materiales auxiliares de aprendizaje. Habida cuenta de la estrecha relación entre los productos y servicios en cuestión por lo que respecta a su público destinatario, su origen y finalidad común, y sus canales de distribución, y dado que los productos complementan a los servicios, estos productos y servicios se consideran similares (sentencia de 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

Los productos impugnados impresiones; publicaciones impresas si bien no son materiales educativos propiamente dichos, sí son productos que suelen servir de apoyo a las actividades educativas de la parte oponente, por lo que son complementarios. Además, suelen coincidir respecto a los canales de distribución y el público relevante. Por lo tanto, son similares.

Los restantes productos impugnados papelería (artículos de -); artículos de papelería; escritura (artículos de -) no son similares a los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente. Se trata de productos y actividades de distinta naturaleza y finalidad, que no están en competencia y que no comparten los mismos canales de distribución. Además, no tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Productos impugnados de la clase 18

Los productos impugnados mochilas; mochilas escolares; bandoleras no tienen ningún factor en común con los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente. Contrariamente a lo que afirma el oponente en sus observaciones, aunque algunos centros o colegios puedan vender este tipo de productos ello no implica que sean similares a los servicios de la oponente. Por un lado tenemos artículos que se utilizan para transportar distintos tipos de objetos frente a servicios de educación. Se trata de productos y actividades de distinta naturaleza y finalidad, que no son complementarios, ni están en competencia y que normalmente no comparten los mismos canales de distribución. Además, no tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Productos impugnados de la clase 25

Los productos impugnados uniformes escolares; calzado; corbatas; pajaritas; camisetas; polos; camisas; blusas; pantalones; chalecos; leotardos; calcetines; calzas y polainas; chándales; sudaderas; sudaderas con capucha; faldas; chaquetas; jerséis; abrigos; cazadoras; guantes [prendas de vestir]; gorros; bufandas; gorras; fulares [prendas de vestir] tampoco comparten ningún aspecto con los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente. Aunque algunos centros o colegios puedan vender cierto tipo de prendas ello no implica que dichos productos y servicios sean similares. Por un lado tenemos artículos que se utilizan para cubrir distintas partes del cuerpo humano y protegerlas contra los elementos y también como artículos de moda frente a servicios de formación. Se trata de productos y actividades de distinta naturaleza y finalidad, que no son complementarios, ni están en competencia y que normalmente no comparten los mismos canales de distribución. Además, no tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios impugnados servicios de educación, formación y esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación propios de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria. servicios de educación universitaria. academias [educación]; campamentos de verano [entretenimiento y educación]; centro lúdico infantil [entretenimiento/educación]; clases de educación física; educación de adultos; educación e instrucción; educación en el campo de la informática; educación en internados; educación, entretenimiento y actividades deportivas; educación infantil; educación lingüística; educación preescolar; educación relacionada con la nutrición; educación religiosa; educación relacionada con la seguridad vial; educación relacionada con la salud; educación sobre salud física; enseñanza de educación sobre dietas; guarderías [educación]; organización de charlas con fines educacionales; organización de congresos educacionales; organización de exámenes [educación]; planificación de seminarios con fines educacionales; prestación de instalaciones de educación física; impartición de cursos de formación en línea; servicios de impartición de conferencias, congresos y simposios con fines culturales son idénticos a los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente, ya sea porque se encuentran comprendidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos), o porque los servicios de la parte oponente incluyen, están incluidos en, o coinciden con, los servicios impugnados.

Los servicios impugnados asesoramiento en materia de educación; asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en educación y formación]; orientación profesional [asesoramiento en educación o formación]; profesional (orientación -) [asesoramiento en educación o formación]; servicios de asesoramiento en materia de carreras profesionales (asesoramiento sobre educación o formación) son similares a los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente ya que tienen la misma finalidad. Además suelen compartir el mismo origen empresarial y los mismos canales de distribución y van dirigidos al mismo público.

El suministro de publicaciones electrónicas en línea se refiere al suministro de contenido, que puede ser material didáctico. Los servicios impugnados facilitación de publicaciones en línea (no descargables) sirven de apoyo a los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente, por lo que son complementarios. Además, suelen coincidir respecto al origen empresarial, canales de distribución y en el público relevante. Por lo tanto, son similares.

Los servicios esparcimiento, actividades deportivas y culturales impugnados van dirigidos al mismo público y pueden tener los mismos canales de distribución y origen empresarial que los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente. Por lo tanto, son, cuanto menos, similares en grado bajo.

Los servicios de composición y escenificación de obras teatrales y conciertos musicales o audiovisuales impugnados son diferentes a los servicios propios de un centro de enseñanza y academia de la parte oponente. Se trata de actividades de distinta naturaleza y finalidad, que no están en competencia y que no comparten los mismos canales de distribución. Además, no suelen tener el mismo origen empresarial ni son servicios complementarios.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en distinto grado están dirigidos tanto al público en general como al público profesional (por ejemplo, la organización de congresos educacionales irá dirigido a directores y profesores de centros de enseñanza). El grado de atención puede variar de medio a alto.

En concreto, los servicios educativos de la Clase 41 implican por lo general un alto grado de atención por parte del público, ya que estos servicios pueden tener un impacto significativo en la carrera y perspectivas de futuro del usuario y pueden ser costosos.

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Ambos signos contienen el término ‘ST. GEORGE´S’ que será reconocido por la mayoría del público relevante como ‘San Jorge’. En contra de lo alegado por el solicitante, este término es distintivo por no tener relación alguna con los productos y servicios relevantes.

El término ‘SCHOOL’ situado al final de la marca anterior, será entendido por la inmensa mayoría del público destinatario como escuela, colegio, dado que es una palabra inglesa muy básica ampliamente usada en el sector. Teniendo en cuenta los servicios relevantes (servicios educativos) se considera no distintivo.

En cuanto a los elementos figurativos, ambos signos coinciden en la figura de un escudo que, al ser un elemento bastante común en el sector, tiene, cuanto menos, un carácter distintivo bajo.

En el signo impugnado el escudo se encuentra dividido en cuatro partes de colores amarillo y azul y en el centro el elemento verbal ‘IBE’, en mayúsculas y en negrita, que carece de significado para el público destinatario y es, por tanto, distintivo.

En la marca anterior el escudo contiene elementos figurativos adicionales con distintos grados de distintividad. La figura de un libro abierto, teniendo en cuenta los servicios relevantes, tiene un grado de distintividad inferior al normal ya que los libros se consideran tradicionalmente parte del material indispensable en el sector educativo, sin embargo, el caballero a caballo, es distintivo en grado medio ya que no tiene un significado concreto con respecto a los servicios en cuestión.

No obstante, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Por tanto los elementos y aspectos figurativos de ambos signos tendrán menor impacto en el consumidor.

Ninguno de los signos posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Visual y fonéticamente, los signos coinciden en el término ‘St. GEORGE’ (y su sonido) y visualmente además en parte de los aspectos y elementos figurativos, tales como el escudo y la tipografía de ambos signos.

Los signos difieren en el último término de la marca anterior, ‘SCHOOL’ y en el elemento verbal adicional del signo impugnado, ‘IBE’ (y sus correspondientes sonidos) y, desde un punto de vista visual, en los elementos y aspectos figurativos anteriormente descritos.

Por consiguiente, teniendo en cuenta las consideraciones apuntadas acerca del carácter distintivo/impacto de los elementos, se considera que los signos tienen un grado de similitud visual y fonético, cuanto menos, medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Los signos coinciden en ‘St. GEORGE’ que será percibido en ambos signos como el mismo santo y en el escudo. Los signos se diferencian en el término ‘SCHOOL’ y en los elementos figurativos adicionales de la marca anterior (el libro y el caballero a caballo).

Por consiguiente, teniendo en cuenta las consideraciones apuntadas acerca del carácter distintivo/impacto de los elementos, se considera que los signos tienen un grado conceptual, cuanto menos, medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»).

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos no distintivos o de menor distintividad en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios del signo impugnado son parcialmente idénticos, parcialmente similares en varios grados y parcialmente diferentes a los servicios de la marca anterior y están dirigidos al público en general y al profesional con un grado de atención que varía entre medio y alto. La marca anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos son visual, oral y conceptualmente similares en, cuanto menos, un grado medio dada la coincidencia en la representación gráfica de un escudo, así como en los vocablos ‘St. GEORGE´S’ que son los únicos elementos verbales distintivos en la marca anterior y con significado en el signo impugnado.

Dicha semejanza no queda desdibujada por la presencia de otros elementos diferenciadores entre los signos ya que éstos ocupan una posición secundaria, bien porque no son distintivos como es el caso del término ‘SCHOOL’ en la marca anterior, o porque se trata de elementos y aspectos figurativos adicionales en ambos signos, que tienen menos impacto que los elementos denominativos, que son los que suele utilizar el consumidor para referirse a las marcas. Por tanto dichas diferencias no son suficientes para distinguirlos.

Tampoco la presencia del término ‘IBE’ en el signo impugnado es suficiente para descartar el riesgo de confusión, es más, puede llevar a que el consumidor pertinente perciba el signo impugnado como una nueva versión de la marca anterior para una nueva línea de productos y servicios, incluso para aquellos para los que el nivel de atención sea alto. El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, teniendo en cuenta la coincidencia en el término ‘St. GEORGE’ y la identidad o similitud de los productos y servicios, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen ‘St. GEORGE’. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en (p. ej., en la Unión Europea, Francia, Italia, Reino Unido, Bulgaria etc.). Asimismo alega que han sido solicitadas a nivel comunitario otras marcas con el mismo término, contra las que el oponente no ha interpuesto oposición.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen ‘St. GEORGE’, y que se hayan habituado a las mismas. Además, es decisión del oponente, basada en su estrategia comercial, contra qué solicitudes de marca decide oponerse o no. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

El solicitante cita decisiones nacionales anteriores para fundamentar sus argumentos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las decisiones de los tribunales y las Oficinas nacionales en relación con los conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen un efecto vinculante para la Oficina, ya que el régimen de la marca de la Unión Europea es un sistema autónomo, que se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399).

Aunque las decisiones nacionales anteriores no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto, especialmente cuando la decisión se haya tomado en un Estado miembro pertinente para el procedimiento.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento teniendo en cuenta que la División de Oposición no tiene suficiente información sobre los hechos, elementos jurídicos y de prueba alegados por las partes en relación con tales casos.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares, incluso en grado bajo, a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

Puesto que se ha estimado parcialmente la oposición sobre la base del carácter distintivo inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del carácter distintivo de dicha marca debido a su reputación, según alega la parte oponente, en relación a los productos y servicios que han sido considerados idénticos y similares. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

De la misma forma, no es necesario examinar el presunto carácter distintivo elevado de la marca de la parte oponente en relación con los productos y servicios que no han sido considerados similares, dado que la similitud entre los productos y servicios es una condición sine qua non para poder apreciar la existencia de riesgo de confusión. El resultado sería, por tanto, el mismo, incluso si la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado.

La parte oponente también ha basado su oposición en el registro de marca española nº 1 241 909 “SAINT GEORGE´S SCHOOL, ESCUELA INGLESA DE GERONA”. Puesto que esta marca cubre los mismos servicios, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos y servicios. Asimismo, no es necesario entrar a analizar las alegaciones del solicitante relativas a la validez de esta marca anterior.

El examen de la oposición continúa en relación con tales productos y servicios.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

Por motivos de economía procesal, la División de Oposición examinará la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española nº 1 251 157 para la que el oponente reivindica el renombre en España.

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

 Los signos deben ser idénticos o similares.

 La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

 Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

a) Renombre de la marca anterior

Según el oponente, la marca anterior es renombrada en España.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 08/02/2019. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los servicios para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 41: Los servicios propios de un centro de enseñanza y academia.

La oposición está dirigida contra los siguientes productos y servicios:

Clase 16: Papelería (artículos de -); artículos de papelería; escritura (artículos de -).

Clase 18: Mochilas; mochilas escolares; bandoleras.

Clase 25: Uniformes escolares; calzado; corbatas; pajaritas; camisetas; polos; camisas; blusas; pantalones; chalecos; leotardos; calcetines; calzas y polainas; chándales; sudaderas; sudaderas con capucha; faldas; chaquetas; jerséis; abrigos; cazadoras; guantes [prendas de vestir]; gorros; bufandas; gorras; fulares [prendas de vestir].

Clase 41: Servicios de composición y escenificación de obras teatrales y conciertos musicales o audiovisuales.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 15/01/2020, el oponente aportó las pruebas siguientes:

 Recibos:

Copia de diversos recibos emitidos en catalán por la oponente a alumnos provenientes de varios municipios de diversas provincias catalanas. Se aprecia la marca anterior y los servicios relevantes (enseñanza). Las fechas van de 2017 a 2019 (Documento 8).

 Recortes de prensa:

Copia de diversos artículos o referencias en prensa local o regional (por ejemplo, Diari de Girona, El Punt, La Vanguardia Girona) escritos en su mayoría en catalán y alguno en español (Documentos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30).

Los artículos se refieren en su mayoría a la participación del centro educativo ‘St. GEORGE SCHOOL’ en distintos eventos solidarios, deportivos y concursos (matemáticas, música, escritura…) a nivel local. Un artículo de fecha 05/10/1988 informa sobre la inauguración del centro en 1988 ‘Se ha inaugurado en nuestra ciudad el primer colegio privado inglés’ (Documento 10) y los demás tienen fechas que van desde 2000 a 2015.

 Cartas al Director del St. GEORGE’S SCHOOL.

Diversas cartas en catalán al director del centro docente de la parte oponente en concreto:

- 3 cartas de felicitación del coordinador de las PAU (Pruebas de acceso a la universidad) de Cataluña por los resultados obtenidos en las citadas pruebas con fecha en 2003, 2011, 2013 (Documentos 14, 21, 24);

- Carta de felicitación del delegado del gobierno de la Generalitat en Girona por el premio obtenido en un concurso de matemáticas con fecha 18/011/2014 (Documento 27);

- Carta de agradecimiento de la Fundació La Marató de TV3 por la participación en la maratón televisiva que la televisión pública catalana celebra cada año con finalidad benéfica con fecha 14/09/2014 (Documento 28).

 Diplomas y certificaciones:

- Premio expedido en catalán por Barcelona CosmoCaixa a una alumna por un cuento en mayo de 2013 (Documento 22);

- Diploma en catalán otorgado por la Societat Catalana de Matemàtiques al centro escolar por participación en un concurso con fecha 21/10/2014 (Documento 26);

- 4 certificados expedidos en inglés por el centro de preparación del Examen ESOL de la Universidad de Cambridge correspondientes a los años 2011, 2013, 2014 y 2015 que acreditan, que el colegio ‘St. GEORGE’S SCHOOL’ prepara y presenta candidatos para dichos exámenes (Documento 31).

La División de Oposición considera que las pruebas presentadas por el oponente no demuestran que el uso de la marca anterior proporcionase renombre a la misma.

Las pruebas demuestran el uso de la marca, pero no contienen indicaciones suficientes sobre el alcance de su reconocimiento por parte del público pertinente. El material probatorio presentado no proporciona indicación alguna del grado de renombre de la marca entre el público pertinente. Los diplomas y certificaciones (Documentos 22, 26 y 31) únicamente atestiguan la participación del oponente en un concurso, o acreditan su capacidad para preparar y presentar candidatos a un examen. Tal y como se aprecia en el Documento 22, la distinción se otorga a la alumna del centro, pero no se premia al oponente. Por otro lado, tampoco existen indicaciones sobre el volumen de ventas ni la cuota de mercado de la marca, ni sobre el alcance de las medidas dirigidas a su promoción. En este sentido de los artículos de prensa (Documentos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30), así como de las cartas aportadas (Documentos 14, 21, 24, 27 y 28), no se puede extraer ninguna conclusión en relación con el alcance del reconocimiento de la marca por parte del público pertinente.

En consecuencia, ante la ausencia de encuestas sobre el grado de conocimiento y reconocimiento de la marca, declaraciones juradas, cifras de negocios u otros documentos de valor probatorio similar, las pruebas no demuestran el grado de renombre de la marca entre el público pertinente. En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que la marca goza de renombre.

Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea renombrada, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la oposición debe ser desestimada.

La parte oponente también reivindica renombre en España respecto al otro registro de marca española nº 1 241 909 ‘SAINT GEORGE´S SCHOOL, ESCUELA INGLESA DE GERONA’ para los mismos servicios examinados. Sin embargo, teniendo en cuenta que la prueba de reputación aportada es la misma, la oposición no prospera igualmente para este derecho anterior en base al artículo 8, apartado 5, del RMUE.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

 el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

 con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

 las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

La División de Oposición analizará en primer lugar si se cumplen los requisitos de protección establecidos por la legislación española en relación con la denominación social indicada, ‘SAINT GEORGE’S SCHOOL, S.L.’. Para ello asumirá que dicho derecho es anterior a la solicitud de la marca impugnada.

El oponente se remite al artículo 9.1 de la Ley española de Marcas nº 17/2001, de 7 de diciembre, según el cual, Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

…d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público.

En definitiva, la protección conferida por la ley nacional para las denominaciones sociales anteriores a una solicitud de marca remiten a la noción de riesgo de confusión. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE pueden trasladarse fácilmente al artículo 8, apartado 4, del mismo.

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que lleven las marcas correspondientes, procedan de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La denominación social anterior está protegida para el ejercicio de actividades educativas, docentes, culturales, recreativas y deportivas, como parvularios, primera y segunda enseñanza, idiomas, música.

Los productos impugnados son:

Clase 16: Papelería (artículos de -); artículos de papelería; escritura (artículos de -).

Clase 18: Mochilas; mochilas escolares; bandoleras.

Clase 25: Uniformes escolares; calzado; corbatas; pajaritas; camisetas; polos; camisas; blusas; pantalones; chalecos; leotardos; calcetines; calzas y polainas; chándales; sudaderas; sudaderas con capucha; faldas; chaquetas; jerséis; abrigos; cazadoras; guantes [prendas de vestir]; gorros; bufandas; gorras; fulares [prendas de vestir].

Clase 41: Servicios de composición y escenificación de obras teatrales y conciertos musicales o audiovisuales.

Los servicios protegidos por la denominación social son esencialmente servicios docentes. Los productos y servicios impugnados en las clases 16, 18, 25 y 41 han sido explicados con detalle anteriormente, en el marco de la comparación de los productos y servicios realizada en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. Las mismas consideraciones son aplicables al presente motivo de oposición, puesto que los servicios que protege la denominación social son equivalentes a los protegidos por la marca anterior española del oponente, en definitiva, servicios educativos.

El oponente principalmente argumenta que los servicios educativos son complementarios a los productos impugnados encontrados no similares, ya que son necesarios para la prestación de dichos servicios y que de ahí deriva una similitud entre ellos. Por las razones explicadas anteriormente, no existe dicha complementariedad, y en caso de que algunos centros o colegios puedan vender este tipo de productos esto no es suficiente para considerarlos similares a los servicios de la oponente y, en ausencia de argumentos adicionales de la parte oponente, la División de Oposición considera los productos diferentes.

Como se ha visto antes, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos y servicios impugnados son claramente diferentes a los servicios protegidos por el derecho anterior deja de cumplirse una de las condiciones, y la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Cristina SENERIO LLOVET

Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

Rosario GURRIERI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).