6OPPOSIZIONE N. B 3 083 767

Brelil S.r.l., Via Solferino, 7, 20121, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Cantaluppi & Partners S.r.l., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122, Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Shenzhen Yuzhiyuan Trading Co., Ltd., A1405 Baoling Park North Zone, Longgang, Avenue, Nanwan St., Longgang Dist., Shenzhen, Repubblica Popolare Cinese (richiedente), rappresentata da Al & Partners S.r.l., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831, Seregno (MB), Italia (rappresentante professionale).

Il 26/01/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 083 767 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 3: Cosmetici; detergenti per il viso [per uso cosmetico]; maschere di bellezza; creme per sbiancare la pelle; oli essenziali; saponi; creme per le rughe; creme contro le lentiggini; cipria per il trucco; lozione da bagno.

Classe 21: Nécessaire per la toilette; utensili cosmetici; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia; apparecchi elettrici per togliere il trucco; spugne per toilette; piumino della cipria.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 021 921 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 021 921 per il marchio denominativo “BREYLEE”. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 300 795 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ossia la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 300 795 per il marchio figurativo . La data di deposito della domanda contestata è 12/02/2019. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 12/02/2014 al 11/02/2019 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, ossia i seguenti:

Classe 3: Cosmetici in generale, comprendenti: profumi; profumi solidi; deodoranti; saponi; saponi liquidi; saponette; bagni schiuma; dentifrici; shampoo; olii essenziali; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli; creme per il viso; mascara; ombretti; matite per il trucco; terre per il viso; rossetti; fondotinta; creme per il corpo; smalti per unghie; rinforzanti per unghie; acetone; olii e creme abbronzanti; detersivi; candeggianti; ammorbidenti; saponi; preparati per la sbianca e altre sostanza per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, raschiare e abradere.

Classe 5: Prodotti igienici; balsami; disinfettanti; preparati per distruggere le erbacce e gli animali nocivi; antiparassitari; funghicidi; deodoranti per uso diverso da quello personale.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Il 20/11/2019, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 25/01/2020, termine poi esteso fino al 25/03/2020, per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso in data 11/03/2020 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 Allegato 1: Estratto dalla pagina web dell’opponente che contiene informazioni relative all’attività dell’impresa. In particolare si cita l’attività nel settore dei […] prodotti per capelli al servizio dei saloni di acconciatura […]. Questo allegato contiene altresì una lista piuttosto ampia di prodotti recanti il marchio , quali ad esempio lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; tinture per capelli.

 Allegato 2: Cosiddetto “Elenco degli Store locator” contenente gli indirizzi di negozi siti in alcune regioni italiane, ossia la Basilicata, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Toscana e il Veneto.

 Allegato 3: Varie centinaia di pagine di fatture recanti il marchio che coprono il periodo dal 19/10/2015 al 26/06/2017 indirizzate a clienti in Croazia, Italia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. I prodotti elencati presentano diciture esplicite o fanno riferimento ai cataloghi di cui all’Allegato 4 e concernono prodotti quali shampoo; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli.

 Allegato 4: Cataloghi, immagini, fotografie, eventi, etichette, in particolare in lingua croata, relativi a prodotti per la cura dei capelli recanti il marchio .

Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore.

In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C–40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (08/07/2004, T–203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

In un tale contesto, spetta alla Divisione d’Opposizione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C‑149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

Luogo dell’uso

Le fatture prodotte documentano vendite in Croazia, Italia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Poiché i territori in questione coincidono con quello (Unione europea) nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, si deve ritenere soddisfatta l’esigenza di provare l’uso nel territorio pertinente. È da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Epoca dell’uso

Come già esplicitato, l’uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra il giorno 12/02/2014 e il giorno 11/02/2019 compresi.

La Divisione d’Opposizione osserva che l’opponente ha incontestabilmente adempiuto l’onere della prova dal momento che ha prodotto un numero rilevante di fatture per almeno alcuni gli anni del succitato periodo. Anche in questo caso, vale la pena notare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Consistenza dell’uso

All’opponente spettava dimostrare che l’uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l’intenzione di occupare, attraverso l’uso del marchio, una quota di mercato.

Le fatture dimostrano la vendita in alcuni degli anni del quinquennio rilevante di prodotti per la cura dei capelli per il corrispettivo di somme che sono certamente compatibili con una reale presenza sul mercato e tali, quindi, da soddisfare il requisito circa la consistenza economica dell’uso. Neppure in questo contesto la richiedente ha emesso obiezioni di sorta.

Natura dell’uso

Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l’opponente abbia usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.

Anche in questo contesto, si rileva come la richiedente non abbia sollevato obiezioni al riguardo.

Per quanto riguardo l’uso del marchio , esso appare così come registrato sui prodotti.

Prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso del marchio

Si deve prima di tutto precisare che la giurisprudenza ha stabilito che si deve tenere conto di quanto segue:

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45‑46.)

Nel presente caso, per quanto infatti riguarda i prodotti nella Classe 3, è possibile trovare conferma, sia nelle fatture che nelle pagine fornite dall’opponente, di un uso fatto in relazione a prodotti per la cura dei capelli, quali, come risultano essere registrati shampoo; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli.

Ciò si evince dai nomi di alcuni dei prodotti elencati nelle fatture che corrispondono agli articoli presentati nei cataloghi e nelle pagine informative.

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio per i suddetti prodotti.

Tuttavia, come peraltro correttamente rilevato dalla richiedente nelle proprie osservazioni del 03/09/2020, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione ai restanti prodotti da esso coperti ovvero i seguenti:

Classe 3: Cosmetici in generale, comprendenti: profumi; profumi solidi; deodoranti; saponi; saponi liquidi; saponette; bagni schiuma; dentifrici; olii essenziali; creme per il viso; mascara; ombretti; matite per il trucco; terre per il viso; rossetti; fondotinta; creme per il corpo; smalti per unghie; rinforzanti per unghie; acetone; olii e creme abbronzanti; detersivi; candeggianti; ammorbidenti; saponi; preparati per la sbianca e altre sostanza per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, raschiare e abradere.

Classe 5: Prodotti igienici; balsami; disinfettanti; preparati per distruggere le erbacce e gli animali nocivi; antiparassitari; funghicidi; deodoranti per uso diverso da quello personale.

Per quanto riguarda i suddetti prodotti, si nota innanzitutto che non si trova alcun riferimento nei documenti prodotti, questi prodotti non sono infatti mai menzionati in nessuno dei documenti allegati dall’opponente.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti.

Pertanto, nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 3: Shampoo; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli.

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Shampoo; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Cosmetici; detergenti per il viso [per uso cosmetico]; maschere di bellezza; creme per sbiancare la pelle; oli essenziali; saponi; creme per le rughe; creme contro le lentiggini; cipria per il trucco; lozione da bagno.

Classe 5: Pannolini a mutandina per bebè; pannolini per bebé usa e getta; talco (medicato -) per neonati; oli medicati per neonati; pannolini per adulti; cuscinetti per l'allattamento; assorbenti periodici; proteggi-slip [prodotti igienici]; assorbenti igienici.

Classe 21: Nécessaire per la toilette; utensili cosmetici; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia; apparecchi elettrici per togliere il trucco; spugne per toilette; piumino della cipria.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I cosmetici del marchio impugnato si sovrappongono con gli shampoo dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; maschere di bellezza; creme per sbiancare la pelle; oli essenziali; saponi; creme per le rughe; creme contro le lentiggini; cipria per il trucco; lozione da bagno del marchio impugnato sono simili agli shampoo del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Prodotti contestati in classe 5

Pannolini a mutandina per bebè; pannolini per bebé usa e getta; talco (Medicato -) per neonati; oli medicati per neonati; pannolini per adulti; cuscinetti per l'allattamento; assorbenti periodici; proteggi-slip [prodotti igienici]; assorbenti igienici del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché, innanzitutto, le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Prodotti contestati in classe 21

Nécessaire per la toilette; utensili cosmetici; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia; apparecchi elettrici per togliere il trucco; spugne per toilette; piumino della cipria del marchio impugnato sono quantomeno simili in basso grado rispetto ai prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli. Pur avendo questi prodotti natura e destinazione d’uso diverse, non si può escludere che essi vengano distribuiti attraverso i medesimi canali, siano diretti al medesimo pubblico di riferimento e abbiano origine presso i medesimi produttori.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

	BREYLEE
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato dall’elemento denominativo “BRELIL” riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero al di sopra del quale si trova un elemento figurativo formato da due elementi speculari dalle forme arrotondante sormontati da un elemento più piccolo a forma di goccia.

Il marchio impugnato è un marchio denominativo, “BREYLEE”.

Nessuno degli elementi dei marchi in disputa ha un significato. Ciascun elemento è, pertanto, distintivo.

Con riferimento al segno anteriore, esso non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri- Tuttavia, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Per quanto poi riguarda la composizione degli elementi verbali dei segni, deve pure essere tenuto in considerazione il fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle prime tre lettere “BRE-“ oltre che nella lettera “L”, per quanto in quest’ultimo caso posta in posizioni leggermente diverse, essendo la quarta lettera del marchio anteriore e la quinta lettera del segno impugnato. I segni differiscono nella quarta lettera “Y” e nelle ultime due lettere “EE” del segno impugnato e nelle ultime due lettere “-IL” del marchio anteriore, oltre che nell’elemento figurativo pure del marchio anteriore.

Se si tiene conto del fatto che i segni coincidono nelle loro parti iniziali e che l’elemento figurativo del marchio anteriore ha un minor impatto rispetto all’elemento denominativo, si può certamente considerare che i segni siano visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BRE-” e della lettera “L”. I segni differiscono nel suono delle restanti lettere, “IL” del marchio anteriore e “-Y-“ ed “-EE” del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente quantomeno simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, si rammenta che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in questione nelle classi 3, 5 e 21 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è, nel presente caso, medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e foneticamente simili quantomeno in media misura. Le parti iniziali degli elementi denominativi dei segni sono identiche mentre le loro seconde parti presentano comunque delle somiglianze.

Si deve tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Alla luce di tutto quanto sopra e in particolare del fatto che nel marchio anteriore è l’elemento denominativo ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo è certamente possibile che esista un rischio di confusione tra i marchi in disputa, anche per quella parte del pubblico di riferimento per la quale i segni non saranno foneticamente molto simili ma quantomeno simili in media misura.

Pertanto l’opposizione risulta essere parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili, anche in basso grado, a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI

Andrea VALISA

Aurelia PEREZ BARBER

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.