OPPOSIZIONE N. B 3 084 330

2112 S.r.l., Via Aristide de Togni 7, 20123, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Franco Morbidelli, Via Falcone e Borsellino 5 – 61010, Tavullia (PU), Italia (richiedente), rappresentato da Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti S.r.l, m.t.a, Via Cardinale Guglielmo Massaia, 12, 61122, Pesaro, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/04/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 084 330 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: Articoli da selleria; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggiata; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per i ferri; briglie [finimenti]; briglie per guidare i bambini; brigliette; buffetteria; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per conferenze; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; coperture per animali; corregge per pattini; cubi di compressione adattati per il bagaglio; etichette in pelle; finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; impugnature per borse della spesa; impugnature per ombrelli; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; porta-musica; randsels [zainetti per la scuola giapponesi]; redini [briglie]; reti per la spesa; sacche; sacchi da campeggiatori; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; schiene di pelli conciate; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; targhette per bagagli; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valigette per documenti; valigie; valigie con rotelle; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie motorizzate; valvole in cuoio; zaini; foderi per ombrelli; borse da spiaggia.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; tute [indumenti]; cinture [abbigliamento]; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti [completi]; abiti scamiciati; accappatoi da bagno; antisdrucciolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berretti; berretti essendo copricapo; biancheria intima; biancheria personale antisudorifica; boa [pelliccia da collo]; body [biancheria intima]; bretelle; busti [biancheria intima]; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzamaglie; calzature; calzature per lo sport; calze; calze antisudorifiche; calzini; calzini che assorbono la traspirazione; calzoncini; calzoncini da bagno; camici; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; cappelleria; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; casule; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da carnevale; costumi da spiaggia; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; culottes [biancheria intima]; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; gambali di stivali; ghette; giacche; giarrettiere; gilè per la pesca; giubbi; gonne; grembiuli; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti; guanti [abbigliamento]; guanti a manopola; guanti da sci; guardoli per calzature; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; kimono; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglieria; maglie sportive; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelle da parrucchiere; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne a pantalone; mitre [abbigliamento]; mutande; mutande [biancheria intima]; mutandine per bebè; mutandine [slip]; mute per sci nautico; panciotti; pantaloni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; parka; petti di camicie; pellicce; pettorine con maniche, non di carta; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseni; rinforzi al tallone per le calze; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scaldacolli; scaldapiedi [non elettrici]; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; soggoli [indumenti]; solette; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sottogonne; sotto-piedi; sparati di camicie; stivaletti; stivaletti con lacci; stole [pellicce]; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; talloniere; tasche di indumenti; tee-shirt; tenute da judo; tenute da karatè; toghe; tomaie; tronchetti; turbanti; uniformi; valenki [stivali in feltro]; veli [indumenti]; vestaglie; visiere come copricapo; zoccoli [calzature]; giubbotti per la pesca; rinforzi al tallone per calzature; abbigliamento contenente sostanze dimagranti; capi d'abbigliamento ricamati; ciabatte; calzature da spiaggia.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 022 300 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 022 300 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 822 449 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera  b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 822 449.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli; abiti per animali; articoli da selleria; astucci per chiavi [pelletteria]; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli da viaggio; borse a tracolla per portare bambini; borse da sport; borse lavorate a maglia; borsellini; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; coperte in pelle [pellicce]; cordoni in cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; finta pelle [imitazione del cuoio]; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; marsupi porta-bebé; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce [pelli di animali]; porta-carte [portafogli]; portafogli; retine [sacchi a mano]; sacche; sacchi da spiaggia; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone cuoio; scatole per cappelli in cuoio; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria personale; bluse; boa (pelliccia da collo); body [giustacuori]; bretelle; busti; calotte; calzature; calzature per lo sport; calze; calzerotti; calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappelli; cappelli a cilindro; cappotti; cappucci [indumenti]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; copricapo [cappelleria]; copricolletti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; fodere confezionate [parti di indumenti]; gabardine [indumenti]; ghette; giacche; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scarpe; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per lo sport; scialli; sciarpe; slip; soprabiti; sopravvesti; sottogonne; sottovesti [indumenti intimi]; sparati di camicie; stivaletti; stivali; stole [pellicce]; suole; tacchi; tasche di indumenti; tee-shirt; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature].

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Articoli da selleria; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggiata; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per i ferri; briglie [finimenti]; briglie per guidare i bambini; brigliette; buffetteria; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per conferenze; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; coperture per animali; corregge per pattini; cubi di compressione adattati per il bagaglio; etichette in pelle; finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; impugnature per borse della spesa; impugnature per ombrelli; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; porta-musica; randsels [zainetti per la scuola giapponesi]; redini [briglie]; reti per la spesa; sacche; sacchi da campeggiatori; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; schiene di pelli conciate; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; targhette per bagagli; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valigette per documenti; valigie; valigie con rotelle; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie motorizzate; valvole in cuoio; zaini; foderi per ombrelli; borse da spiaggia.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; tute [indumenti]; cinture [abbigliamento]; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti [completi]; abiti scamiciati; accappatoi da bagno; antisdrucciolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berretti; berretti essendo copricapo; biancheria intima; biancheria personale antisudorifica; boa [pelliccia da collo]; body [biancheria intima]; bretelle; busti [biancheria intima]; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzamaglie; calzature; calzature per lo sport; calze; calze antisudorifiche; calzini; calzini che assorbono la traspirazione; calzoncini; calzoncini da bagno; camici; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; cappelleria; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; casule; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da carnevale; costumi da spiaggia; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; culottes [biancheria intima]; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; gambali di stivali; ghette; giacche; giarrettiere; gilè per la pesca; giubbi; gonne; grembiuli; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti; guanti [abbigliamento]; guanti a manopola; guanti da sci; guardoli per calzature; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; kimono; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglieria; maglie sportive; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelle da parrucchiere; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne a pantalone; mitre [abbigliamento]; mutande; mutande [biancheria intima]; mutandine per bebè; mutandine [slip]; mute per sci nautico; panciotti; pantaloni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; parka; petti di camicie; pellicce; pettorine con maniche, non di carta; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseni; rinforzi al tallone per le calze; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scaldacolli; scaldapiedi [non elettrici]; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; soggoli [indumenti]; solette; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sottogonne; sotto-piedi; sparati di camicie; stivaletti; stivaletti con lacci; stole [pellicce]; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; talloniere; tasche di indumenti; tee-shirt; tenute da judo; tenute da karatè; toghe; tomaie; tronchetti; turbanti; uniformi; valenki [stivali in feltro]; veli [indumenti]; vestaglie; visiere come copricapo; zoccoli [calzature]; visiere di berretto; giubbotti per la pesca; rinforzi al tallone per calzature; abbigliamento contenente sostanze dimagranti; capi d'abbigliamento ricamati; ciabatte; calzature da spiaggia.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Pellicce [pelli di animali]; valigie; cartelle, buste [articoli di pelle]; cinghie di cuoio; telai per borse a mano; scatole per cappelli in cuoio; borse da sport; sacche; portafogli; impugnature per ombrelli; zaini; cartelle scolastiche; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; porta-carte [portafogli]; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; bauli; guinzagli [in pelle]; sacchi da viaggio; articoli da selleria; valigette per documenti; borsellini; pelli rifinite; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; pelli d'animali; collari per animali; parapioggia; astucci per chiavi [pelletteria]; bauli da viaggio; borsette da viaggio [in pelle]; coperture per animali; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse lavorate a maglia sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Valigie con rotelle; valigie motorizzate del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria delle valigie del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

I porta-musica del marchio impugnato si sovrappongono con sacche del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

I porta-biglietti da visita del marchio impugnato si sovrappongono con porta-carte [portafogli] del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Le museruole del marchio impugnato si sovrappongono con gli articoli da selleria del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Le schiene di pelli conciate del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria delle pelli rifinite del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Le borsette del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, le borsette da viaggio [in pelle] del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Buffetteria; corregge per pattini del marchio impugnato si sovrappongono con le cinghie di cuoio del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Randsels [zainetti per la scuola giapponesi] del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle cartelle scolastiche del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Porta carte di credito [portafogli] del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei porta-carte [portafogli] del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Borse da spiaggia; borse da spiaggia del marchio impugnato si sovrappongono con sacchi da spiaggia del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Le borse vuote per i ferri del marchio impugnato si sovrappongono con le borse lavorate a maglia del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Le borse del marchio impugnato include, in quanto categoria più ampia, borse da sport del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

I sacchi da campeggiatori; sacchi per alpinisti del marchio impugnato si sovrappongono sacchi da viaggio del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Reti per la spesa del marchio impugnato si sovrappongono con retine [sacchi a mano] del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Briglie [finimenti]; brigliette; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; redini [briglie]; selle per cavalli; staffe del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli articoli da selleria del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Le cartelle per conferenze del marchio impugnato si sovrappongono con cartelle, buste [articoli di pelle] del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; scatole in fibre vulcanizzate del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto a scatole in cuoio o in cartone cuoio del marchio anteriore poiché essi coincidono in natura, destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

I cubi di compressione adattati per il bagaglio del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai bauli del marchio anteriore poiché essi coincidono in natura, destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore.

Etichette in pelle; valvole in cuoio del marchio impugnato sono simili rispetto alle casse in cuoio o in cartone-cuoio del marchio anteriore poiché essi coincidono in natura, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Bastoni per ombrelli; impugnature per borse della spesa; telai di ombrelli o ombrelloni; foderi per ombrelli del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle impugnature per ombrelli del marchio anteriore poiché essi coincidono in natura, destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Le fruste del marchio impugnato sono simili agli articoli da selleria del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa natura e coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Le targhette per bagagli del marchio impugnato sono simili ai sacchi da viaggio del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Le briglie per guidare i bambini del marchio impugnato sono simili ai marsupi porta-bebé del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Gli ombrelli da sole del marchio impugnato sono simili agli ombrelli del marchio anteriore poiché essi coincidono in natura, destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Bastoni da montagna; bastoni da passeggiata; bastoni da passeggio; sedili a bastone del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto agli zaini del marchio anteriore poiché, pur avendo natura e destinazione diverse, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Borse della spesa; borse della spesa con rotelle del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto alle valigie del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e coincidono in canali di distribuzione e produttore.

Prodotti contestati in classe 25

Veli [indumenti]; cappelli a cilindro; cappelleria; sciarpe; bretelle; colli finti [colletti staccabili]; grembiuli [indumenti]; ghette; polsini [abbigliamento]; scarpe; scarpe da spiaggia; camicie; calze; jerseys [indumenti]; panciotti; scarpe per lo sport; maglieria; boa [pelliccia da collo]; tute [indumenti]; fodere confezionate [parti di indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; abbigliamento per automobilisti; pellicce; suole; giacche; mutande; sarong; zoccoli [calzature]; berretti; manicotti [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; bavaglini non di carta; calzature [ripetuto due volte]; giarrettiere; livree; abbigliamento per ginnastica; pantaloni; cappucci [indumenti]; corredini da neonato; corsaletti; scarpe da bagno; cravatte; stivaletti; abbigliamento; articoli di abbigliamento; gonne; scarpe da ginnastica; abbigliamento in pelle; bandane [foulards]; poncho; calzini; calzature per lo sport; cappelli; reggicalze da donna; sandali da bagno; pigiama; leggings; tasche di indumenti; sandali; copribusti; tee-shirt; indumenti lavorati a maglia; turbanti; gabardine [indumenti]; colletti [indumenti]; reggicalze da uomo; collants; cappotti; scialli; petti di camicie; leggings [pantaloni]; guaine [sottovesti]; sari; sottogonne; guanti [abbigliamento]; calotte; stole [pellicce]; parka; maglioni; cinture [abbigliamento]; costumi da spiaggia; uniformi; abbigliamento in finta pelle; abiti; sparati di camicie; mantelline; soprabiti; indumenti confezionati; sopravvesti; tacchi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Pantofole; scarpe con suola di sparto; scarpe per calciatori; scarponi da sci; stivaletti con lacci; tronchetti; valenki [stivali in feltro]; ciabatte; calzature da spiaggia del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle calzature del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento per ciclisti; abiti [completi]; abiti scamiciati; accappatoi da bagno; biancheria intima; biancheria personale antisudorifica; body [biancheria intima]; busti [biancheria intima]; calzamaglie; calze antisudorifiche; calzini che assorbono la traspirazione; calzoncini; calzoncini da bagno; camici; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; cappelli di carta [abbigliamento]; casule; costumi da bagno; costumi da carnevale; cravatte lavallière; culottes [biancheria intima]; foulards [fazzoletti]; gilè per la pesca; giubbi; grembiuli; guanti; guanti a manopola; guanti da sci; indumenti di carta; kimono; maglie sportive; manipoli [liturgia]; mantelle da parrucchiere; mantiglie; minigonne a pantalone; mitre [abbigliamento]; mutande [biancheria intima]; mutandine per bebè; mutandine [slip]; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pettorine con maniche, non di carta; reggiseni; scaldacolli; scaldapiedi [non elettrici]; soggoli [indumenti]; tenute da judo; tenute da karatè; toghe; vestaglie; giubbotti per la pesca; abbigliamento contenente sostanze dimagranti; capi d'abbigliamento ricamati del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli articoli di abbigliamento del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Berretti essendo copricapo; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; visiere come copricapo del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della cappelleria del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

I rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sotto-piedi del marchio impugnato sono simili alle tasche di indumenti del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa natura, coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Le maschere per dormire sono simili agli articoli di abbigliamento del marchio anteriore poiché essi, pur avendo natura e destinazione d’uso diverse, coincidono in canali di distribuzione e produttore.

Antisdrucciolevoli per calzature; calosce [soprascarpe di gomma]; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; punte di calzature [spunterbi]; solette; tacchetti per scarpe da calcio; talloniere; tomaie; rinforzi al tallone per calzature del marchio impugnato sono simili ai tacchi del marchio anteriore poiché essi coincidono in natura, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Carcasse di cappelli; visiere di berretto del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento “N°” del marchio anteriore possiede un significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui si parla l’italiano ove indica l’abbreviazione della parola “numero”. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’italiano.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato da un elemento figurativo che consiste in un specie di “U” rovesciata di colore nero avente le estremità tagliate in forma obliqua entro la parte superiore del quale si trova la dicitura “N° 21”.

Il marchio impugnato consiste nel numero “21” riprodotto in una forma stilizzata. I numeri sono di colore verde, leggermente inclinati sulla destra e presentano un contorno sottile di colore azzurro.

Nessuno degli elementi dei marchi, e in particolare i numerali “N° 21” e “21”, presenta, al di là del significato palese di numero “21”, un particolare significato in relazione ai prodotti nelle Classi 18 e 25. Pertanto gli elementi dei marchi sono distintivi.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Si deve poi tener presente che quando i segni si compongono di elementi sia verbali, e in questo caso anche numerici, che figurativi, l’elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/11/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.) / BESTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Visivamente, i segni coincidono nei tratti che caratterizzano il numero “21” presente in entrambi. Tuttavia, essi differiscono nel modo in cui il numero “21” è rappresentato, oltre che nel simbolo “N°”, nonché nell’elemento figurativo del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono “ventuno” che sarà associato al numerale “21” presente in entrambi i marchi.

La pronuncia differisce nel suono che verrà associato nel pronunciare il simbolo “N°”, ossia numero.

Dunque, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento, da un punto di vista semantico, al medesimo concetto di numero “21”, i segni sono concettualmente identici, considerando che Il concetto di una cifra è il numero che esprime.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in questione sono stati riscontrati essere in parte identici (la maggior parte), in parte simili in vario grado e in parte dissimili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono invece quantomeno simili in ridotta misura da un punto di vista visivo, simili in alto grado da un punto di vista fonetico e concettualmente identici. Essi fanno infatti entrambi riferimento, soltanto, al numero “21”.

Si deve tener conto del fatto che sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, è pure importante rammentare che una somiglianza concettuale fra segni con contenuto semantico analogo può creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore sia particolarmente distintivo (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, dove i segni condividevano la nozione più ampia di «felino che salta», ma non evocavano il medesimo animale: un puma nel marchio anteriore e un ghepardo nel marchio contestato).

Nel caso in esame i segni condividono il medesimo concetto distintivo accompagnato da somiglianze visive, seppur non particolarmente forti, fra i segni. Si ritiene che ciò possa condurre ad un rischio di confusione, anche in assenza di un carattere distintivo particolarmente elevato del marchio anteriore.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 777 229 per il marchio denominativo “N° 21”.

Questo marchio copre un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Aldo BLASI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.