OPPOSIZIONE N. B 3 086 662

Teseo S.p.A., Via Agnelli, 49, 63023, Fermo (AP), Italia (opponente), rappresentata da Invention S.r.l., Via delle Armi, 1, 40137, Bologna, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Teseo S.r.l., Piazza Montano 2A/1, 16151, Genova, Italia (richiedente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Via Baracca 1r 4 piano, 17100, Savona, Italia (rappresentante professionale).

Il 24/11/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 086 662 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 7: Robot; robot industriali; robot per trasporto; robot da laboratorio; robot per uso industriale; apparecchi di movimentazione robotici; robotica mobile automatizzata.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 025 116 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 025 116 (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 7 e 9. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 095 900 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ossia la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 095 900 . La data di deposito della domanda contestata è 21/02/2019. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 21/02/2014 al 20/02/2019 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Classe 7: Apparecchiature meccaniche e parti di esse, ad eccezione dei filtri.

Classe 9: Apparecchiature elettroniche ed automatizzate, sistemi di elaborazione automatici, programmi registrati per elaboratori elettronici.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Il 14/02/2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 19/04/2020 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 09/04/2020 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, seguendo l’ordine stabilito dall’opponente, le seguenti:

 Elementi n.1 e 2: 50 fatture indirizzate a clienti in Austria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Ungheria che coprono il periodo dal 30/01/2014 al 13/12/2019 e che contengono riferimenti a prodotti quali “software METI”, “MOB 300 LUX SN”, “SIGMA 300 4H X16”, “HIDES CUTTER EOS”, “NAXOS FE”, “UNITA’ CAM FC4 300”, “UNITA' CAM EOS 6430 3H-4W 12P”, “UNITA' CAM SIGMA 260 TH SN”, “Licenza d'uso Software METI”, “CAM FC4 600 3H CUTTING EQUIPMENT”, “SIGMA 300 3H X16 QUAD SN”, “SOFTWARE METRA SN”, “FC4 320 OH”, “EPC18”, “AUTOMATIC CUTTING MACHINE EOS 6430”, “Licenza d'uso Software NAXOS UE”, “UNITA' CAM FC4 400 TH SN”, “SIGMA 300 TH MX16”, “UNITA' CAM SNAP XQ SN”, “Licenza d'uso Software MOS SN”, “Licenza d'uso Software “PRAGMA 4BE S/N” e aventi importi di approssimativamente varie decine di migliaia di Euro. Nell’angolo in alto a sinistra delle fatture compare il marchio ;

 Elemento n. 3: 35 fatture di ordini ad un singolo fornitore italiano emesse nel periodo dal 03/03/2017 al 03/05/2019 relative a prodotti quali “manuali BADER”, “biglietti da visita”, “CATALOGO "MOB AQC", “cataloghi vari”, “depliant 2 ante TYCHE”, catalogo “VIETNAM”, “CATALOGO "CONSUMABILI 2019-2020”, “BIGLIETTINI DA VISITA”.

 Elemento n. 4: Due pagine senza data sulle quali si legge “Naxos Footwear Edition, To think, to design, to make” insieme al segno ;

 Elemento n. 5: Due pagine il cui titolo è “Materiali di consumo 2014” nelle quali si trovano riferimenti al segno “TESEO” riprodotto su bottiglie di plastica contenenti sostanze di diversi colore oltre che su di un elemento metallico. Le pagine contengono dati quali l’indirizzo e i numeri di telefono dell’opponente oltre alla seguente avvertenza: ;

 Elemento n. 6: Due pagine senza data riconducibili all’opponente dal titolo “total control of your business wherever you are wherever you want” la seguente descrizione in lingua inglese: “METI RTM is a multiplatform application usable with the most popular operating systems on the market […];

 Elemento n. 7: Due pagine senza data riconducibili all’opponente dal titolo “MOB AQC” e che contengono una fotografia di dita che sollevano un materiale nonché le diciture “Automatic quality control” e “pioneers and dreamers”;

 Elemento n. 8: Due pagine senza data riconducibili all’opponente dal titolo “UPP” e che contengono tra le altre cose una fotografia fogli di pelle o cuoio bucherellati, la dicitura “Available March 2017” e “Ultra performance perforation system”;

 Elemento n. 9: Tre biglietti da visita “Teseo - Optimize your business” insieme ad una pagina che contiene la fotografia di una donna seduta al computer con le diciture “MODI METI ON DESK PLUS”, “Pure power incredible details and much space available”;

 Elementi n. 10 e 11: Due fotografie dei fogli “Dichiarazioni programma per elaboratore” presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore della S.I.A.E. effettuate a nome dell’opponente in data 07/05/2018. La parte relativa a “titolo” risulta coperta in entrambi i caso da un compact disc che reca, in un caso , la dicitura “METI” e “TESEO” e nell’altro, pure la dicitura “TESEO” accompagnata da un etichetta recante “MDEW 15.0.140”;

 Elementi 12-13-14-15-16 e 20: Varie fotografie di targhette metalliche che contengono riferimenti a “cutting system” (sistema di taglio) o “year” (anno);

 Elemento n. 17: Foglio di ordine per “Valigetta Porta Kit Polipropilene grigio” del 01/04/2016 accompagnato dal testo di una email relativo ad un “preventivo valigette”.

 Elementi n. 18 e 19: Tre pagine in lingua inglese tratte dalla rivista “ILM International leather maker” del settembre/ottobre 2018 e del gennaio/febbraio 2019 che contengono tra le altre cose fotografia e descrizione di due macchine per tagliare cuoio, ossia “ESO” e “UPP”, sui lati delle quali è apposto pure il marchio “TESEO”.

 Elemento n. 21: Quattro pagine prese dalla pagina web dell’opponente nelle quali si presentano vari “impianti di taglio”, tra i quali ci sono “EOS”, “XENIA”, “FC4LUX”, “OMEGA”, “TYCHE”, “SIGMA 300X”, “SIGMA 260X”, “SIGMA 260 eRGONOMIC”, “Xi/Xi M”, “EPC 303/EPC 203”, “EPC 183”, “FC4 320”, “FC4 240”, “EPC 18 PRO”, “EP 18”, “EPC 14”, “SNAP XQ”, “MOB300 LUX”, “MOB 300LUX+”, “MOB300”, “MOB 3230”, “MOB 3230 LUX”, “MOB 3230 Automotive”. La magior parte di queste macchine recano su uno o più dei loro lati il segno “TESEO”. L’ultima pagina contiene una sezione “Software” che presenta due software, ovvero “Pragma” e “Naxos”.

Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore.

In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C–40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (08/07/2004, T–203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

In un tale contesto, spetta alla Divisione d’Opposizione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C‑149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

Luogo dell’uso

Le fatture prodotte documentano vendite in Austria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Poiché i territori in questione coincidono con quello (Unione europea) nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, si deve ritenere soddisfatta l’esigenza di provare l’uso nel territorio pertinente. È da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Epoca dell’uso

Come già esplicitato, l’uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra il 21/02/2014 e il 20/02/2019 compresi.

La Divisione d’Opposizione osserva che l’opponente ha incontestabilmente ed ampiamente adempiuto l’onere della prova dal momento che ha prodotto un significativo numero di fatture per ciascuno degli anni del periodo Anche in questo caso, è da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Consistenza dell’uso

All’opponente spettava dimostrare che l’uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l’intenzione di occupare, attraverso l’uso del marchio, una quota di mercato.

Le fatture dimostrano la vendita, in ognuno degli anni del quinquennio di prodotti, anche piuttosto costosi, per un fatturato complessivo dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

Si tratta di cifre compatibili con una presenza commercialmente significativa e tali, quindi, da soddisfare il requisito circa la consistenza economica dell’uso. Neppure in questo contesto l richiedente ha emesso obiezioni di sorta.

Natura dell’uso

Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l’opponente abbia usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.

Anche in questo contesto, si rileva come la richiedente non abbia sollevato obiezioni al riguardo.

Per quanto riguardo l’uso del marchio , esso appare in forme che non alterano la sua capacità distintiva e in funzione distintiva. Ciò si deve al fatto che quando non è riprodotto in forma identica a quella in cui è registrato, il marchio presenta alterazioni minime, e cioè un uso, in taluni casi, con caratteri di colore diverso, come si, ad esempio, nell’affissione sulle macchine come da fotografie allegate nell’elemento 21.

Tutto ciò consente di affermare che la maniera in cui il marchio è usato non si discosta in modo significativo dalla maniera in cui è registrato. La capacità distintiva del marchio registrato va ascritta in particolar modo all’elemento denominativo “TESEO”, seppur i una veste grafica leggermente stilizzata. L’uso fattone, come detto, non comporta alcuna alterazione della capacità distintiva ai sensi dell’articolo 18 RMUE.

Prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso del marchio

Nelle proprie osservazioni del 02/07/2020 la richiedente, nel corso della disamina dei documenti prodotti da parte opponente, richiama l’attenzione sul fatto che l’attività dell’opponente sia circoscritta allo specifico settore della pelletteria.

Secondo la richiedente i cataloghi e le brochure fanno tutti evidente riferimento al settore della pelletteria, applicato all’arredamento, agli interni d’auto e alle calzature; come anche la partecipazione alla fiera internazionale dedicata al mondo del pellame.

La richiedente considera che le prove d’uso facciano esclusivo riferimento a impianti di taglio, sistemi di perforazione e software per la progettazione di calzature e pellame; non essendo stata prodotta alcun’altra dimostrazione dell’uso del marchio al di fuori di questo specifico e circoscritto settore.

Inoltre, la richiedente riconosce che le prove d’uso facciano […] “esclusivo riferimento a impianti di taglio, sistemi di perforazione e software per la progettazione di calzature e pellame; non essendo stata prodotta alcun’altra dimostrazione dell’uso del marchio al di fuori di questo specifico e circoscritto settore” […].

La Divisione d’Opposizione concordo solo parzialmente con quanto ammesso e concesso dalla richiedente.

Si deve prima di tutto precisare che la giurisprudenza ha stabilito che si deve tenere conto di quanto segue:

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45‑46.)

Nel presente caso, per quanto infatti riguarda i prodotti nella Classe 7, è possibile trovare conferma, sia nelle fatture che nelle pagine fornite dall’opponente, di un uso fatto in relazione ad apparecchiature meccaniche per lavorare il cuoio.

Ciò si evince dai nomi di alcuni dei prodotti elencati nelle fatture che corrispondono ai modelli presentati nelle pagine esplicative delle macchine dell’opponente, che vengono chiaramente descritte come macchine per lavorare il cuoio e sulle quali, oltre al nome del modello, è chiaramente riconoscibile il marchio “TESEO”. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di apparecchiature meccaniche, ovvero apparecchiature meccaniche per lavorare il cuoio.

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio per i suddetti prodotti.

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione ai restanti prodotti da esso coperti ovvero i seguenti:

Classe 7: Parti di esse [apparecchiature meccaniche], ad eccezione dei filtri.

Classe 9: Apparecchiature elettroniche ed automatizzate, sistemi di elaborazione automatici, programmi registrati per elaboratori elettronici.

Per quanto riguarda i suddetti prodotti, si nota innanzitutto che non si trova alcun riferimento nei documenti prodotti alle parti delle apparecchiature meccaniche. Le fatture, le pagine dell’opponente e le pagine tratte dalla rivista “ILM International leather maker” mostrano la vendita e la collocazione nel mercato di prodotti finiti ma non di loro parti o pezzi di ricambio. Per quanto poi riguarda i prodotti nella Classe 9, né apparecchiature elettroniche ed automatizzate né sistemi di elaborazione automatici son mai menzionati in nessuno dei documenti allegati dall’opponente.

Tuttavia, è vero che programmi registrati per elaboratori elettronici, in altre parole software, sono oggetto di menzione nei documenti prodotti. In particolare, essi compaiono nella lista di prodotti delle fatture di cui all’Elemento n. 2, citati in dettaglio come “software METI”, “Licenza d'uso Software METI”, “SOFTWARE METRA SN”, “Licenza d'uso Software NAXOS UE”, “Licenza d'uso Software MOS SN”, “Licenza d'uso Software “PRAGMA 4BE S/N”. Ciò dimostra senza dubbio una commercializzazione di prodotti equivalenti a software ma non offre elementi incontrovertibili circa il fatto che i suddetti prodotti siano stati immessi nel mercato in modo chiaro anche con il marchio sul quale si basa l’opposizione.

Se infatti per quanto riguarda le “apparecchiature meccaniche per lavorare il cuoio” nome e numero dei modelli erano accompagnati da una descrizione dettagliata della natura dei prodotti e dalla prova che non solo nome e numero del modello erano apposti fisicamente sulla macchina, ma anche insieme al marchio “TESEO”, ciò non vale per i summenzionati prodotti nella Classe 9. Oltre alla fatture, che contengono per l’appunto il nome del prodotto e una sommaria descrizione (“software”, o “licenza d’uso software”), i restanti documenti risultano essere assolutamente carenti dal punto di vista informativo, dato che, come dettagliatamente esplicitato nella descrizione dei singoli elementi di prova, la maggior parte dei documenti solo contengono informazioni generiche, quali, letteralmente, “Naxos Footwear Edition, To think, to design, to make”, “total control of your business wherever you are wherever you want” “METI RTM is a multiplatform application usable with the most popular operating systems on the market […]; “Automatic quality control”, “pioneers and dreamers”; “Ultra performance perforation system”, “MODI METI ON DESK PLUS”, “Pure power incredible details and much space available”. Anche la documentazione presentata al fine di dimostrare la registrazione, in Italia, dei programmi per elaboratore presso la S.I.A.E., risulta incompleta e carente, dato che fa per l’appunto riferimento a dei titoli di programmi che nulla hanno a che fare con il marchio de quo, il quale risulta apposto su due CD il cui contenuto è evidentemente impossibile da determinare.

La Divisione d’Opposizione non può che concludere in senso negativo in ragione dell’incompleta capacità probatorio dei suddetti documenti. Come già accennato, sarebbe eccessivo escludere qualsivoglia attività da parte dell’opponente nel campo della produzione del software. Tuttavia, è evidente come manchino elementi probatori che permettano di collegare direttamente i titoli e i nomi dei programmi all’uso, fosse anche in forma congiunta, ma in funzione distintiva, del marchio registrato sul quale si basa l’opposizione. In altri termini, non risulta chiara, come invece nel caso delle apparecchiature nella Classe 7, la stretta correlazione tra marchio ed, eventualmente, gli altri marchi che lo accompagnano aventi la funzione, ad esempio, di indicare modelli o versioni. Allo stato degli atti per alcuni prodotti della Classe 9 è quindi solo ipotizzabile una commercializzazione avvenuta soltanto sulla base di altri segni o marchi, quali quelli menzionati in particolare nelle fatture.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti.

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 7: Apparecchiature meccaniche per lavorare il cuoio.

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 7: Apparecchiature meccaniche per lavorare il cuoio.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: Robot; robot industriali; robot per trasporto; robot da laboratorio; robot per uso industriale; apparecchi di movimentazione robotici; robotica mobile automatizzata.

Classe 9: Apparecchi ad intelligenza artificiale; apparecchi di allarme di sicurezza; apparecchi di conversione dati; apparecchi di memorizzazione per dati informatici; apparecchi e strumenti di segnalazione; apparecchi di comunicazione indossabili; apparecchi di controllo automatico; apparecchi di monitoraggio a distanza; apparecchi di segnalazione; apparecchi per controllo di sicurezza; apparecchi per il riconoscimento vocale; apparecchi per l'elaborazione di dati; apparecchiatura di rilevamento; apparecchiature a risposta vocale; apparecchiature audio indossabili; apparecchiature per l'elaborazione vocale; applicazioni mobili scaricabili per dispositivi informatici indossabili; applicazioni per computer software, scaricabili; banche dati di computer; caricatori; caricatori senza filo; caricatori usb; cercapersone per sistema modulare senza fili; circuiti di controllo; computer indossabili; computer per la gestione dei dispositivi di comando; dispositivi di comando industriali comprendenti software; dispositivi di comando vocale; dispositivi di comunicazione elettronica digitali indossabili; dispositivi di comunicazione indossabili sotto forma di orologi da polso; dispositivi di controllo del movimento; dispositivi di controllo elettronici digitali; dispositivi di controllo per sensori; dispositivi di riconoscimento vocale; dispositivi di salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; dispositivi di trasmissione dati; dispositivi per registrare l'attività indossabili; gateway intelligenti per analisi di dati in tempo reale; gateway intelligenti per archiviazione definita da software; gateway intelligenti per il pretrattamento dei dati; gateway intelligenti per la comunicazione; gateway per internet delle cose [iot]; interfacce per rilevatori; lettori d'identificazione a radiofrequenza [rfid]; lettori multimediali portatili indossabili; monitor indossabili; monitor indossabili per visualizzazione; orologi intelligenti; orologi per unità di elaborazione centrale [cpu]; pacchetti software integrati; pacchetti software; periferiche concepite per essere utilizzate con i computer e altri dispositivi intelligenti; periferiche per computer indossabili; programmi del sistema di gestione; programmi per computer per l'elaborazione di dati; rivelatori di movimento; sensori e rilevatori; sensori elettronici; sensori magnetici; sensori per il rilevamento della posizione; sensori; software applicativo per dispositivi informatici indossabili; software di intelligenza artificiale; software di intelligenza artificiale per analisi; software di intelligenza artificiale per sorveglianza; software operativo; software per controllo parentale; software per il controllo ambientale; software per il monitoraggio ambientale; software per il riconoscimento vocale; software per la domotica; software per la rilevazione del rischio; software per monitoraggio sanitario; software per monitorare, controllare e gestire operazioni del mondo fisico; strumenti di monitoraggio; strumenti di telecomunicazione da indossare; strumenti per segnalazione; strumenti, indicatori e regolatori per misurare, rilevare e monitorare; tracciatori di attività fisica indossabili; unità di controllo programmabili; moduli di hardware per dispositivi elettronici che usano l'internet degli oggetti; software applicativi per l'implementazione dell'internet degli oggetti [iot]; software di intelligenza artificiale e per l'apprendimento automatico; software per l'apprendimento automatico per sorveglianza; software per l'apprendimento automatico; software per cloud computing; software applicativi per servizi di cloud computing; software per il controllo di una rete cloud; software scaricabili per cloud computing; robot per la sicurezza e sorveglianza; robot per sorveglianza di sicurezza tutti i suddetti prodotti relativi al campo della robotica e dalla realizzazione di sistemi intelligenti; tutti i suddetti articoli in materia di sistemi di sicurezza, allarmi, allarmi antifurto, apparecchi elettrici di sorveglianza, apparecchi di videosorveglianza, impianti elettrici di prevenzione antifurto, videotelefoni per sistemi di sicurezza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 7

I robot industriali; robot per trasporto; robot per uso industriale; apparecchi di movimentazione robotici; robot; robot da laboratorio; robotica mobile automatizzata del marchio impugnato sono quantomeno simili alle apparecchiature meccaniche per lavorare il cuoio del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa natura, in alcuni casi possono avere la stessa destinazione, come ad esempio nel caso dei robot per uso industriale, e possono coincidere nei canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel loro produttore.

Prodotti contestati in classe 9

Apparecchi ad intelligenza artificiale; apparecchi di allarme di sicurezza; apparecchi di conversione dati; apparecchi di memorizzazione per dati informatici; apparecchi e strumenti di segnalazione; apparecchi di comunicazione indossabili; apparecchi di controllo automatico; apparecchi di monitoraggio a distanza; apparecchi di segnalazione; apparecchi per controllo di sicurezza; apparecchi per il riconoscimento vocale; apparecchi per l'elaborazione di dati; apparecchiatura di rilevamento; apparecchiature a risposta vocale; apparecchiature audio indossabili; apparecchiature per l'elaborazione vocale; applicazioni mobili scaricabili per dispositivi informatici indossabili; applicazioni per computer software, scaricabili; banche dati di computer; caricatori; caricatori senza filo; caricatori USB; cercapersone per sistema modulare senza fili; circuiti di controllo; computer indossabili; dispositivi di comando industriali comprendenti software; dispositivi di comando vocale; dispositivi di comunicazione elettronica digitali indossabili; dispositivi di comunicazione indossabili sotto forma di orologi da polso; dispositivi di controllo del movimento; dispositivi di controllo elettronici digitali; dispositivi di controllo per sensori; dispositivi di riconoscimento vocale; dispositivi di salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; dispositivi di trasmissione dati; dispositivi per registrare l'attività indossabili; gateway intelligenti per analisi di dati in tempo reale; gateway intelligenti per archiviazione definita da software; gateway intelligenti per il pretrattamento dei dati; gateway intelligenti per la comunicazione; gateway per Internet delle cose [IoT]; interfacce per rilevatori; lettori d'identificazione a radiofrequenza [RFID]; lettori multimediali portatili indossabili; monitor indossabili; monitor indossabili per visualizzazione; orologi intelligenti; orologi per unità di elaborazione centrale [CPU]; pacchetti software integrati; pacchetti software; periferiche concepite per essere utilizzate con i computer e altri dispositivi intelligenti; periferiche per computer indossabili; programmi del sistema di gestione; programmi per computer per l'elaborazione di dati; rivelatori di movimento; sensori elettronici; sensori magnetici; sensori per il rilevamento della posizione; sensori; software applicativo per dispositivi informatici indossabili; software di intelligenza artificiale; software di intelligenza artificiale per analisi; software di intelligenza artificiale per sorveglianza; software operativo; software per controllo parentale; software per il controllo ambientale; software per il monitoraggio ambientale; software per il riconoscimento vocale; software per la domotica; software per la rilevazione del rischio; software per monitoraggio sanitario; strumenti di monitoraggio; strumenti di telecomunicazione da indossare; strumenti per segnalazione; strumenti, indicatori e regolatori per misurare, rilevare e monitorare; tracciatori di attività fisica indossabili; unità di controllo programmabili; moduli di hardware per dispositivi elettronici che usano l'Internet degli oggetti; software applicativi per l'implementazione dell'Internet degli oggetti [IoT]; software di intelligenza artificiale e per l'apprendimento automatico; software per l'apprendimento automatico per sorveglianza; software per l'apprendimento automatico; software per cloud computing; software applicativi per servizi di cloud computing; software per il controllo di una rete cloud; software scaricabili per cloud computing; robot per la sicurezza e sorveglianza; computer per la gestione dei dispositivi di comando; sensori e rilevatori; software per monitorare, controllare e gestire operazioni del mondo fisico; robot per sorveglianza di sicurezza tutti i suddetti prodotti relativi al campo della robotica e dalla realizzazione di sistemi intelligenti; tutti i suddetti articoli in materia di sistemi di sicurezza, allarmi, allarmi antifurto, apparecchi elettrici di sorveglianza, apparecchi di videosorveglianza, impianti elettrici di prevenzione antifurto, videotelefoni per sistemi di sicurezza del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere quantomeno simili sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato. Ciò in considerazione in particolare della natura sofisticata di almeno alcuni dei prodotti ma soprattutto dal loro costo, che può essere particolarmente elevato e dalla relativa infrequenza del loro acquisto.

c) I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento comune “TESEO” è privo di significato in quanto tale in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano o lo spagnolo non vengono capiti. Al contrario, il marchio impugnato contiene degli elementi in lingua inglese. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

Il marchio anteriore è formato dall’elemento verbale “TESEO” riprodotto in caratteri di fantasia non particolarmente stilizzati di colore nero. La lettera “S” possiede dimensioni leggermente maggiori rispetto alle altre.

Il marchio impugnato è composto dall’elemento verbale “TESEO” chiaramente riconoscibile nonostante la significativa stilizzazione delle sue lettere, le quali sono di colore grigio ma possiedono pure delle parti di colore celeste e, nel caso delle lettere “E”, sono prive della linea verticale che normalmente fa parte della loro composizione.

Altri elementi del marchio impugnato sono poi la dicitura “Human-centred innovation” riprodotta al di sotto del termine “TESEO” in caratteri significativamente assai più piccoli, e di colore grigio nel caso di “Human-centred”, celeste per quanto riguarda “innovation” ed un elemento figurativo posto alla sinistra degli elementi verbali formato da forme geometriche irregolari di colore grigio e azzurro che rendono l’impressione di elementi tridimensionali, come aventi profondità ed altezza.

Come accennato poc’anzi, l’elemento “TESEO” è privo di significato in lingua inglese ed è pertanto distintivo. Lo stesso non vale per la dicitura “Human-centred innovation”, che il pubblico di riferimento in grado di intendere la lingua inglese assocerà ad una sorta si slogan che esprime caratteristiche positive, essendo l’equivalente dell’espressione in lingua italiana “innovazione centrata sull’uomo”. In virtù del suo contenuto, questo elemento è da considerarsi debole per i prodotti nella Classe 7.

Per quanto riguarda questo elemento, esso è pure visivamente secondario, dato che elemento dominante del marchio impugnato sono l’elemento figurativo e l’elemento verbale “TESEO” in ragione della loro posizione e dimensione.

Per quanto poi riguarda l’elemento figurativo del marchio impugnato, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono in alcuni dei tratti che caratterizzano l’elemento distintivo “TESEO”, comune a entrambi, il quale nel caso del marchio impugnato è pure elemento co-dominante. Essi differiscono nella stilizzazione dell’elemento “TESEO”, nella dicitura visivamente secondaria e dalla distintività limitata “Human-centred innovation” e nell’elemento figurativo co-dominante del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “TESEO”, che forano l’unico elemento del marchio impugnato e l’elemento maggiormente distintivo e co-dominante del marchio impugnato. Essi differiscono nel suono che deriva dalla pronuncia dell’espressione “Human-centred innovation”, la quale da tuttavia origine ad un elemento secondario e dalla distintività limitata.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, per quanto solo in virtù della presenza di un elemento secondario e debole nel segno impugnato, ossia l’espressione “Human-centred innovation”, i segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 7 e 9 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte quantomeno simili e in parte dissimili. Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato. A questo riguardo è importante tener presente il fatto che anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

I segni in disputa sono entrambi normalmente distintivi in quanto tali, nonostante la presenza nel segno impugnato di un elemento debole. Essi sono foneticamente molto simili e visivamente simili in media misura. L’unico elemento verbale del marchio anteriore “TESEO” corrisponde con l’elemento distintivo e co-dominante del marchio impugnato, pure “TESEO”.

L’aspetto concettuale per quanto riguarda l’elemento “TESEO” è irrilevante dato che per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua inglese, esso risulta essere privo di significato. È invece importante notare che, come accennato poc’anzi, per il pubblico di lingua inglese il marchio impugnato contiene un elemento comprensibile, “Human-centred innovation”, il quale tuttavia a quale oltre ad essere visivamente un elemento secondario possiede una distintività limitata per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

Se si tiene anche conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo, è giocoforza concludere che, in ragione della coincidenza dei segni nell’elemento “TESEO”, sussista un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e anche in relazione a prodotti per i quali il grado di attenzione sia elevato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’opposizione è pertanto parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati quantomeno simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti in quanto risulta evidente che i segni e prodotti nella classe 9 non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI

Andrea VALISA

Aurelia PÉREZ BARBER

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.