Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 13/08/2019

FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER mbB Kaiser-Joseph-Str. 284 D-79098 Freiburg i. Br. ALEMANIA

Anmeldenummer:	018026121
Ihr Zeichen:	TM40349-EM
Marke:
Art der Marke:	Hörmarke
Anmelderin:	Roche Diagnostics GmbH Legal/Trademarks Sandhofer Str. 116 D-68305 Mannheim ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 19/03/2019 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 15/05/2019 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Entscheidung in der Rechtssache C‑144/06 P vom 4. Oktober 2007 betrifft eine zwölf Jahre alte Entscheidung zu dreidimensionalen Marken und sollte nicht analog angewendet werden. Für die Hörmarken sollten gleiche Kriterien wie für andere Markenarten angewendet werden. Dementsprechend ist ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreichend, um eine Marke einzutragen. Auch die Möglichkeit, dass eine Folge von drei Tönen urheberrechtlich geschützt werden kann, reicht aus, um ein Minimum an Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne aufzuweisen. Ob etwas eine Melodie besitzt, ist eine subjektive Empfindung und darf nicht im Rahmen dieses Verfahrens berücksichtigt werden.

2. Es trifft nicht zu, dass das Publikum nicht an Jingles oder Melodien gewöhnt ist. Hörmarken werden gewöhnlich in Verbindung mit bestimmten Sektoren, wie z. B. im Mediensektor, verwendet und können als hörbare Identifizierung dienen. Dies wird auch durch das Urteil des Gerichts bestätigt. Es ist branchenüblich, dass bestimmte Produkte über entsprechende Jingles verfügen.

3. Die Melodie, die aus drei Tönen besteht, ist ausreichend und nicht branchenüblich für die Klassen 9 und 10, da sie normalerweise nicht bei der Verwendung von Geräten ertönt. Es gibt derartige Tonfolgen auf dem relevanten Markt nicht. Die Marke, deren Unterscheidungskraft vom EuGH verneint wurde, besteht aus einer Folge von zwei identischen Tönen, derweil die beantragte Marke eine Folge von drei unterschiedlichen Tönen ist. Anders als im zitierten Fall verfügt die beanstandende Marke über eine gewisse Resonanz und erschöpft sich nicht in einem „Spiegelefekt“.

4. Ein Maßstab für die Prüfung von Branchenüblichkeit muss nach der Auffassung des EuGH gegeben sein. Es muss eine konkrete Prüfung dazu vorgenommen werden. Infolgedessen ist eine Begründung mit Bezug zur Prüfung der Branchenüblichkeit erforderlich.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Allgemeine Bemerkungen

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss „je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen“ (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Nach ständiger Rechtsprechung kann die Unterscheidungskraft „[eines] Zeichens nur in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, sowie unter Berücksichtigung dessen, wie die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen wahrnehmen, beurteilt werden“ (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Bemerkungen bezüglich der Stellungnahme

1. Die Entscheidung in der Rechtssache C­-144/06 P vom 4. Oktober 2007 betrifft eine zwölf Jahre alte Entscheidung zu dreidimensionalen Marken und sollte nicht analog angewendet werden. Für die Hörmarken sollten gleiche Kriterien wie für andere Markenarten angewendet werden. Dementsprechend ist ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreichend, um eine Marke einzutragen. Auch die Möglichkeit, dass eine Folge von drei Tönen urheberrechtlich geschützt werden kann, reicht aus, um ein Minimum an Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne aufzuweisen. Ob etwas eine Melodie besitzt, ist eine subjektive Empfindung und darf nicht im Rahmen dieses Verfahrens berücksichtigt werden.

Es ist zu beachten, dass sich die Amtspraxis in Bezug auf Hörmarken seit dem 4. Oktober 2007 nicht wesentlich geändert hat, und die Entscheidung in der Rechtssache C‑144/06 P vom 4. Oktober 2007 soll für die Bestimmung der Unterscheidungskraft berücksichtigt werden. Diese Auffassung wurde auch in der späteren Rechtsprechung bestätigt. Die Entscheidung in der Rechtssache T‑408/15 vom 13. September 2016 beinhaltet ähnliche Überlegungen: „Anzumerken ist insoweit, dass das Publikum zwar gewohnt ist, Wort- oder Bildmarken als Zeichen wahrzunehmen, die auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweisen; dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall, wenn das Zeichen aus einem bloßen Klangelement besteht.“ (13/09/2016, T-408/15, Hörmarke, EU:T:2016:468, § 42).

Die Richtlinien zu Marken stellen in diesem Zusammenhang auch klar, dass ein Klang „von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist“ (https://euipo01app.sdlproducts.com/1004918/912444/richtlinien-zu-marken/15-hormarken ).

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, „dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, dass aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig jede dieser Kategorien in gleicher Weise wahrgenommen wird und es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen“ (vgl. Beschluss vom 28. Juni 2004, Glaverbel/HABM, C‑445/02 P, EU:C:2004:393, § 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Die oben genannten Urteile werfen das Problem der „nicht traditionellen“ Marken und ihre Unterscheidungskraft in Bezug zum Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise auf. Um unterscheidungskräftig zu sein, muss die Marke in ihrer Form signifikant von der Form abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird. In Bezug auf den vorliegenden Fall muss die Marke signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der entsprechende Branche abweichen, sodass sie den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihres Klangs zu identifizieren.

Das beanstandende Musikstück, das nur aus drei Noten besteht, ist nicht geeignet, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zu ziehen. Diese Art von Klangfolge, die im Bereich der elektronischen Geräte üblicherweise verwendet wird, vermittelt den angesprochenen Verkehrskreisen nicht den Eindruck, dass die konkrete Darstellung der Ware Aufschluss über deren betriebliche Herkunft gibt. Die angemeldete Marke ermöglicht es einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der genannten Waren daher nicht, die betreffende Ware auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass bei einer großen Anzahl verschiedener Arten von Signalen, die bei elektronischen Geräten erklingen, es schwierig wird, die Aufmerksamkeit der Verbraucher besonders zu erwecken.

Es muss klargestellt werden, dass es keine feste Definition der „minimalen Unterscheidungskraft“ gibt. Ein Zeichen ist entweder unterscheidungskräftig, oder es ist es eben nicht, wie in diesem Fall. Nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, besitzt auch Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung (29/04/2004, C-456/01P und C-457/01P, Henkel/HABM, ECLI:EU:C:2004:258, § 39). Der Amt stimmt zu, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Hörmarken nicht anders als die für die übrigen Markenkategorien sind. Im Lichte der vorstehenden Erwägungen wurde aber diese minimale Unterscheidungskraft von der beanstandenden Marke nicht erreicht. Die Anmeldemarke würde von den maßgeblichen Verkehrskreisen nur als bloße Funktion der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und nicht als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft aufgefasst werden.

Ob das Zeichen urheberrechtlich geschützt ist, ist vorliegend nicht maßgebend. Maßgebend allein ist, ob das angemeldete Zeichen in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen für die angesprochenen Verbraucher als Herkunftshinweis dienen kann, und dies wird ausschließlich auf der Grundlage von Markenrechts geprüft. Dies ist aus den in der Beanstandung genannten Gründen für die in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen vorliegend nicht der Fall.

2. Es trifft nicht zu, dass das Publikum nicht an Jingles oder Melodien gewöhnt ist. Hörmarken werden gewöhnlich in Verbindung mit bestimmten Sektoren, wie z. B. im Mediensektor, verwendet und können als hörbare Identifizierung dienen. Dies wird auch durch das Urteil des Gerichts bestätigt. Es ist branchenüblich, dass bestimmte Produkte über entsprechende Jingles verfügen.

„Im Übrigen ist es jedoch notwendig, dass das Hörzeichen, dessen Eintragung begehrt wird, über eine gewisse Resonanz verfügt, anhand deren der angesprochene Verbraucher es erkennen und es als Marke – und nicht bloß als funktionalen Bestandteil oder als Indikator ohne wesenseigene Merkmale – auffassen kann. Der angesprochene Verbraucher soll das Hörzeichen somit dahin verstehen, dass es eine Möglichkeit zur Identifizierung bietet, weil es als Marke erkennbar ist“ (13/09/2016, T‑408/15, Hörmarke, EU:T:2016:468, § 45)

Bei der Bewertung einer angemeldeten Marke muss der Gesamteindruck in Betracht gezogen werden, den diese Marke hervorruft. Dabei sind die Art der Waren, der Bewusstseinstand möglicher Verbraucher dieser Waren und alle sachbezogenen Faktoren zu berücksichtigen. Wie schon in Beanstandung erwähnt wurde, besitzt nur ein Klang, der „erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb [seine] wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, […] auch Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [UMV]“ (analog dazu siehe das Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).

Da die beanstandenden Produkte über Jingles verfügen, bedeutet nicht, dass alle Jingles Unterscheidungskraft besitzen. Die Tatsache, dass auf dem betreffenden Markt viele Waren über eine Melodie verfügen, erfordert, dass die beanstandende Hörmarke aus anderen Jingles eine Differenzierung hervorruft. Auch in Sektoren, in denen Klangelemente verwendet werden, ist es notwendig, dass ein Hörzeichen über eine gewisse Resonanz verfügt, anhand derer der angesprochene Verbraucher es erkennen und es als Marke – und nicht bloß als funktionalen Klang oder als Indikator ohne wesenseigene Elemente – auffassen kann. Der angesprochene Verbraucher soll das Hörzeichen somit dahingehend verstehen, dass es eine Möglichkeit zur Identifizierung bietet, da es als Marke erkennbar ist.

3. Die Melodie, die aus drei Tönen besteht, ist ausreichend und nicht branchenüblich für die Klassen 9 und 10, da sie normalerweise nicht bei der Verwendung von Geräten ertönt. Es gibt derartige Tonfolgen auf dem relevanten Markt nicht. Die Marke, deren Unterscheidungskraft vom EuGH verneint wurde, besteht aus einer Folge von zwei identischen Tönen, derweil die beantragte Marke eine Folge von drei unterschiedlichen Tönen ist. Anders als im zitierten Fall verfügt die beanstandende Marke über eine gewisse Resonanz und erschöpft sich nicht in einem „Spiegelefekt“.

„Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern […]. Diese Prüfung muss in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt“ (10/03/2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, § 77; 28/04/015, EXTRA, T‑216/14, EU:T:2015:230, § 32). Die fehlende vorherige Benutzung ist nicht notwendig ein Anhaltspunkt dafür, dass die Marke so wahrgenommen werden wird.

Das Argument, dass die beanstandende Hörmarke eine gewisse Resonanz besitzt, die so üblicherweise nicht benutzt wird, überzeugt nicht. Die Tatsache, dass es, im Gegensatz zum EuGH-Urteil, bei der beanstandende Marke um drei statt um zwei Töne handelt, macht keinen wesentlichen Unterschied. Auch der „Spiegeleffekt“ soll nicht als maßgebliches Kriterium bzw. als Hinweis verstanden werden. Das Amt hält die Position aufrecht, dass die Marke von zu kurzer Länge ist. Ein solcher sehr minimalistischer, maschinell erzeugten Ton kann nur dazu dienen, die von der in Frage kommenden Maschine ausgeführten Funktionen zu unterscheiden, da bekannt ist, dass elektronische Geräte verschiedene Arten von Tönen erzeugen, um ihre Benutzung zu erleichtern. Zum Beispiel geben die Geräte laute Jingles bei fast leerer Batterie ab, wenn sie herunter- oder hochgefahren werden oder in den Wartezustand gehen.

In Verbindung damit muss ein Klang, der die Funktionen einer Marke erfüllt, besonders auffallen. Die Auffassung der Anmelderin würde dazu führen, dass jeder maschinell erzeugte dreitönige Klang ungeachtet seiner Unterscheidungskraft als Marke aufgefasst werden kann. Dies kann wohl kaum Sinn und Zweck eines markenrechtlichen Prüfungsverfahrens sein.

4. Ein Maßstab für die Prüfung von Branchenüblichkeit muss nach der Auffassung des EuGH gegeben sein. Es muss eine konkrete Prüfung dazu vorgenommen werden. Infolgedessen ist eine Begründung mit Bezug zur Prüfung der Branchenüblichkeit erforderlich.

Das Amt muss nicht nachweisen, dass es sich um ein branchenübliches Zeichen handelt. Dass elektronische Geräte während des Betriebs eine Vielzahl von Tönen erzeugen, stellt eine allgemein bekannte Tatsache dar. Der Gerichtshof bestätigt, dass:

… festzustellen […], dass die Beschwerdekammer, wenn sie zu dem Ergebnis gelangt, dass es der angemeldeten Marke von Haus aus an Unterscheidungskraft fehlt, ihre Beurteilung auf Tatsachen stützen darf, die auf der allgemeinen praktischen Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern beruhen und die jedermann und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sein können (vgl. analog Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004 in der Rechtssache T-185/02, Ruiz-Picasso u. a./HABM – DaimlerChrysler [PICARO], Slg. 2004, II-1739, § 29). In einem solchen Fall ist die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen.

(15/03/2006, T‑129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

Da die Anmelderin entgegen der auf eine solche Erfahrung gestützten Beurteilung der Beschwerdekammer geltend macht, dass die Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitze, ist es, weil sie dazu wegen ihrer genauen Marktkenntnis wesentlich besser in der Lage ist, Sache der Anmelderin, durch konkrete und fundierte Angaben darzulegen, dass die Anmeldemarke Unterscheidungskraft entweder von Haus aus besitzt oder durch Benutzung erworben hat (05/03/2003, T-194/01, Form eines Geschirrspülmittels, EU:T:2003:53, § 48). Vom Durchschnittsverbraucher kann jedoch nicht verlangt werden, dass er zum Zeitpunkt des Erwerbs zwischen den Waren mit so einfachen Klängen unterscheiden kann.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 026 037 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Alma - Lydia HASSENPFLUG EZQUERRO