Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 25/10/2019

Joanna Kluczewska-Strojny Farysa 29e 01-971 Warszawa POLONIA

Nr zgłoszenia:	018028020
Nr referencyjny zgłaszającego:
Znak towarowy:	VENEZIA
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 12/04/2019 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 11/06/2019 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Znak towarowy „VENEZIA” cechuje jednolitość i samoistność, a poprzez swoje oznaczenie strukturalne i treściowe, spełnia funkcję odróżniającą, umożliwiając identyfikację towarów pochodzących od zgłaszającego.

2. Zgłoszenie nie składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania cech charakterystycznych zgłoszonych towarów i usług.

3. Powszechną praktyką organów patentowych w krajach na całym świecie w tym również Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest rejestrowanie znaków towarowych składających się wyłącznie ze słów składających się z nazwy miast, które w połączeniu z grafiką i określonym miejscem/lokalizacją nabierają indywidualnego i odróżniającego charakteru.

4. Zgłaszający posiada wiele podobnych znaków towarowych zarejestrowanych przez EUIPO jak i przez Polski Urząd Patentowy. Zarejestrowane znaki towarowe tworzą rodzinę znaków, a przedmiotowe zgłoszenie należy tej rodziny znaków.

5. Zgłoszenie nie jest zwyczajowo używane w języku potocznym oraz w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

6. Stylizacja graficzna zgłoszenia nadaje mu charakter odróżniający.

7. Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przy rozstrzyganiu, czy znaki towarowe mogą wprowadzić w błąd, należy przyjąć model konsumenta świadomego i rozważnego.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Urząd odpowie teraz na uwagi zgłaszającego:

Pierwotna zdolność odróżniająca

W interesie publicznym leży, aby oznaczenia, które mogą służyć do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług pozostały dostępne, w szczególności ze względu na ich zdolność nie tylko do ewentualnego wskazywania jakości i innych właściwości danych kategorii towarów, ale również z uwagi na ich zdolność do wpływania w różny sposób na preferencje konsumentów, przykładowo poprzez przypisanie towarów lub usług miejscu, które może wzbudzać pozytywne odczucia (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Dlatego Urząd nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, że zgłoszenie ma charakter odróżniający. W swym zawiadomieniu z dnia 12/04/2019, Urząd uzasadnił podstawy sprzeciwu, poprzez podanie znaczenia słowa „VENEZIA” (Wenecja) oraz poprzez uwzględnienie zwyczajnego rozumienia tego słowa przez właściwy krąg świadomych i rozważnych odbiorców i w stosunku do towarów i usług ujętych w zgłoszeniu. Tym samym, Urząd stwierdził iż mimo że „Venezia” jest włoską nazwą ww. miasta położonego w północno-wschodnich Włoszech, ze względu na historię, popularność i powszechną znajomość tego miasta należy stwierdzić, że włoska nazwa będzie rozumiana na całym terytorium Unii Europejskiej. Ponadto oznaczenie przedmiotowych towarów i usług nazwą geograficzną „Venezia” ze względu na sławę i renomę tego miasta, będzie wzbudzać pozytywne odczucia u docelowych konsumentów, a tym samym wpływać na ich preferencje. Powszechnie wiadomo, że miasto Wenecja jest ważnym centrum mody i zakupów we Włoszech. Jest powszechnie kojarzone z modą, również ze względu na odbywający się tam co roku Venice Fashion Week - kulturalne wydarzenie modowe promujące krajowych i międzynarodowych projektantów oraz marki.

W związku z powyższym Urząd podtrzymuje, że zgłoszenie , rozpatrywane, jako całość, niezależnie od pewnych elementów graficznych, natychmiast i bez konieczności dalszych refleksji informuje docelowy krąg odbiorców, iż zakwestionowane towary w klasach 18 i 25 pochodzą z Wenecji, są wytwarzane w Wenecji, ewentualnie są w stylu weneckim, a usługi w klasie 35 objęte zgłoszeniem są świadczone w Wenecji lub dotyczą weneckich towarów/towarów pochodzących z Wenecji. W związku z tym oznaczenie opisuje rodzaj lub pochodzenie geograficzne przedmiotowych towarów i usług.

Rejestracja jako znak towarowy nazw geograficznych nie jest możliwa, jeżeli taka nazwa geograficzna z powodu danej kategorii towarów cieszy się już uznaniem lub jest z nich znana i w konsekwencji w zainteresowanych kręgach jest kojarzona z tymi towarami lub usługami lub można w uzasadniony sposób przypuszczać, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców taki termin mógłby wskazywać pochodzenie geograficzne kategorii danych towarów lub usług (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że nie ma … znaczenia to, czy właściwości towarów lub usług, które mogą być opisywane, są niezbędne z handlowego punktu widzenia, czy też mają charakter pomocniczy. Art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, w sposób jaki został sformułowany, nie rozróżnia według właściwości, które mogą być wskazywane przez oznaczenia lub wskazówki tworzące znak. W rzeczywistości ze względu na publiczny interes leżący u podstaw ww. przepisu, wszystkie przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość swobodnego używania takich oznaczeń i wskazówek do opisywania wszelkich właściwości swoich własnych towarów bez względu na to, jakie mogą mieć znaczenie handlowe (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26/11/2003, T‑222/02, ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

W odniesieniu do argumentu, że wyrażenie „VENEZIA” nie jest używane na rynku w stosunku do m.in. toreb oraz produktów ze skóry w klasie 18, a także odzieży i obuwia w klasie 25 i ich sprzedaży, Urząd musi zwrócić uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem aby odrzucić rejestrację oznaczenia wystarczy, że pojęcia użyto jako opisu lub jako charakterystyki danych towarów i usług lub że mogło tak zostać zrozumiane przez właściwy krąg odbiorców (zob. wyrok z 17/09/2008, T-226/07 „PRANAHAUS”, pkt 36). Nie ma potrzeby, aby Urząd wskazywał na aktualne lub przyszłe potrzeby lub konkretny interes osób trzecich w zakresie stosowania pojęcia opisowego, którego zgłoszenie dotyczy (bez konieczności zachowania swobody) (zob. wyrok z 04/05/1999, C-108/97 „Chiemsee”, pkt 35; wyrok z 12/02/2004, C-363/99, „Postkantoor“, pkt 61).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego dokonuje się na podstawie faktu, iż znak ten może być od razu postrzegany przez dany krąg odbiorców jako określenie pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi … Brak wcześniejszego używania nie może w tym względzie stanowić bezwzględnej przesłanki takiego postrzegania.” (wyrok z dnia 15/09/2005 T 320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 88.)

Ponadto Urząd uważa, że omawiane wyrażenie jest pozbawione charakteru odróżniającego, nie dla tego, że jest ono „tak często używane” w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług, że nie ma zdolności do odróżniania pochodzenia handlowego, lecz dlatego, że jest ono opisowe względem pochodzenia geograficznego omawianych towarów i usług.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że istnieje wyraźne nakładanie się podstaw do odmowy rejestracji określonych w artykułach od 7 (1) (b) do (d) (wyrok z dnia 12/02/2004, C-363/99, "Postkantoor ", pkt 67 i 85, oraz wyrok z dnia 12/02/2004, C- 265/00," Biomild ", pkt 18). Dodatkowo, zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich słowny znak, który opisuje właściwości towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, jest z tego powodu bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE (zob. wyrok z 12/06/2007, T-190/05, „TWIST & POUR”, pkt 39).

Ponadto, należy stwierdzić, że omawiane zgłoszenie pozbawione jest jakichkolwiek elementów, które mogłyby świadczyć o jego charakterze odróżniającym. Oznaczenie nie może być postrzegane, jako fantazyjne w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem. Nie wprowadza też elementu zaskoczenia, nie wymaga wysiłku interpretacyjnego i nie posiada żadnych elementów graficznych o charakterze odróżniającym. Zatem nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby umożliwić odbiorcom łatwe i natychmiastowe zapamiętanie go, jako znaku towarowego, a w konsekwencji rozpoznanie danych towarów, jako pochodzących od jednego określonego przedsiębiorstwa.

Zgłaszający jest zdania, że znak posiada wyraźne cechy odróżniające ze względu na fantazyjną stylizacje i elementy graficzne połączone z elementem słownym. Tymczasem zawarte w znaku elementy graficzne ograniczają się do przedstawienia elementu słownego „VENEZIA” na czarnym tle, standardową białą czcionką, nie odbiegającą znacząco od krojów pisma stosowanych na danym rynku i zapisaniu litery „A” bez poprzeczki. W opinii Urzędu brak jest tutaj niezbędnej dozy fantazyjności umożliwiającej uznanie zgłoszonego znaku za posiadający charakter odróżniający. Przedstawienie terminu pozbawionego charakteru odróżniającego za pomocą standardowej czcionki z użyciem standardowych ornamentów lub innych elementów graficznych, nie posiadających charakteru odróżniającego, nie może nadać znakowi charakteru odróżniającego. Przykładami znaków podobnych do omawianego, które zostały odrzucone przez Urząd są m. in. zgłoszenia: nr 1166164 „BEST BUY” (wyrok z 03/07/2003, T-122/01) lub Nr 3593316 „ALTA QUALITA” (decyzja z 06/09/2005, R1155/2004-2). W tym sensie, standardowe czcionki to nie tylko Arial i Times New Roman, ale wszystkie te, które byłyby postrzegane przez przeciętnego konsumenta, jako kolejny wariant standardowej czcionki.

Urząd stwierdza, że graficzne elementy składające się na omawiany znak tj. kolor i krój czcionki, wielkości oraz rozmieszczenie liter w obrębie znaku, nie nadają omawianemu zgłoszeniu, jako całości, jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Należy wziąć pod uwagę, że w sytuacji, gdy element słowny nie ma charakteru odróżniającego musi zostać zbadane, czy elementy graficzne mają charakter uderzający, zaskakujący, nieoczekiwany, niezwykły lub arbitralny. Ponadto, układ elementów graficznych musi mieć taki charakter, aby wymagał od konsumenta wysiłku intelektualnego w celu połączenia pojęcia i tego, do czego może się odnosić. Urząd zwraca uwagę, że stopień stylizacji omawianego zgłoszenia, nie jest ani wystarczająco fantazyjny ani nie jest „więcej niż sumą elementów składowych” i że jedynie połączenie elementu słownego mającego charakter opisowy z innym niedystynkcyjnym elementem graficznym nie wystarczy, by nadać oznaczeniu charakter odróżniający w minimalnym wymaganym stopniu, który jest niezbędny do rejestracji.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem brak charakteru odróżniającego nie może wynikać jedynie ze stwierdzenia, że omawiane oznaczenie nie posiada dodatkowych elementów o charakterze fantazjnym lub niezwykłym lub uderzającym" (wyrok z dnia 05/04/2001, T-87/00, "EASYBANK", pkt 39). Jednak w omawianej sprawie, zgłaszający nie wykazał, że oznaczenie posiada w minimalnym wymaganym stopniu charakter odróżniający i że może być łatwo zapamiętywane przez docelową grupę konsumentów.

Odnośnie polskich orzeczeń, przywołanych przez zgłaszającego, zgodnie z orzecznictwem: wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia, jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa wspólnotowego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo wspólnotowe nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia, jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne (wyrok z dnia 27/02/2002 T 106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 47.)

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że podobne rejestracje zgłaszającego zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Dodatkowo, nie jest częścią procedury rozpatrywania zgłoszenia, ponowne egzaminowanie wcześniejszych znaków towarowych, które zostały zbadane przez Urząd. Każdy znak musi zostać oceniony w oparciu o swoje własne cechy a decyzja podjęta na podstawie aktualnych praktyk i realiów rynkowych.

Należy wspomnieć, że na przykład znaki towarowe UE nr 6 436 323 „VENEZIA” oraz nr 6 436 398 „VENEZIA STUDIO” zostały zgłoszone w 2007 roku. Od tego czasu praktyka Urzędu znacznie się zmieniła i nowe wytyczne zostały wdrożone.

Wtórna zdolność odróżniająca

Oprócz wspomnianych wyżej argumentów w odpowiedzi na pismo Urzędu w sprawie zastrzeżeń z dnia 11/06/2019 zgłaszający zamieścił oświadczenie, zgodnie z którym zgłoszone oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 RZTUE. Zgłaszający nie odpowiedział na powiadomienie Urzędu z dnia 20/06/2019. W związku z tym i w świetle dostarczonych wcześniej dowodów Urząd uznaje, że oświadczenie to należy rozumieć jako główne.

W oświadczeniu zgłaszający wskazuje, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w odniesieniu do towarów w klasie 18 oraz 25, a także w stosunku do usług w klasie 35.

Na poparcie swojego oświadczenia zgłaszający przedłożył następujące dowody i argumenty:

- dowody na „wprowadzenie na rynek” znaku towarowego „VENEZIA” - lista salonów sprzedaży zlokalizowanych w centrach handlowych lub przy głównych ulicach handlowych największych miast w Polsce.

- Strona firmowa „VENEZIA” na Facebooku posiada ponad 390 tys. polubieni oraz ponad 389 tys. użytkowników, którzy obserwują stronę.

- dowody/materiały wskazujące na obecność oznaczenia „VENEZIA” na rynku, jak również popierające twierdzenie o prowadzonej przez zgłaszającego intensywnej kampanii reklamowej i promocyjnej:

• zdjęcia salonów „VENEZIA” z centrów handlowych z wykorzystaniem logo na terenie lokalu (plakaty, naklejki, wkładki do bramek, logo nad wejściem) i na terenie Galerii (plakaty i wyklejki na korytarzach i windach).

• materiały dla salonów „VENEZIA” obejmujące (m.in.: ulotki, katalogi, torby i pudełka.

• certyfikat wiarygodności biznesowej przyznany przez Bisnode oraz Dun&Bradstreet za lata 2011 – 2018.

• Podziękowanie od ogólnopolskiej stacji telewizyjnej TVN oraz Mennicy Polskiej SA za udział i wsparcie II edycji akcji „Cała reszta to szczęście” podczas której zbierano fundusze na remont Kliniki Rehabilitacji Instytutu Matki Polki w Łodzi.

• faktura z kwietnia 2019 roku za reklamę z wykorzystaniem narzędzi internetowych Google’a.

• faktura za reklamę w TVN z grudnia 2018r.

• reklama za reklamę internetową na portalu CKM.pl z grudnia 2018 r.

Ocena dowodów

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RZTUE bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b) d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RZTUE wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b) d) RZTUE i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RZTUE przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; i 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Jednakże Urząd nie może zaakceptować zgłoszenia, jako posiadającego wtórną zdolność odróżniającą na podstawie przedstawionych argumentów, z następujących powodów:

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na udział w rynku. Udział w rynku danego znaku towarowego związany ze zgłoszonymi towarami/usługami jest istotny z punktu widzenia oceny, czy znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, ponieważ ta obecność na rynku umożliwia Urzędowi wywnioskowanie, że właściwy krąg odbiorców rozpoznawałby znak jako określający towary/usługi pochodzące od zgłaszającego, a zatem odróżniałby te towary/usługi od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Brak jest bezpośredniej informacji wskazującej na udział produktów zgłaszającego na rynku Europejskim. Nie podano konkretnej informacji dotyczącej ilości sprzedaży przedmiotowych towarów i usług.

- Zgłaszający nie wykazał zasięgu geograficznego znaku. Brak jest dowodów potwierdzających używanie zgłoszenia na terenie, na którym znak jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Lista salonów sprzedaży dotyczy jedynie obiektów zlokalizowanych na terenie Polski, jednakże właściwa grupa docelowa, w odniesieniu do której należy ocenić bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, obejmuje wszystkich konsumentów pochodzących z Unii Europejskiej. Ilość polubień i użytkowników strony internetowej na Facebook’u może być wskazówką dotyczącą zasięgu marki, ale nie ma charakteru decyzyjnego, jako że nie określa dokładnie z jakiego terenu pochodzą konsumenci. Podziękowania od stacji telewizyjnej TVN, również wskazują na zasięg obejmujący jedynie polskojęzycznych konsumentów.

- Zgłaszający przedstawił faktury dotyczące wydatków na reklamę wskazujące na używanie zgłoszenia na terenie Polski. Jednak, nie wystarczą one, do potwierdzenia rzeczywistej sumy wydatków na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo, faktury te stanowią jedynie dowody drugorzędne, które nie są poparte dowodami o większej wadze.

Urząd podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Sądu (zob. np. wyrok z 12/09/2007 w sprawie T-141/06, „GLAVERBEL”, punkt 40), istnieje wyraźna różnica pomiędzy „dowodami bezpośrednimi” nabycia wtórnej zdolności odróżniającej (badania opinii, informacje dotyczące udziału w rynku danej marki, oświadczenia Izb Handlowych lub innych organizacji handlowych lub zawodowych) a „dowodami drugorzędnymi” (informacje o wolumenie sprzedaży i reklamie – np. faktury, okresie używania znaku itp.), które jedynie w sposób pośredni wskazują na rozpowszechnienie znaku na rynku. Dowody drugorzędne mogą służyć do potwierdzenia wartości dowodów bezpośrednich, nie mogą jednak ich zastąpić.

- Zgłaszający nie przedstawił sprawozdania z handlu i / lub organizacji konsumenckich potwierdzających sprzedaż produktów/usług pod znakiem towarowym zgłaszającego i ich rozpoznawalność jako pochodzących od zgłaszającego. Certyfikat wiarygodności biznesowej przyznany przez Bisnode oraz Dun&Bradstreet jest przyznawany firmom o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej. Nie świadczy on jednak bezpośrednio o tym, że docelowi konsumenci skojarzą przedmiotowe towary i usługi jako pochodzące od producenta. Dotyczy on danych finansowych a nie rozpoznawalności marki.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na to, że docelowy konsument, do którego skierowany jest znak rozpozna go jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa. Nie udostępnił również żadnych dowodów dotyczących badania opinii publicznej, które wskazywałoby stopień rozpoznawalności znaku towarowego wśród właściwego kręgu odbiorców na danym rynku mogą. Badania takie, o ile są właściwie przeprowadzane, mogą stanowić jeden z najbardziej bezpośrednich rodzajów środków dowodowych, ponieważ mogą świadczyć o rzeczywistym postrzeganiu znaku przez właściwy krąg odbiorców.

Podsumowanie

Z uwagi na powyższe odrzuca się przedstawione przez zgłaszającego oświadczenie, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 RZTUE.

Z przyczyn wspomnianych wyżej w tej decyzji oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RZTUE oraz art. 7 ust. 2 RZTUE niniejszym odrzuca się zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 18 028 020 w odniesieniu do wszystkich wymienionych w zgłoszeniu towarów i usług.

Monika Karolina SZALUCHO