Entscheidung über die originäre Unterscheidungskraft der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7UMV)]

Alicante, 18/10/2019

Balazs Esztegar Piaristengasse 41/10 A-1080 Wien AUSTRIA

Anmeldenummer:	018028724
Ihr Zeichen:	33/19
Marke:	Österreichische Gesellschaft für Telemedizin und E-Health
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Österreichische Ärztekammer Weihburggasse 10-12 A-1010 Wien AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 26.03.2019 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 23.05.2019 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die von der Anmelderin gegründete „Österreichische Gesellschaft für Telemedizin und E-Health“ betreibe eine eigene Zeitschrift, in der Themen im Zusammenhang mit Telemedizin und E-Health erörtert werden. Es handelt sich um die einzige derartige Einrichtung unter diesem Namen in Österreich, sodass die angesprochenen Verkehrskreise das Kennzeichen „Österreichische Gesellschaft für Telemedizin und E-Health“ eindeutig und nachweislich mit der Österreichischen Ärztekammer bzw. der Dienstleistung der Österreichischen Ärztekammer assoziieren. Das Kennzeichen habe daher Verkehrsgeltung erlangt.

2. Das Kennzeichen verfüge über Unterscheidungskraft im Sinne von Art 7 Abs 1 lit b der UMV. Der Markenwortlaut enthalte keine konkreten Dienstleistungen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Das Kennzeichen erschöpfe sich nicht in einer reinen Beschreibung der darunter beantragten Waren oder Dienstleistungen.

3. Es gebe in nationalen Ämtern und im europäischen Markenregister zahlreiche registrierte Wortmarken mit dem Wortbestandteil „Gesellschaft für“.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV finden die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, wie in diesem Fall im deutschsprachigen Teil der Union.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Zu den Argumenten der Anmelderin wird im Einzelnen wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.:

Zum Argument der Anmelderin, dass keine anderen Wettbewerber die gleichen Kombinationen verwenden: „die Unterscheidungskraft einer Marke auf der Grundlage der Tatsache bestimmt wird, dass eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann … Die fehlende vorherige Benutzung ist nicht notwendig ein Anhaltspunkt dafür, dass die Marke so wahrgenommen werden wird.“ (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Es obliegt dem Amt auch nicht, nachzuweisen, dass andere ähnliche Zeichen auf dem Markt verwendet werden (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 [UMV] stehen die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die Tatsache, dass das Zeichen, das die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung wahrgenommen wird, ist im Fall des Artikels 7 Absatz 3 UMV das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung der Anmelderin der Marke. Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d [UMV] zugrunde liegen und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden.

Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung erstens, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke es erfordert, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Jedoch können die Umstände, unter denen die Voraussetzung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung als erfüllt anzusehen ist, nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden.

Zweitens muss für die Zulassung einer Marke zur Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 UMV die durch ihre Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in dem wesentlichen Teil der Union nachgewiesen werden, in dem die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre … .

Drittens sind für die Beurteilung, ob eine Marke im Einzelfall Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, Gesichtspunkte wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden zu berücksichtigen. Ist anhand dieser Gesichtspunkte festzustellen, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung, die Artikel 7 Absatz 3 UMV für die Eintragung der Marke aufstellt, erfüllt ist.

Viertens ist die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch ihre Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt.

(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; und 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Dem Schreiben der Anmelderin ist ein Artikel der Österreichischen Ärztezeitung vom Januar 2019 beigefügt, in der über die „ÖGTelemed“ berichtet wird. Weiterhin wurde ein knapper Artikel des ORF vom Mai 2019 vorgelegt, in dem eine Tagung der „Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Telemedizin“ erwähnt wird. In einem weiteren Artikel von November 2018 der „Kleine Zeitung“ wird in lediglich einer Zeile eine „Gesellschaft für Telemedizin und E-Health“ erwähnt. Abschließend geht aus den eingereichten Unterlagen des Österreichischen Interoperabilitätsforum vom Januar 2019 hervor, dass im Januar 2018 eine „Österreichische Gesellschaft für Telemedizin und eHealth“ auf Initiative der Österreichischen Ärztekammer gegründet wurde.

Die Anmelderin hat nicht belegt, dass der relevante deutschsprachige Verbraucher das beanstandete Zeichen eindeutig und nachweislich mit der Österreichischen Ärztekammer bzw. der Dienstleistung der Österreichischen Ärztekammer assoziiert, da lediglich in einer Quelle das beanstandete Zeichen überhaupt erwähnt wird.

Zu 2.:

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens hat außerdem nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen. Aus naheliegenden Gründen wird der Adressat nämlich die im jeweiligen Bezugsrahmen Sinn machende Deutung intuitiv vornehmen.

In diesem Zusammenhang werden diese angesprochenen deutschsprachigen Verbraucher die Marke, wie in der Beanstandung vorgebracht, verstehen, ohne eine umständliche Analyse oder besonderes Nachdenken. Die vom Amt ermittelte Bedeutung erschließt sich dem Verbraucher sofort und unmissverständlich. Es handelt sich um für die Dienstleistungen beschreibende Ausdrücke, die auch zusammengefügt zu einer klar beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnung führen (vgl. Beanstandung).

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren oder Dienstleistungen unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben.

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31)

Stellt man sich also vor, dass gerade die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen mit der Bezeichnung „Österreichische Gesellschaft für Telemedizin und E-Health“ angeboten werden, wird der Verbraucher das Zeichen nach Ansicht des Amtes wie in der Beanstandung erläutert aufnehmen, nämlich, dass es vorliegend um eine Gesellschaft in Österreich für den Einsatz von Mitteln der Telekommunikation, von Computern und Internet zu medizinischen Zwecken geht, die Auskünfte über die Erfassung von Daten in Computerdatenbanken erteilt, diese Daten aktualisiert und pflegt und Unternehmen, die im Bereich Telemedizin und E-Health tätig sind, bei der Organisation und Geschäftsführung unterstützt und den Markt im Bereich Telemedizin und E-Health analysiert und erforscht; Bildung, Erziehung und Unterricht, Ausstellungen und Wettbewerbe, Verlags- und Berichtswesen, Publikationsdienstleistungen und Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen die Bereiche Telemedizin und E-Health thematisieren und diese Dienstleistungen von einer österreichischen Gesellschaft bereitgestellt werden. Zudem vermittelt das Zeichen die Information, dass die Organisation und Durchführung von z.B. Konferenzen, Kongressen, Seminaren und Schulungen dem Zweck dienen, von einer österreichischen Gesellschaft Informationen über Telemedizin und E-Health in verschiedenen Veranstaltungsformen zu verbreiten und zu thematisieren. Weiterhin vermittelt das Zeichen die Information, dass von einer österreichischen Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungsdienste, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und entsprechende Beratungsdienstleistungen über Telemedizin und E-Health bereitgestellt werden.

Eine Marke werden die maßgeblichen Verbraucher vorliegend mit Sicherheit nicht erkennen.

Zu 3.:

Was das Argument betrifft, das Harmonisierungsamt hätte einige Marken akzeptiert, die auf den ersten Blick „ähnlich“ erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das Amt muss in jedem Fall den konkreten Sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand des Verfahrens ist, und kann keinen Vergleich mit sämtlichen anderen Entscheidungen anstellen, die in Bezug auf Anmeldungen ähnlicher Marken getroffen wurden. Ferner ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49). Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amts nicht zu ändern. Darüber hinaus sind die Wiedergaben der aufgeführten Marken unterschiedlich und sie wurden zum Teil für andere Dienstleistungen angemeldet, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht. Zudem wurden sie teilweise nach einer Beanstandung nur für einige Waren oder Dienstleistungen oder gar nicht zur Registrierung zugelassen. Weiterhin hat sich die Rechtsprechung innerhalb der letzten mehr als 15 Jahre weiterentwickelt und dabei Prüfungskriterien aufgestellt, die bei den zitierten Eintragungen noch nicht berücksichtigt werden konnten. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten nationalen Entscheidungen gemäß ständiger Rechtsprechung:

ist die Unionsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c  UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird festgestellt, dass die angemeldete UM Nr. 18 028 724, für alle beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b, c ist.

Gemäß Artikel 66 Absatz 2 UMV haben Sie das Recht, gegen diese Entscheidung, die das Prüfungsverfahren nicht abschließt, Beschwerde einzulegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach demselben Datum ist ferner eine schriftliche Begründung der Beschwerde einzureichen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR entrichtet worden ist.

Wenn diese Entscheidung rechtskräftig ist, wird das Verfahren zur Prüfung des Hilfsanspruchs gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV und Artikel 2 Absatz 2 UMDV wieder aufgenommen.

Matthias KLOPFER