OPPOSIZIONE N. B 3 087 260

Giuseppe Guerra, Via Mercurio 17, 20060, Cassina de' Pecchi (MI), Italia (opponente), rappresentato da PGA S.p.A., Via Mascheroni, 31, 20145, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Evere Trust, Via Giorgia Biancardi 1, 37036, San Martino Buon Albergo (VR), Italia (richiedente]), rappresentata da A.Bre.Mar. S.r.l., Via Servais 27, 10146, Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/01/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 087 260 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 12: Veicoli e mezzi di trasporto terrestri; ricambi ed accessori per veicoli.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 030 016 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 030 016 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 412 167 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ossia la registrazione di marchio italiano n. 1 412 167.

La data di deposito della domanda contestata è 01/03/2019. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio/i marchi su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo in Italia dal 01/03/2014 al 28/02/2019 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; automobili, motocicli.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Il 20/04/2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente, un termine di due mesi, in data 25/06/2020 poi esteso fino al 25/08/2020 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 25/08/2020 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

 Allegato 2: Presentazione aziendale del 2016 che ripercorre brevemente la storia del marchio e illustra i modelli di motociclette sui quali è visibile il marchio . Alle pagine 15 e 16 sono presenti fotogrammi di servizi andati in onda su reti televisive nazionali italiane, in particolare nel contesto di spazi informativi di rilevanza nazionale e brochure illustrativa dei principali prodotti BORILE, un esemplare di un biglietto da visita e una fattura del 15/11/2017 relativa alla stampa degli stessi.

 Allegato 3: Listino prezzi del 2015 che propone i prezzi sia delle motociclette che di alcuni accessori, quali portapacchi anteriore e posteriore. Questo allegato pure contiene alcune fatture indirizzate a clienti italiani relative al periodo 2017-2018 e che si riferiscono alla vendita di prodotti “BORILE” riportati nel listino prezzi sopra indicato, in particolare motocicli.

 Allegato 4: Documenti quali estratti da pagine web ed articoli di stampa che fanno riferimento alla presenza dei prodotti a marchio Borile alle edizioni 2014 e 2017 all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), conosciuta nel mondo come Milan Motorcycle Show e in Italia anche come Salone del ciclo e motociclo.

 Allegato 5: Rassegna stampa contente articoli degli anno 2014 e 2015 presenti su quotidiani e riviste a diffusione nazionale sia italiani che esteri, a diffusione nazionali che trattano dei motocicli a marchio “BORILE”.

 Allegato 6: Documento che riguarda il lancio di un nuovo modello di motociclo “BORILE” ed articolo relativo alla presentazione della nuova moto, pubblicato nel sito di moto.it in data 15/11/2017.

Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore.

In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C–40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (08/07/2004, T–203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

In un tale contesto, spetta alla Divisione d’Opposizione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C‑149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

Luogo dell’uso

Le fatture prodotte documentano vendite in Italia.

Poiché il territorio in questione coincidono con quello nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, si deve ritenere soddisfatta l’esigenza di provare l’uso nel territorio pertinente.

Epoca dell’uso

Come già esplicitato, l’uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra il 01/03/2014 e il 28/02/2019 compresi.

La Divisione d’Opposizione osserva che l’opponente ha incontestabilmente adempiuto l’onere della prova dal momento che ha prodotto un numero rilevante di fatture per gli anni del succitato periodo. Anche in questo caso, è da rilevare che la richiedente non ha emesso obiezioni al riguardo.

Consistenza dell’uso

All’opponente spettava dimostrare che l’uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l’intenzione di occupare, attraverso l’uso del marchio, una quota di mercato.

Le fatture dimostrano la vendita in alcuni degli anni del quinquennio rilevante di motocicli ed accessori di motocicli per il corrispettivo di somme che, seppur non particolarmente elevate nel loro complesso, sono compatibili con una certa presenza commerciale e tali, quindi, da soddisfare il requisito circa la consistenza economica dell’uso. Neppure in questo contesto l richiedente ha emesso obiezioni di sorta.

Natura dell’uso

Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l’opponente abbia usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.

Anche in questo contesto, si rileva come la richiedente non abbia sollevato obiezioni al riguardo.

Per quanto riguardo l’uso del marchio , esso appare così come registrato o in colori, quali ad esempio il verde, che non alterano la sua capacità distintiva e risulta essere stato utilizzato in funzione distintiva.

Prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso del marchio

Si deve prima di tutto precisare che la giurisprudenza ha stabilito che si deve tenere conto di quanto segue:

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45‑46.)

Nel presente caso, per quanto infatti riguarda i prodotti nella Classe 12, è possibile trovare conferma, sia nelle fatture che nelle pagine fornite dall’opponente, di un uso fatto in relazione a motocicli..

Ciò si evince dai nomi di alcuni dei prodotti elencati nelle fatture che corrispondono ai modelli presentati nel listino prezzi e nelle pagine informative.

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio per i suddetti prodotti.

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione ai restanti prodotti da esso coperti ovvero i seguenti:

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; automobili, motocicli.

Per quanto riguarda i suddetti prodotti, si nota innanzitutto che non si trova alcun riferimento nei documenti prodotti ad apparecchi di locomozione aerei o nautici o alle automobili.

I suddetti prodotti non sono mai menzionati in nessuno dei documenti allegati dall’opponente.

Per quanto riguarda veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, in questi due casi si tratta di due categorie assai ampie. Alla luce della prova fornita dall’opponente, che riguarda nello specifico i motocicli, è evidente come non sia possibile, senza alcuna artificiosità, operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti.

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 12: Motocicli.

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 12: Motocicli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Abrasivi; olii essenziali ed estratti aromatici; saponi; prodotti di profumeria; preparati per pulire e profumare; preparati per la toilette.

Classe 12: Veicoli aerei e spaziali; veicoli e mezzi di trasporto terrestri; ricambi ed accessori per veicoli; veicoli acquatici.

Classe 14: Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; oreficeria; porta gioie e porta orologi; portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; orologeria; orologeria.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

Abrasivi; olii essenziali ed estratti aromatici; saponi; prodotti di profumeria; preparati per pulire e profumare; preparati per la toilette del marchio impugnato sono dissimili rispetto ai prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Prodotti contestati in classe 12

I veicoli e mezzi di trasporto terrestri del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i motocicli dell'opponente. Dal momento che la divisione Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

I ricambi ed accessori per veicoli del marchio impugnato sono simili ai motocicli del marchio anteriore poiché ess, oltre ad essere complementari, coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Veicoli aerei e spaziali; veicoli acquatici del marchio impugnato sono dissimili rispetto ai prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Pur trattandosi in tutti i casi di veicoli, essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Prodotti contestati in classe 14

Oreficeria; porta gioie e porta orologi; portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; orologeria; gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni del marchio impugnato sono dissimili rispetto ai prodotti nella Classe 12 del marchio anteriore poiché le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

I segni sono sostanzialmente identici.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I segni sono stati considerati identici e una parte dei prodotti contestati, come stabilito nella precedente sezione a) di questa decisione, è identica.

Pertanto, l’opposizione deve essere accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, per tali prodotti. Inoltre, alcuni prodotti contestati, come stabilito nella precedente sezione a) di questa decisione, sono stati ritenuti simili a quelli coperti dal marchio anteriore. Considerata l’identità dei segni, sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Di conseguenza l’opposizione è accolta nella misura in cui è diretta contro tali prodotti.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti in quanto risulta evidente che detti prodotti non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI

Andrea VALISA

Aurelia PÉREZ BARBER

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.