Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)

Alicante, 04/10/2019

BALDER IP LAW, S.L. Paseo de la Castellana 93 E-28046 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	018036123
Referencia:	EUTM/569715/MG
Marca:	NANO
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	Ciro Luis Salcines Suárez Barrio Los Valles 4B ARCE E-39478 Piélagos (Cantabria) ESPAÑA

La Oficina objetó el 04/04/2019 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 02/08/20019, que pueden resumirse del siguiente modo:

• “NANO” no es la expresión habitualmente utilizada para identificar los productos en clase 1, pudiéndose considerar, en todo caso, evocadora o sugestiva de los mismos. En ningún momento, en el enunciado que consta en el expediente de la marca se hace referencia alguna a la nanotecnología, ni a la utilización de cantidades mínimas o de nanoescalas. De hecho, el término “NANO” no está contenido en el diccionario como una forma de referirse a productos químicos por lo que no podemos compartir que exista una vinculación directa con los productos químicos que reivindica.

• El vocablo “NANO” podría considerarse, a lo sumo, sugestivo, pero no descriptivo, de los productos que reivindica porque el consumidor no entenderá que dicho vocablo tiene una conexión directa con los productos reivindicados y deberá hacer un esfuerzo intelectual.

• Antecedentes registrales: Existen numerosas marcas que esta Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, así como la Oficina Española de Patentes y Marcas, han registrado sin ningún tipo de objeción, marcas que contienen el vocablo “NANO” y que tienen una estructura absolutamente equiparable a la de la marca solicitada

• La marca solicitada “NANO” (Fig.) está dotada de distintividad en su conjunto, teniendo en cuenta tanto el elemento verbal como que se trata de un signo figurativo.

Decisión:

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate.

(16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro”.

(26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:200.3:579, § 32, subrayado añadido.)

Dado que la marca de referencia se compone de varios elementos (marca compuesta), para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

La Oficina recuerda que para evaluar el carácter descriptivo de una marca es necesario determinar si desde el punto de vista del consumidor destinatario existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos para los que se solicita el registro. En el presente asunto, considerada en su conjunto, la palabra “NANO” se percibirán por el público relevante de habla española con el siguiente significado: “Indica relación con las nanounidades” (www.rae.es ). “Elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de ‘muy pequeño. Elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres, generalmente medidas, con el significado de ‘la milmillonésima parte de una unidad” (https://www.lexico.com/es/definicion/nano- ). Considerada en su conjunto, la palabra “NANO” informa inmediatamente a los consumidores, de una característica que los productos químicos para su uso en la industria; productos químicos para uso en biotecnología; productos químicos para utilizar en el desarrollo de productos biotecnológicos; productos químicos para su uso en la prevención de la toxicidad protegidos en la clase 01; en cuanto que se trata de productos que pueden servir para la producción de estructuras, dispositivos y sistemas controlando el tamaño y la forma a escala nanométrica; para la creación de nanomateriales. Los nanomateriales son sustancias químicas o materiales cuyas partículas tienen un tamaño de entre 1 y 100 nanómetros (nm) en al menos una dimensión. La nanotecnología está experimentado un rápido auge. Ya se comercializan en el mercado europeo numerosos productos que contienen nanomateriales (p. ej., baterías, prendas de vestir con características antibacterianas, cosméticos, productos alimenticios, etc.).

En virtud de lo anterior, es evidente que la marca contiene información clara sobre el tipo, finalidad y características de los productos que ofrece el solicitante, por lo que esta Oficina sostiene que la marca es descriptiva y por tanto, no puede ser registrable, ya que el vínculo entre la marca “NANO” y los productos en cuestión es suficientemente estrecho para rechazar el registro de conformidad con lo estipulado por el artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del RMUE.

La Oficina es plenamente consciente de la diferencia entre una marca alusiva o sugestiva y una marca carente de distintividad. A este respecto, ver la Decisión de la Tercera Sala de Recursos de 13.10.1998 en el Caso R 62/1998-3, LASER TRACER, § 11:

…una marca es considerada alusiva cuando hace referencia a ciertas características de los productos o servicios de una forma indirecta (ver Decisión de la Segunda Sala de Recursos de 22 de septiembre de 1998, en el Caso R 36/98-2, The Oilgear Company, “OILGEAR”, párrafo 10), o a través de un proceso de asociación mental que requiera un esfuerzo especial por parte de los consumidores, de los que se espera que transformen un mensaje sugestivo o emocional en una evaluación racional.

Este no es el caso de la marca en cuestión. La Oficina mantiene su afirmación de que el signo solicitado no es en absoluto alusivo o sugerente, ya que las connotaciones del signo "NANO” no son vagas sino explícitas, y no pueden ser consideradas, como afirma el solicitante, sugestivas. Por lo tanto, es evidente que el signo no permite la sugestividad y no requiere tampoco un esfuerzo mental para entender el mensaje promocional. Por lo tanto, la marca no es distintiva.

Cabe mencionar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE,

no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido.).

Derivado de todo lo anterior, se desprende que la marca en cuestión, no resulta suficientemente distintiva para los productos que se pretenden distinguir con ellos pues al contener información puramente descriptiva, la marca resulta desprovista del mínimo carácter distintivo para ser registrable; para que pueda ser percibido por el consumidor como una indicación de determinadas características de los productos, de modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos como provenientes de un empresario en concreto.

En otras palabras, la presencia de elementos figurativos puede otorgar carácter distintivo a un signo consistente en elementos verbales descriptivos y no distintivos de modo que éstos puedan ser registrados como marca de la Unión Europea, pero habrá que tener en cuenta las peculiaridades de cada caso concreto.

Dado que el signo de referencia se compone de varios elementos (marca compuesta), para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (sentencia de 19/09/2001, T-118/00, «Forma de un producto para lavadora o para lavavajillas», apartado 59).

Es preciso tener en cuenta que cuando el elemento verbal sea descriptivo o no distintivo, debe comprobarse en particular si el elemento figurativo es llamativo, sorprendente o inusual; en definitiva, si es capaz de generar en la mente del consumidor un recuerdo inmediato y persistente del signo, desviando la atención del mensaje descriptivo y no distintivo que transmite el elemento verbal.

En el caso que nos ocupa el signo solicitado, está constituido por el elemento denominativo: ”NANO”, este término está representado en una tipografía estándar en color negro dentro de un triángulo con reborde negro y cuyo interior es de color amarillo. La solicitud de marca no puede considerarse que sea distintivo; no es llamativa, sorprendente o inusual, ni capaz de generar un recuerdo inmediato y persistente en la mente del consumidor. En concreto, en cuanto a los caracteres tipográficos, cuanto más legibles, menos distintivo será el signo, en este caso particular el elemento denominativo es perfectamente legible y por lo demás, comunes, en tanto que está dispuesto en una tipografía estándar. Dicha estilización del elemento denominativo no exige ningún esfuerzo mental por parte del consumidor para interpretar el mensaje descriptivo que conlleva la marca (sentencia de 11/06/2012/, T-559/10, «Natural Beauty», apartado 26).

Con respecto al elemento figurativo en forma de triángulo, donde se encuentra representado el vocablo “NANO”, cabe mencionar que las formas geométricas simples como círculos, líneas, triángulos, rectángulos o pentágonos comunes no permiten transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar y, por consiguiente, no los verán como una marca.

Como ha afirmado el Tribunal, un signo extremadamente simple, consistente en una forma geométrica simple, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de forma que no lo considerarán como una marca (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).

El color amarillo utilizado tampoco puede dotar de carácter distintivo a la marca, ya que se trata de un color que puede ser considerado como usual en relación con este tipo de productos, ya que suele ser habitual su utilización para indicar que se trata por ejemplo de productos tóxicos o peligrosos, para indicar alguna advertencia.

Véanse los siguientes ejemplos encontrados en Google en una búsqueda realizada el día 02/10/2019 considerando los productos químicos y la forma triangular de color amarillo:

Por tanto, la Oficina no comparte la afirmación del solicitante según la cual la marca solicitada está compuesta, en su conjunto, por una serie de elementos figurativos cuya combinación resulta distintiva. Por contra, la Oficina considera que el conjunto formado por elementos no distintivos, es una combinación carente de distintividad de los productos que protege.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas idénticas/similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (sentencias de 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», apartado 47 y de 09/10/2002, T-36/01, «Surface d'une plaque de verre», apartado 35).

“De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (sentencia de 27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», apartado 67).

El hecho que hayan sido aceptadas marcas, tanto por la Oficina como a través de Sentencias de los Tribunales, no va a impedir que la Oficina examine cada una de los signo en base a sus propios méritos, tal y como se ha realizado en el presente caso.

Debe tenerse en cuenta que la EUIPO tiene la obligación de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la UE, tales como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración. Habida cuenta de estos dos principios, la Oficina debe, al examinar una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea, tener en cuenta las decisiones tomadas previamente respecto de las solicitudes similares y considerar especialmente si debe decidir de igual forma o no. Dicho esto, la forma en que se aplican los principios de igualdad de trato y de buena administración debe ser consistente con el respeto a la legalidad. En consecuencia, una persona que presente una solicitud de registro de un signo como marca no puede invocar, en beneficio propio y con el fin de asegurar una decisión idéntica, un acto posiblemente ilegal cometido en beneficio de otra persona o de sí mismo. Además, por razones de seguridad jurídica y, de hecho, de una buena administración, el examen de cualquier solicitud de marca debe ser riguroso y exhaustivo con el fin de evitar el registro de marcas de manera indebida. Dicho examen debe llevarse a cabo en referencia a cada caso individual. El registro de un signo como marca depende de criterios específicos, que son aplicables en las circunstancias objetivas de cada caso particular y cuya finalidad es determinar si el signo en cuestión es objeto de algún motivo de denegación (sentencia de 21/05/2015, T-203/14, «Splendid», apartados 47-60, énfasis añadido).

En relación con las resoluciones nacionales/internacionales invocadas por el solicitante, como resulta de la jurisprudencia:

el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional… Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Como consecuencia a lo anteriormente mencionado, se concluye que las observaciones del solicitante no pueden alterar el resultado del presente rechazo.

Conclusión

Por las razones citadas anteriormente en la presente resolución, y con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMUE y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega por la presente la solicitud de MUE n.º 18 036 123 para todos los productos reivindicados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Julia TESCH