[Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 18/10/2019

KANCELARIA PATENTOWA PIOTR JANKOWSKI ul. Żurawinowa 24 85-361 Bydgoszcz POLONIA

Nr zgłoszenia:	018037002
Nr referencyjny zgłaszającego:	27503
Znak towarowy:	Big Sam
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	VITROFLORA Grupa Producentów sp. z o.o. Trzęsacz 25, 86 022 Dobrcz POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 23/04/2019 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i m) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy, jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego i odnosi się do nazw odmian roślin które są zarejestrowane na szczeblu krajowym, jak wynika z rejestru Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 11/06/2019 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. „(…) zarówno sama nazwa BIG SAM jak i odmiana BIG SAM nie jest chroniona, zarówno w Europie - we wspólnotowym systemie roślin – CPVO, jak również nie jest chroniona w USA – jako tzw. plant patent.”

2. „Odmiana BIG SAM która dotyczy odmiany rośliny z gatunku HOST, jest głownie znana w USA, w wąskim gronie kolekcjonerów roślin.” Jest ona rzadko spotykana, a jej dostępność ograniczona. „Tak więc odmiana ta praktycznie nie istnieje na rynku w obrocie gospodarczym, co jest warunkiem niezbędnym do zaistnienia pomyłki pomiędzy oznaczeniami, a informacje o niej można znaleźć jedynie w specjalistycznych publikacjach.” Co do przykładów przedstawionych przez Urząd, jedna ze stron pochodzi od fascynata roślin, który zaznacza i zawiera informację, że „Big Sam” jest rośliną niedostępną. Drugi przypadek zawiera minimalną informację.

3. „Znak nie jest opisowy gdyż warunkiem ochrony znaku/nazwy jej znajomość a co za tym idzie obecność znaku w powszechnej świadomości - zwłaszcza poprzez obecność i używanie w obrocie gospodarczym. Nazwa/ znak musi być rzeczywiście znana i używana. (…) Używanie takie musi być konkretne, poważne i niedwuznaczne, a także mieć na celu odróżnianie towarów uprawnionego od innych towarów będących na rynku, używanie znaku wyłącznie w korespondencji handlowej lub reklamie nie jest wystarczające i co ważne znak towarowy powinien być zauważalny nie tylko przez konsumentów, ale także przez innych przedsiębiorców. Niewystarczające jest również zdawkowe używanie nazwy w niszowych i ściśle specjalistycznych periodykach dostępnych wyłącznie dla znawców którzy posiadają specjalistyczną wiedzę potrzebną do odróżnienia nazw i towarów.” Zgłaszający opisuje na czym polega używanie nazwy.

4. Zgłaszający zaznacza, że może uściślić część wykazu towarów (rośliny, sadzonki, nasiona roślin) poprzez dodanie: „z wyjątkiem Host”.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich znak słowny, który opisuje właściwości towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, jest z tego powodu bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Rozporządzenie (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wprowadziło art. 7 ust. 1 lit. m) jako szczególny powód do sprzeciwu wobec znaków towarowych sprzecznych z wcześniejszymi nazwami odmian roślin.

W szczególności art. 7 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE) przewiduje odmowę znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) składających się z wcześniejszej nazwy odmiany roślin lub odtwarzających taką nazwę w swoich zasadniczych elementach – zarejestrowanej zgodnie z prawodawstwem UE, prawem krajowym lub umowami międzynarodowymi, których stroną jest Unia Europejska lub dane państwo członkowskie, i przewidującymi ochronę praw do odmian roślin – i które są składane w odniesieniu do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Urząd odpowie teraz na argumenty zgłaszającego:

Co do pierwszego argumentu zgłaszającego, Urząd zgadza się z jego twierdzeniem, że nazwa „BIG SAM” jako taka nie jest chroniona zgodnie z rejestrem Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE, wnioski o wyłączenie składa się wyłącznie wtedy, gdy ZTUE składa się z nazwy odmiany roślin lub odtwarza taką nazwę w swoich zasadniczych elementach.

W odniesieniu do prawodawstwa UE przewidującego ochronę praw do odmian roślin rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (zwane dalej „CPVRR”) ustanawia system wspólnotowych praw ochrony odmian roślin (zwanych dalej „CPVR”) jako „jedyną i wyłączną formę prawa własności przemysłowej dla odmian roślin”.

Unia Europejska jest stroną Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (zwanej dalej „konwencją UPOV”), która stała się integralną częścią unijnego porządku prawnego. Na mocy art. 20 ust. 1 konwencji UPOV odmiana „jest oznaczana nazwą, która jest jej nazwą rodzajową”. Ponadto każda umawiająca się strona jest zobowiązana dopilnować, by żadne prawa przyznane w odniesieniu do oznaczenia zarejestrowanego w formie nazwy odmiany nie utrudniały swobodnego używania tej nazwy w odniesieniu do tej odmiany, nawet po wygaśnięciu prawa hodowcy.

(Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe sprzeczne z wcześniejszymi nazwami odmian roślin)

Urząd wskazał w swoim piśmie z dnia 23/04/2019 r., że „Zgłoszone oznaczenie, odtwarza w swoich zasadniczych elementach chronioną nazwę odmiany roślin SAM.” W świetle praktyki Urzędu wystarczy więc żeby ZTUE odtwarzał nazwę odmian roślin w swoich zasadniczych elementach, aby podlegał on podstawom odmowy udzielenia rejestracji ZTUE z art. 7 ust. 1 lit. m) RZTUE. W ww. liście Urząd zaproponował również akceptowalne ograniczenie.

W odniesieniu do drugiego argumentu zgłaszającego, fakt, że produkty „Big Sam” są znane przede wszystkim specjalistom, nie ma wpływu na podejmowaną decyzję. Urząd uważa, że wysoki poziom uwagi sam w sobie, nie świadczy o tym, że konsument natychmiast rozpozna znak, jako oznaczenie pochodzenia. Zwłaszcza w przypadku zgłoszeń o tak wyraźnym charakterze opisowym, jeśli nie są one przedstawione w bardzo uderzający sposób, nie będą one pełniły funkcji oznaczenia pochodzenia handlowego towarów. Ponadto, konsumenci nie mają tendencji do przeprowadzania analitycznej lub kompleksowej oceny oznaczeń umieszczonych na towarach lub usługach.

Należy stwierdzić, że fakt, iż właściwy krąg odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie, nie może mieć decydującego wpływu na kryteria prawne stosowane przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego oznaczenia. Chociaż jest prawdą, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców tworzonego przez specjalistów w danej dziedzinie jest z definicji wyższy od poziomu uwagi przeciętnego konsumenta, to niekoniecznie wynika z tego, że nieznaczny charakter odróżniający oznaczenia będzie wystarczający, w przypadku gdy właściwe grono odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Ponadto i w nawiązaniu do argumentacji dotyczącej przykładów podanych przez Urząd w piśmie z dnia 23/04/2019 r. oraz do argumentu używalności, nie ma znaczenia, że produkt posiada ograniczoną dostępność.

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem aby odrzucić rejestrację oznaczenia wystarczy, że pojęcia użyto jako opisu lub jako charakterystyki danych towarów i usług lub że mogło tak zostać zrozumiane przez właściwy krąg odbiorców (zob. wyrok z 17/09/2008, T-226/07 „PRANAHAUS”, pkt 36). Nie ma potrzeby, aby Urząd wskazywał na aktualne lub przyszłe potrzeby lub konkretny interes osób trzecich w zakresie stosowania pojęcia opisowego, którego zgłoszenie dotyczy (bez konieczności zachowania swobody) (zob. wyrok z 04/05/1999, C-108/97 „Chiemsee”, pkt 35; wyrok z 12/02/2004, C-363/99, „Postkantoor“, pkt 61).

Wystarczy więc, że oznaczenie zostanie zrozumiane jako opisowe w powiązaniu ze zgłoszonymi towarami przez docelowy krąg odbiorców, jak dzieje się w obecnym przypadku i jak dowiódł Urząd w swoim piśmie z dnia 23/04/2019 r.:

Ocena charakteru opisowego opiera się na sposobie, w jaki właściwy konsument postrzega znak w odniesieniu do towarów i usług, których ochrony dotyczy zgłoszenie. W przedmiotowym przypadku właściwy konsument posługujący się językiem angielskim, rozumiałby to oznaczenie jako mające następujące znaczenie: funkia Big Sam.

(…)

W tym przypadku właściwi konsumenci postrzegaliby oznaczenie jako przekazujące informacje, rośliny, sadzonki, kwiaty, cebulki kwiatowe, nasiona roślin to rośliny, sadzonki funkii Big Sam lub jej części, czyli kwiaty, cebulki kwiatowe, nasiona tej rośliny. W związku z tym oznaczenie opisuje rodzaj przedmiotowych towarów.

Co do możliwego ograniczenia wykazu, nie wystarczy ono do uchylenia bezwzględnych podstawy odmowy rejestracji, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, Klasyfikacja, punkt 5.3.1 Ogólne zasady regulujące ograniczenia:

Aby ograniczenie było możliwe do przyjęcia, należy zawsze przestrzegać pewnych ogólnych kryteriów.

1. Wniosek o ograniczenie musi być jednoznaczny. Brak odpowiedzi na oficjalne powiadomienie nigdy nie będzie uważany za jednoznaczny wniosek o ograniczenie. W przypadku gdy Urząd wymaga ograniczenia, brak odpowiedzi zgłaszającego może jednak prowadzić do odrzucenia zakwestionowanych terminów lub ostatecznie do odrzucenia zgłoszenia w całości.

2. Wniosek musi być bezwarunkowy. Przykładowo jeżeli zgłaszający chce ograniczyć zgłoszenie jedynie w zamian za zwrot opłaty, wniosek zostanie uznany za niedopuszczalny, a zgłaszający zostanie o tym poinformowany. W przeciwnym razie w tym zakresie zastosowanie mają zasady podobne do zasad dotyczących wycofywania (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1: Procedura, pkt 5.1.2).

W związku z powyższym i jako że zgłaszający zaznaczył, że może uściślić, ale nie wystąpił jednoznacznie o ograniczenie i dotyczyło ono tylko części wykazu towarów, ograniczenie nie może zostać uznane jako jednoznaczne i bezwarunkowe.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 018 037 002, „BIG SAM”, zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów:

Klasa 31 Rośliny; Sadzonki; Kwiaty; Cebulki kwiatowe; Nasiona roślin.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Monika TOMCZYNSKA