Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 28/06/2019

Krzysztof Dynia Rudna Mała 337 36-054 Mrowla POLONIA

Nr zgłoszenia:	018037011
Nr referencyjny zgłaszającego:
Znak towarowy:	SMART CAN
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	BAGPAK POLSKA Sp. z o.o. Kondratowicza 18/183 03-285 Warszawa POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 27/03/2019 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 15/04/2019 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Zgodnie z przytoczonym przez Urząd znaczeniem słowa ”SMART” dotyczy ono „urządzenia lub maszyny”, a metalowa puszka nie jest ani urządzeniem, ani maszyną. W związku z tym nie może zawierać w sobie ani odrobiny „inteligencji”.

2. Słowo „SMART” nie opisuje dodatkowych cech puszek, wieczek, zakrętek „pozwalających im dostosować się do wymogów klienta, istniejących warunków itp.” ponieważ nie zawierają one mikroprocesorów ani innych mechanizmów, które mogłyby być zaprogramowane.

3. Właściwy konsument mający wiedzę dotyczącą wyglądu i funkcji zwykłych metalowych puszek na napoje nie będzie odczytywał dosłownie słowa „smart” i nie zacznie doszukiwać się w jej budowie jakichś specjalnych, inteligentnych mechanizmów.

4. Towary, które będą oznaczane tym znakiem są przeznaczone wyłącznie dla wąskiego kręgu odbiorców produkujących napoje na masową skalę, np. browarów, a więc profesjonalistów doskonale orientujących się jakie cechy fizyczne czy użytkowe posiadają zwykłe, najczęściej aluminiowe puszki, służące do przechowywania i sprzedaży napojów.

5. W wyjaśnieniu do klasy 6 klasyfikacji nicejskiej zawarta jest informacja, że obejmuje ona „głównie metale nieszlachetne nie obrobione i częściowo obrobione, jak również proste wyroby z nich wykonane”. A więc w towarach tych nie można się spodziewać zachowań „inteligentnych” i w żaden sposób nie można ich zaprogramować.

6. Znak „Smart Logic” został zarejestrowany dla skomplikowanych maszyn i urządzeń z klas 7, 9 i 11.

7. W bazie znaków towarowych EUIPO można odnaleźć bardzo wiele zarejestrowanych znaków słownych zawierających słowo „smart” (m.in. ZTUE 11434982 „Smartcan”).

8. Rejestracja znaku „SMART CAN” dla oznaczania towarów z klasy 6 nie zablokuje innym użytkownikom używania znaku „smart” czy „can”.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Urząd odpowie teraz na uwagi zgłaszającego:

Urząd jest zdania, iż z należytą starannością dokonał oceny znaku towarowego „SMART CAN”, biorąc pod uwagę zarówno jego elementy składowe jak i znak jako całość. W związku z tym, nie można się zgodzić, iż ocena zgłoszenia nie została odpowiednio uzasadniona i że nie zostały uwzględnione wszystkie istotne kryteria. Tym samym, Urząd podtrzymuje, że zgłoszenie „SMART CAN”, rozpatrywane, jako całość, natychmiast i bez konieczności dalszych refleksji informuje docelowy krąg odbiorców, iż objęte zgłoszeniem towary w klasie 6, to puszki oraz akcesoria do nich, które posiadają dodatkowe cechy pozwalające im dostosowywać się do wymogów klienta, istniejących warunków itp. W związku z tym oznaczenie opisuje rodzaj i jakość przedmiotowych towarów.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem do odmowy rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE wystarczy, jeżeli co najmniej jedno z możliwych znaczeń terminu ma charakter opisowy w odniesieniu do danych towarów i usług (zob. wyrok z 23/10/2003 w sprawie C-191/01 „Doublemint”, pkt 32; potwierdzony wyrokiem z 12/02/2004 w sprawie C-363/99 „Postkantoor”, pkt 97).

Dodatkowo, w ocenie Urzędu, omawiane oznaczenie nie spełnia warunków do uzyskania rejestracji, a w szczególności, pozbawione jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego, gdyż właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał wyrażenie „SMART CAN” jako wiadomość promocyjną i o charakterze zachwalającym, której funkcją jest opisanie wartości towarów. Właściwy krąg odbiorców raczej nie będzie dostrzegał w oznaczeniu jakiegokolwiek wskazania pochodzenia handlowego, lecz jedynie jego promocyjny przekaz, który służy wyłącznie podkreśleniu pozytywnych aspektów omawianych towarów mianowicie, tego, że zgłoszone towary (puszki i akcesoria do nich) posiadają innowacyjne cechy i/lub zawierają innowacyjne technologie np. dostosowują się do potrzeb klientów i do istniejących warunków np. do ilości, typu, czasu i warunków przechowywania produktów.

Ponadto, warto zwrócić uwagę na aktualne praktyki Urzędu, i na fakt, iż termin „SMART” również w połączeniu z innymi opisowymi terminami, został wielokrotnie odrzucony jako opisujący cechy charakterystyczne towarów/usług, co ma potwierdzenie w decyzji z dnia 20/01/2016 „SmartCase” dotyczącej klas 6 i 20, czy też w przypadku niezaakceptowanego zgłoszenia nr 17 939 784 „Smart Lamppost” dla klas 6, 9, 11, 38 oraz 42.

Zgłaszający podnosi, iż produkty „SMART CAN” są skierowane tylko do specjalistów, jednakże argument ten nie ma wpływu na podejmowaną decyzję. Urząd uważa, że wysoki poziom uwagi sam w sobie, nie świadczy o tym, że konsument natychmiast rozpozna znak, jako oznaczenie pochodzenia. Zwłaszcza w przypadku zgłoszeń o tak wyraźnym charakterze opisowym, jeśli nie są one przedstawione w bardzo uderzający sposób, nie będą one pełniły funkcji oznaczenia pochodzenia handlowego towarów i usług. Ponadto, konsumenci nie mają tendencji do przeprowadzania analitycznej lub kompleksowej oceny oznaczeń umieszczonych na towarach lub usługach, dlatego też będą oni postrzegali pojęcie „SMART CAN” jedynie, jako wyrażenie określające cechy związanych z nim produktów.

Należy stwierdzić, że fakt, iż właściwy krąg odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie, nie może mieć decydującego wpływu na kryteria prawne stosowane przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego oznaczenia. Chociaż jest prawdą, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców tworzonego przez specjalistów w danej dziedzinie jest z definicji wyższy od poziomu uwagi przeciętnego konsumenta, to niekoniecznie wynika z tego, że nieznaczny charakter odróżniający oznaczenia będzie wystarczający, w przypadku gdy właściwe grono odbiorców tworzą specjaliści w danej dziedzinie (wyrok z dnia 12/07/2012 C‑311/11 P ‘Smart Technologies’, pkt 48).

Ponadto, nie jest konieczne wykazanie przez Urząd, że znaczenie pojęcia jest przejrzyste dla właściwego kręgu konsumentów, do których adresowane są towary i usługi. Wystarczy, że pojęcia użyto, jako opisu lub jako charakterystyki danych towarów i usług lub że mogło tak zostać zrozumiane przez właściwy krąg odbiorców (zob. wyrok z 17/09/2008 w sprawie T-226/07 „PRANAHAUS”, pkt 36).

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Dodatkowo, nie jest częścią procedury rozpatrywania zgłoszenia, ponowne egzaminowanie wcześniejszych znaków towarowych, które zostały zbadane przez Urząd. Każdy znak musi zostać oceniony w oparciu o swoje własne cechy a decyzja podjęta na podstawie aktualnych praktyk i realiów rynkowych.

Należy wspomnieć, że na przykład znak towarowy Unii Europejskiej nr 11 434 982 „Smartcan” został zgłoszony w 2012 roku. Od tego czasu praktyka Urzędu znacznie się zmieniła i nowe wytyczne zostały wdrożone, a słowo „SMART” nabrało nowego wydźwięku. Znaczenie tego słowa nie odnosi się już jedynie do sprzętu elektronicznego lub do cech osób, lecz jest dużo szerzej rozpowszechnione. Na docelowym rynku powstał nowy koncept „inteligentnych opakowań”, do których również można zaliczyć puszki. Według tego zamysłu firmy mogą konkurować ze sobą również poprzez rodzaj używanych opakowań. Aktywne i inteligentne opakowania (A&IP) mogą działać na wielu różnych poziomach, aby pomóc produktom wyróżnić się na półce, wydłużyć okres przydatności do spożycia, potwierdzić autentyczność i stan towarów lub wygenerować nowy poziom zaangażowania i zaufania konsumentów.

W odniesieniu do argumenty, że rejestracja znaku „SMART CAN” dla oznaczania towarów z klasy 6 nie zablokuje innym użytkownikom używania znaku „smart” czy „can” należy zauważyć, że…art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG, który odpowiada art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, nie zależy od istnienia realnej, obecnej lub poważnej potrzeby niewykorzystywania oznaczenia lub wskazania (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Ponadto, „oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego dokonuje się na podstawie faktu, iż znak ten może być od razu postrzegany przez dany krąg odbiorców jako określenie pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi … Brak wcześniejszego używania nie może w tym względzie stanowić bezwzględnej przesłanki takiego postrzegania.” (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 18 037 011 „SMART CAN” zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów, a mianowicie:

Klasa 6 Puste puszki; Puszki metalowe; Puszki metalowe na napoje; Puszki metalowe na napoje alkoholowe; Puszki z metalu, sprzedawane puste; Metalowe zakrętki; Metalowe wieczka do puszek; Zakrętki metalowe; Pojemniki metalowe.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Monika Karolina SZALUCHO