Zamítnutí přihlášky ochranné známky Evropské unie (Článek 7 Nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení“) a Článek 42 (2 Nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení“)

Alicante, 17/09/2019

Petr Novotný

Římská 45/2135

CZ-120 00 Praha 2

REPÚBLICA CHECA

Přihláška č. :	018037421
Vaše značka :	GT_Production
Ochranná známka :	E37
Druh známky :	Slovní známka
Přihlašovatel :	GT Production s.r.o. Budilova 161/15 CZ-30100 Plzeň - Jižní Předměstí REPÚBLICA CHECA

Úřad vznesl dne 11/04/2019 výhradu zápisné nezpůsobilosti v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nařízení, jelikož zjistil, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, a to z důvodů uvedených v přiloženém dopise.

Přihlašovatel dne 05/06/2019 předložil své vyjádření, které je možné shrnout takto:

1. Přihlašovatel zpochybňuje důkazy provedené úřadem v tom smyslu, že dva ze čtyř příkladů vedou k totožnému výrobci. Označení je dle přihlašovatele nahodilé a daná společnost jej užívá jako nezapsané označení. Jako důkaz uvádí podklady, z kterých dle přihlašovatele vyplývá, že E37 je pouze název materiálu a nikoliv technickou specifikací.

2. Doklad o užití označení E37 v souvislosti s označením motorů E37 považuje přihlašovatel za irrelevantní.

V souladu s článkem 94 nařízení úřad přijme rozhodnutí založené na důvodech nebo důkazech, ke kterým měl přihlašovatel možnost se vyjádřit.

Po řádném zvážení argumentů přihlašovatele úřad dospěl k rozhodnutí, že trvá na vznesené výhradě.

Obecné poznámky

Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení se nezapisují „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“.

Podle ustálené judikatury je každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vypočtených v čl. 7 odst. 1 nařízení na ostatních nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je vhodné tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem vzatý v úvahu musí odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, jsou zejména ty ochranné známky, které neumožňují relevantní veřejnosti „při dalším nabytí dotčených výrobků nebo využití služeb zopakovat nákupní zkušenost, pokud byla její zkušenost pozitivní, nebo se jí vyhnout, pokud byla tato zkušenost negativní“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení se nezapisují „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.

Tím, že zakazuje zápis popisných označení nebo údajů jakožto ochranných známek Evropské unie, čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být všemi volně užívány. Toto ustanovení tudíž brání tomu, aby takováto označení nebo údaje byly vyhrazeny pro jediný podnik z důvodu zápisu jakožto ochranná známka. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Označeními a údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) [nařízení] jsou taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska cílové veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

K argumentům přihlašovatele

Z vyjádření úřadu ze dne 11/04/2019 plyne, že „by relevantní spotřebitel v celé EU chápal význam označení jako označení konkrétního typu uhlíkového kartáče - E37.

Výše uvedený význam symbolů tvořících ochrannou známku a jejich běžné užití na trhu dokládá následující průzkum na internetu dne 11. 4. 2019:

1. http://img.tradekey.com/images/uploadedimages/brochures/0/5/5188753- 201201090916054f0ab0550e859.pdf

2. https://www.bidnet.com/bneattachments?/446993271.pdf

3. https://www.bidnet.com/closed-government-contracts/carbon-brush-gradee37- carbon-graphite-group-approved-mfg--helwig-carbon-prod--10-501022- 780-2-01-sgl-carbon--12-10015-or-approved-equal?itemId=446993267

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M112_engine

V tomto případě by relevantní spotřebitelé označení vnímali jako označení poskytující informace, že předmětné výrobky, jako jsou uhlíkové kartáče v třídě 7, jsou shodné s typovou kategorizací uhlíkových kartáčů v třídě E37, což předurčuje jejich technické, fyzické i jakostní vlastnosti, či jejich použitelnost/propojitelnost jako součástek v rámci konkrétních zařízení (např. motorů, strojů, generátorů, alternátorů či dynam). Označení tudíž popisuje druh, jakost a technické (popřípadě fyzické) vlastnosti dotčených výrobků.

Vzhledem k tomu, že má označení jasný popisný význam, postrádá rovněž rozlišovací způsobilost, a tudíž je napadnutelné podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU, neboť není způsobilé plnit základní funkci ochranné známky, totiž odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Označení, o jehož ochranu se žádá, je v důsledku toho jako celek popisné a postrádá rozlišovací způsobilost a není schopné odlišit výrobky, vůči kterým byla vznesena námitka ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení o OZEU.“

Z výše uvedeného vyplývá, že úřad doložil na několika příkladech užití označení v souvislosti s předmětnými výrobky (uhlíkové kartáče) či na produktech, které obecně mají jako svou součást předmětné výrobky (uhlíkový kartáč jako součást motoru). V rámci užití na trhu je rozhodné, zda je takové označení na trhu užíváno a zda se tak děje ve spojitosti s přihlašovatelem či nikoliv. Uvedené příklady se vztahovaly k odlišným výrobcům a není v tomto ohledu plně relevantní, že příklady pod bodem 2 a 3 se týkají totožné společnosti, jelikož úřad mohl uvést i jiné příklady užití na trhu, ať od jiných společností či vztahující se k společnosti Helwig Carbon Products, viz např.:

https://sites.google.com/site/carenginecaredealswv/get-cheap-makita-carbon-brushes-cb105-cb117-cb107-6x10x15-e37

https://www.amazon.co.uk/MAKITA-CARBON-BRUSHES-CB105-6X10X15/dp/B009CCDSWO

https://www.ebay.es/itm/Carbon-Brushes-FOR-CHALLENGE-EXTREME-CIRCULAR-SAWS-MCS-5025-mcs5025-E37-/282637050409

https://www.tup-carbon-graphite.eu/tup-manufacturer/brush-qualities-characteristics

https://store.eurtonelectric.com/28x51x87brushe37.aspx

http://carbonbrush.ru/products/elektrografit-serebrografit-mednografit-bronzografit/czcarbon-products-sro/

Jen Google v případě zadání výrobku carbon brush (uhlíkový kartáč) a označení E37 nabízí 49500 nalezených stran. Co je však podstatné, není počet odkazů prezentovaný úřadem, ale to, že z výhrady vyplývá, že spotřebitelé nemohou vnímat u předmětných výrobků označení jako pocházející pouze od jednoho podniku na trhu. Tudíž dané označení nemá nutnou rozlišovací způsobilost. Takové informativní sdělení neumožňuje, aby veřejnost, pro kterou jsou výrobky určeny, byla nasměrována, pokud jde o obchodní původ zboží, na přihlašovatele. Z tohoto důvodu nemá přihlášená ochranná známka primární rozlišovací způsobilost. Označení by mohlo být od jakéhokoli výrobce nebo by mohlo být přičteno k jakémukoli výrobci, dokud spotřebitel nebude schopen vytvořit vazbu na konkrétního dodavatele v důsledku rozsáhlého používání na trhu (čl. 7 odst. 3 nařízení).

Ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, jsou zejména ty ochranné známky, které neumožňují relevantní veřejnosti „při dalším nabytí dotčených výrobků nebo využití služeb zopakovat nákupní zkušenost, pokud byla její zkušenost pozitivní, nebo se jí vyhnout, pokud byla tato zkušenost negativní“ (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Je tomu tak mimo jiné v případě označení, která jsou běžně používána pro uvádění dotyčných výrobků nebo služeb na trh (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Označení není ze strany daných společností či na trhu nahodilé, případně fantazijní, ale systematicky využívané a jak sám uvádí přihlašovatel tak se jedná o označení materiálu. I v takovém případě platí analýza provedená úřadem, že označení bude ze strany relevantních spotřebitelů vnímáno jako popisné označení pro druh výrobku, jelikož v takovém případě relevantní spotřebitelé budou v případě objednávky požadovat konkrétní materiál – specifikovaný svým označením a druhem a svou objednávkou budou přímo eliminovat ostatní materiály používané jinými soutěžiteli. Označení je popisné, pokud specifikuje z celé široké množiny její podskupinu - druh výrobku. Konkrétní vlastnosti jednotlivého vyrobeného kusu dané výrobní specifikací nejsou podmínkou vyplývající z čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení.

I důkazy předložené přihlašovatelem (u kterých však nebyl zmíněn jakýkoliv zdroj pro ověření autentičnosti) uvádějí grade (tj. druh) E 37 u katalogového výrobku, nikoliv jako obchodní název.

Přihlašovatel nijak nevyvrátil možnost, že by uhlíkový kartáč mohl nést označení E37 pro využití v daných motorech.

I když se uznává, že i označení s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 1 nařízení jsou způsobilá pro zápis, je třeba rozlišovat mezi označeními, která mají pouze nízký stupeň rozlišovací způsobilosti a mají proto omezený rozsah působnosti ochrany a ty, které postrádají rozlišovací způsobilost. Je tomu tak proto, že rozlišovací způsobilost znamená, že přihlašovaná ochranná známka zaručuje totožnost původu označeného výrobku nebo služby spotřebiteli nebo konečnému uživateli tím, že mu umožňuje bez jakékoli záměny odlišit produkt nebo službu od ostatních, které mají jiný původ (15. září 2005, C-37/03, „BioID“, ECLI: EU: C: 2005: 547).

Podle ustálené judikatury musí rozlišovací způsobilost ochranné známky být posuzována s přihlédnutím k předmětným výrobkům nebo službám a zadruhé vzhledem k vnímání ze strany relevantní veřejnost, která se skládá z průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, který je dostatečně dobře informovaný a přiměřeně pozorný a racionální (21. 1. 2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU: C: 2010: 29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU: C: 2008: 261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P; C-474/01 P, Tabs, EU: C: 2004: 260, § 33).

V projednávaném případě se má za to, že veřejnost, pro kterou absolutní důvody zamítnutí musí být posouzeny, spočívá ve veřejnosti napříč členskými státy EU.

Pro účely posouzení popisného charakteru je třeba stanovit, zda je z pohledu relevantní veřejnosti dostatečně přímý a konkrétní vztah mezi označením a výrobky a službami, které jsou předmětem tohoto řízení (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU: T: 2004: 245, § 30).

Je třeba rovněž zdůraznit, že podle judikatury musí být odmítnut zápis takového označení, které je popisné, pokud alespoň jeden z jeho možných významů označuje charakteristiku dotčeného výrobku či služby (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU: T: 2009: 12, § 43).

Jak bylo uvedeno ve výhradě a výše, tak označení okamžitě informuje spotřebitele bez dalšího uvažování o druhu a materiálu určité předmětných výrobků.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení se tímto přihláška této ochranné známky Evropské unie zamítá pro všechny přihlašované výrobky.

Podle článku 67 nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení o OZEU“) máte právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí. Podle článku 68 nařízení o OZEU musí být odvolání podáno u úřadu písemně do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává v jazyce řízení, ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno. Kromě toho musí být do čtyř měsíců od téhož dne předloženo písemné odůvodnění odvolání. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení poplatku za odvolání ve výši 720 EUR.

Jiri JIRSA