Teilweise Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 16/09/2020

BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Rückertstr. 1 D-80336 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	018037424
Ihr Zeichen:	TM35746EU00
Marke:	DIGITAL MALL
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG Heegbarg 30 D-22391 Hamburg ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 12/06/2019 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 12/07/2019 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Die Bezeichnung „DIGITAL MALL“ hat keine feststehende Bedeutung und wird bislang lediglich im Zusammenhang mit Shopping-Centern der Anmelderin benutzt; erläuternd hierzu wird die Trefferliste einer Internet-Recherche vorgelegt.

• Die vom Amt vorgelegten Nachweise geben ungenügend Auskunft zur Bedeutung der Bezeichnung „DIGITAL MALL“ im Ganzen. Ein „rein digitales Einkaufszentrum“ widerspricht dem Begriffsverständnis, da der Verkehr mit dem Begriff Einkaufszentrum (Mall) eine „räumliche und organisatorische Konzentration von Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben unterschiedlicher Branchen und gegebenenfalls anderen Angeboten wie Fitnesszentren oder Kinos“ verbindet; erläuternd hierzu wird ein Auszug aus der Wikipedia-Definition des Begriffs „Einkaufszentrum“ vorgelegt.

• Es besteht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV. Keine beschreibende Bedeutung des Zeichens kann erkannt werden: es besteht kein Sachzusammenhang zu den beanspruchten Dienstleistungen; darüber hinaus wird teilweise „der von der Anmelderin geprägte digitale Aspekt bei den Dienstleistungen nicht berücksichtigt“.

• Da keine beschreibende Bedeutung vorliegt, besteht kein Anlass zur Ablehnung der Unterscheidungskraft der Anmeldemarke.

• Vergleichbare Voreintragungen des Amtes mit dem Wortelement DIGITAL sind zu berücksichtigen.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung für die folgenden Dienstleistungen zurückzuziehen:

Klasse 36 Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Gebäudeverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Investmentgeschäfte; Vermietung und Verwaltung von Geschäftsräumen und Büros; Vermögensverwaltung.

Die Beanstandung wird dementsprechend für die übrigen Dienstleistungen aufrechterhalten, nämlich:

Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Einkaufszentrums, nämlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Verwaltung des Einkaufszentrums und Marketing; Organisation und Koordination von täglichen Abläufen und Hilfsdienstleistungen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen]; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Herausgabe von Werbetexten; Werbung durch Werbeschriften; Vorführung von Waren zu Werbezwecken; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Farben, Färbemittel, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwäsche, Zahnputzmittel, technische Öle und Fette, Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, Bauten und transportable Bauten aus Metall, Statuen und Kunstwerke aus unedlen Metallen, Türen aus Metall, Tore aus Metall, Fenster aus Metall und Fensterabdeckungen aus Metall, Container sowie Transport- und Verpackungsgegenstände aus Metall; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion, Werkzeugmaschinen, handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaren, Rasierapparate; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte, orthopädische Artikel, Beleuchtungs-, Koch-, Kühl-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Fahrzeuge, Feuerwerkskörper, Edelmetalle und deren Legierungen, dekorative Boxen aus Edelmetall, Dosen aus Edelmetall, Münzen, Trophäen aus Edelmetall, Statuen aus Edelmetall und deren Legierungen, Bekleidungsverzierung aus Edelmetall; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Musikinstrumente, Papier, Pappe, Papierblöcke, Papiertaschentücher, Sticker, Papiertüten, Papiertaschen, Papierschachteln, Schilder aus Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel [ausgenommen Möbel]; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Lehr- und Unterrichtsmaterial [ausgenommen Apparate], Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcke, Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Glimmer, Gummibälle, Gummimatten, dekorative Abzeichen aus Glimmer, Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate], Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Schläuche [nicht aus Metall]; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Leder und Lederimitationen, Lederboxen, Lederetuis, Lederbeutel, Lederkoffer, Reisetaschen [Lederwaren], Lederschnüre, Leder für Möbel, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Baumaterialien [nicht aus Metall], Möbel, Spiegel, Rahmen, Holzmöbel, Holzfiguren, Holzkästen, Korken, Schatullen aus Kork, Memotafeln aus Kork [Einrichtungsartikel], Rohrmöbel; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Weidenkörbe, Schatullen aus Weide, Behälter aus Horn, Behälter aus Knochen, Figuren aus Knochen, Büsten aus Knochen, Elfenbeinschmuck, Elfenbeinfiguren, Schatullen aus Fischbein, Fischbeinstäbe für Korsetts und Schirme, Schildpatt, Bernsteinschmuck, Schatullen aus Bernstein, Statuetten aus Bernstein, Schatullen aus Perlmutter, Schatullen aus Meerschaum; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Behälter und Geräte für den Haushalt und Küche, Kämme und Schwämme, Bürsten [mit Ausnahme von Pinseln], Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspäne, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas], Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, Polsterfüllstoffe [außer aus Kautschuk oder Kunststoffen], rohe Gespinstfasern; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Garne und Fäden für textile Zwecke, Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten [ausgenommen aus textilem Material], Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen, [Würzmittel], Gewürze, Kühleis; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke [ausgenommen Biere], Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer.

Klasse 38 Telekommunikationsdienste; Computerkommunikations- und Internetzugriffsdienste; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Websites und Internetportale.

Klasse 41 Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Symposien, Kolloquien und Workshops; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Veranstaltung von sportlichen Aktivitäten und Wettkämpfen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Betrieb und Vermietung von Freizeit-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen.

Klasse 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung, Gestaltung und Aktualisierung von Homepages und Websites; Beratungsleistungen im Bereich Gestaltung von Homepages und Internetseiten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C-329/02 P‚ SAT.1, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Wie bereits in o.a. Mitteilung erläutert und mit Wörterbuchauszügen belegt, wird der maßgebliche englischsprachige Verbraucher das Zeichen „DIGITAL MALL“ als „DIGITALES EINKAUFSZENTRUM“ verstehen. Der Begriff „Mall“ wird auch über den englischsprachigen Raum hinaus als Einkaufszentrum/Shopping Centre verstanden. Das gleiche gilt für den Ausdruck „digital“ mit der Bedeutung „Digitaltechnik, Digitalverfahren betreffend, auf ihnen beruhend“ (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/digital bzw. „mittels elektronischer Geräte wie Computer und Mobiltelefone“ – s. Collins Wörterbuchdefinition in o.a. Mitteilung).

Die Wortkombination entspricht den grammatischen Regeln im Englischen und verfügt über einen klaren, direkten und offensichtlichen Sinngehalt. Entgegen dem Einwand der Anmelderin tritt der Ausdruck „DIGITAL MALL“ – wie auch aus dem Internetnachweis der Anmelderin ersichtlich - nicht nur in Verbindung mit Einrichtungen der Anmelderin auf:

Im Internet abgerufen am 10/09/2020 unter: https://www.retailnews.asia/worlds-first-digital-mall-launched-in-india-by-digital-mall-of-asia/

Digitale Malls bzw. digitale oder E-Einkaufszentren (s.u.) sind den angesprochenen Verkehrskreisen sehr wohl ein Begriff:

Im Internet abgerufen am 10/09/2020 unter: https://www.sqli.com/en/SQLI-Partner-for-businesses-and-brands-in-the-digital-transformation/News/Press-releases/Aushopping.com-the-new-digital-shopping-centre-from-the-Auchan-group

Die Bedenken der Anmelderin zu dem Begriffsverständnis bzw. der Gegensätzlichkeit eines „rein digitalen Einkaufszentrums“ und eines „traditionellen Einkaufszentrums“ teilt das Amt nicht. Angesichts der heutzutage in allen Bereichen des Lebens vorhandenen digitalen Technologien kann dahingestellt bleiben, ob es sich um ein „rein digitales Einkaufszentrum“ handelt oder eine „räumliche Konzentration von Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben unterschiedlicher Branchen“.

Während Ersteres die üblichen Angebote einer traditionellen Mall (Handel, Gastronomie, Unterhaltung usw. mittels z.B. online Shopping-, Bestellungs-, Katalog-, Ticketing-, Streaming-Apps/Sites u.ä.) umfassen kann, wird der Verbraucher heutzutage entsprechende Angebote – bzw. digitale/elektronische Zugangs- und Servicemöglichkeiten - auch von einer traditionellen Mall erwarten und erst recht als Vorteil sehen. In diesem Sinne und vor dem Hintergrund steigenden Online Verkehrs, gilt das Augenmerk und die Bemühungen der Anbieter von Einkaufszentren und -erlebnissen zusehends der Digitalisierung bzw. der Nutzung und Bereitstellung neuer Technologien für ihre Kunden. Siehe erläuternd hierzu:

Im Internet abgerufen am 10/09/2020 unter: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-the-mall-business-can-reinvent-itself

Im Internet abgerufen am 10/09/2020 unter: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-the-shopping-mall

Im Internet abgerufen am 10/09/2020 unter: https://www.property-forum.eu/news/futureal-is-building-the-first-digital-shopping-centre-of-budapest/3086

Im Internet abgerufen am 10/09/2020 unter: http://www.retailthinktank.co.uk/whitepaper/what-is-the-future-of-the-shopping-centre-in-a-digital-world/

Infolgedessen besteht das Zeichen aus einer beschreibenden Angabe zu Merkmalen (wie Art, Beschaffenheit und Bestimmung) der betreffenden Dienstleistungen.

Den Einwänden der Anmelderin zu dem teilweise mangelnden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen wurde Rechnung getragen und die Beanstandung für die Dienstleistungen der Klasse 36 zurückgenommen.

Im Zusammenhang mit den übrigen Dienstleistungen würde das Zeichen in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verbraucher somit – auch ohne analysierende Gedankenschritte – lediglich die Information vermitteln, dass:

• Die die in Klasse 35 beanspruchten Einzelhandelsdienste von einem digitalen oder E-Einkaufszentrum bzw. online oder mit dem Zusatz digitaler Technologien erbracht werden;

• Dies trifft ebenfalls auf die Dienstleistungen der Klasse 41, die sämtlich mit einer (digitalen) Mall im Zusammenhang stehen können; das Angebot von Einkaufszentren geht längs über das Einzelhandelsgeschäft hinaus und umfasst jedenfalls ein gastronomisches Angebot oder Erfrischungen und in der Regel auch Inhalte im Bereich Unterhaltung (Kultur und Sport), aber auch Dienstleistungen im Bereich der Erziehung;

die Dienstleistungen Werbung, Marketing, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten), organisatorische und betriebswirtschaftliche Verwaltung des Einkaufszentrums und Marketing, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften und -kontakten in Klasse 35 digitale Einkaufszentren, deren Betrieb und Vermarktung ihres Angebots zum Gegenstand haben bzw. dafür bestimmt oder spezialisiert sind, oder für Digitale Malls als Kommunikationskanal oder Veranstaltungsort spezialisiert sind; siehe erläuternd hierzu Siehe erläuternd hierzu nachfolgend die Ergebnisse einer Internetrecherche vom 10/09/2020;

• die Telekommunikationsdienste in Klasse 38 für digitale oder E-Einkaufszentren bestimmt sind bzw. u.a. der elektronischen Kommunikation mit den Kunden und der Vermittlung und dem Vertrieb von Angeboten und Inhalten gelten;

• die wissenschaftlichen und technologischen Dienste in Klasse 42 schaffen die technische/technologische Grundlage (z.B. Entwicklung und Bereitstellung von Software, Anwendungen, Kommunikationsplattformen usw.) für die o.a. Dienste.

https://www.computerweekly.com/news/252463663/Retailers-need-to-rethink-KPIs-in-the-face-of-digital-shopping

https://www.e-architect.co.uk/costarica/oxigeno-shopping-mall-in-heredia-costa-rica

https://shoppertainmentmanagement.co.uk/shopping-centre-events/

https://www.avinteractive.com/news/displays/shopping-centre-goes-digital-with-curved-daktronics-led-display-29-02-2016/

https://mediatel.co.uk/news/2010/02/02/clear-channel-and-vmg-expand-digital-mall-estate

http://www.engageq.com/industries/malls/

Die Anmelderin übersieht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. Zunächst ist festzustellen, dass der Terminus der sog. „beschreibenden Angabe“ nicht expressis verbis in dieser Rechtsvorschrift genannt ist. Diese unionsmarkenrechtliche Beurteilung kann jedoch auch dahingestellt bleiben, weil maßgebend ist, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise, das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen ist (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0752/2008-1 vom 23/10/2008, Buch24, § 16). So ist die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen. Stellt man sich also vor, dass die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen unter der Bezeichnung „DIGITAL MALL“ angeboten werden, wird der Verkehr mit Sicherheit die vom Amt dargelegte Bedeutung wahrnehmen.

Insoweit gilt nach ständiger Rechtsprechung: „Es spielt keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben.“ (18/05/2016, R 189/2016-1, pay (fig.), § 17).

Da das Zeichen eine eindeutige beschreibende Bedeutung hat, hat es bereits deshalb keine Unterscheidungskraft und ist daher gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV zu beanstanden, da es nicht in der Lage ist, die Hauptfunktion einer Marke zu erfüllen, die darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Soweit die Anmelderin die Ansicht äußert, es würde genügen, dass ein Zeichen nicht „glatt beschreibend“ ist, um das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zu verneinen“, ist dies nicht zutreffend: „Allein die Tatsache, dass ein Zeichen nicht beschreibend ist, verleiht dem Zeichen nicht automatisch Unterscheidungskraft (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).“ (08/07/2019, R 567/2019-2, Mach dein Leben bunter, § 15).

Nach der Rechtsprechung fehlt es unter anderem auch dann bereits an einer Unterscheidungskraft, „wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der [Dienstleistungen] wahrgenommen werden wird (...).“ (30.06.2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31). Dies ist hier der Fall.

Das Zeichen würde von den maßgeblichen Verkehrskreisen als lediglich informativ wahrgenommen; wie oben dargelegt besteht ein klarer, konkreter und direkter Bezug des Zeichens zu den beanspruchten Dienstleistungen. Die über das Zeichen vermittelte Information – nämlich dass die Dienstleistungen digitale Einkaufszentren betreffen (z.B. von, in, für oder mittels digitaler Einkaufszentren erbracht werden oder für digitale Einkaufszentren bestimmt sind bzw. ihren Betrieb ermöglichen) - ist klar und ohne geistige Anstrengung oder Interpretationsaufwand sofort verständlich. Das Zeichen selbst enthält keine überraschenden Elemente, weder grammatikalisch noch orthographisch. Über die rein informative Botschaft hinaus würden die maßgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft entnehmen können.

Hinsichtlich der Erlangung der Schutzfähigkeit durch ein „Minimum an Unterscheidungskraft“ ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher, ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 31/05/2007, 1 A Gesund).

Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59, sowie 21/10/2004, C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:C:2004:645, § 45 und 23/10/2007, T-405/04, Caipi, § 63).

Das Zeichen, für das Schutz beantragt wird, ist daher in seiner Gesamtheit beschreibend, hat keine Unterscheidungskraft und ist nicht in der Lage, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c und Artikel 7 Absatz 2 UMV beanstandeten Dienstleistungen zu unterscheiden.

Freihaltebedürfnis

Auf ein Freihaltebedürfnis ist nicht abzustellen, weder in dem Sinne, dass der Prüfer einen Bedarf der Wettbewerber an der freien Benutzung des Zeichens darlegen müsste (4.5.1999, C-108/97, „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 35; 12.6.2013, T-598/11, „Lean Performance Index“, EU:T:2013:311, § 50), noch in dem Sinne, dass künftige (nicht vorhersehbare) Entwicklungen des Sprachgebrauchs zu berücksichtigen wären. Die Zurückweisung erfolgt auf der Basis, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt die relevanten Verkehrskreise den Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „DIGITAL MALL“ im Zusammenhang mit den einschlägigen Dienstleistungen erfassen können.

Voreintragungen des Amtes

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits Eintragungen mit dem Wortelement „DIGITAL“ (bzw. 015671217 - DIGITAL CONCERT HALL) vorgenommen wurden, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Am Rande sei angemerkt, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der o.a. Voreintragung DIGITAL CONCERT HALL nicht mit dem der Anmeldemarke vergleichbar ist; darüber hinaus wurde das Zeichen DIGITAL CONCERT HALL für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 42 und teilweise der Klasse 41 als nicht eintragungsfähig beurteilt.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 037 424 für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Einkaufszentrums, nämlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Verwaltung des Einkaufszentrums und Marketing; Organisation und Koordination von täglichen Abläufen und Hilfsdienstleistungen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen]; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Herausgabe von Werbetexten; Werbung durch Werbeschriften; Vorführung von Waren zu Werbezwecken; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Farben, Färbemittel, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwäsche, Zahnputzmittel, technische Öle und Fette, Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, Bauten und transportable Bauten aus Metall, Statuen und Kunstwerke aus unedlen Metallen, Türen aus Metall, Tore aus Metall, Fenster aus Metall und Fensterabdeckungen aus Metall, Container sowie Transport- und Verpackungsgegenstände aus Metall; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion, Werkzeugmaschinen, handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaren, Rasierapparate; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte, orthopädische Artikel, Beleuchtungs-, Koch-, Kühl-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Fahrzeuge, Feuerwerkskörper, Edelmetalle und deren Legierungen, dekorative Boxen aus Edelmetall, Dosen aus Edelmetall, Münzen, Trophäen aus Edelmetall, Statuen aus Edelmetall und deren Legierungen, Bekleidungsverzierung aus Edelmetall; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Musikinstrumente, Papier, Pappe, Papierblöcke, Papiertaschentücher, Sticker, Papiertüten, Papiertaschen, Papierschachteln, Schilder aus Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel [ausgenommen Möbel]; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Lehr- und Unterrichtsmaterial [ausgenommen Apparate], Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcke, Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Glimmer, Gummibälle, Gummimatten, dekorative Abzeichen aus Glimmer, Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate], Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Schläuche [nicht aus Metall]; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Leder und Lederimitationen, Lederboxen, Lederetuis, Lederbeutel, Lederkoffer, Reisetaschen [Lederwaren], Lederschnüre, Leder für Möbel, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Baumaterialien [nicht aus Metall], Möbel, Spiegel, Rahmen, Holzmöbel, Holzfiguren, Holzkästen, Korken, Schatullen aus Kork, Memotafeln aus Kork [Einrichtungsartikel], Rohrmöbel; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Weidenkörbe, Schatullen aus Weide, Behälter aus Horn, Behälter aus Knochen, Figuren aus Knochen, Büsten aus Knochen, Elfenbeinschmuck, Elfenbeinfiguren, Schatullen aus Fischbein, Fischbeinstäbe für Korsetts und Schirme, Schildpatt, Bernsteinschmuck, Schatullen aus Bernstein, Statuetten aus Bernstein, Schatullen aus Perlmutter, Schatullen aus Meerschaum; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Behälter und Geräte für den Haushalt und Küche, Kämme und Schwämme, Bürsten [mit Ausnahme von Pinseln], Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspäne, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas], Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, Polsterfüllstoffe [außer aus Kautschuk oder Kunststoffen], rohe Gespinstfasern; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Garne und Fäden für textile Zwecke, Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten [ausgenommen aus textilem Material], Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen, [Würzmittel], Gewürze, Kühleis; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich folgender Waren: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke [ausgenommen Biere], Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer.

Klasse 38 Telekommunikationsdienste; Computerkommunikations- und Internetzugriffsdienste; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Websites und Internetportale.

Klasse 41 Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Symposien, Kolloquien und Workshops; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Veranstaltung von sportlichen Aktivitäten und Wettkämpfen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Betrieb und Vermietung von Freizeit-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen.

Klasse 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung, Gestaltung und Aktualisierung von Homepages und Websites; Beratungsleistungen im Bereich Gestaltung von Homepages und Internetseiten.

Die Anmeldung kann entsprechend für die übrigen Dienstleistungen fortgesetzt werden, nämlich:

Klasse 36 Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Gebäudeverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Investmentgeschäfte; Vermietung und Verwaltung von Geschäftsräumen und Büros; Vermögensverwaltung.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Lidija BUNTA