OPPOSIZIONE N. B 3 088 964

Medusa Film S.p.A., Viale Aventino 26, 00153 Roma, Italia (opponente), rappresentata da Carlo Sala, Viale San Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Paolo Daniele e Stefano Daniele, Via Spinabella 41, 00047 Marino (RM), Italia (richiedenti), rappresentati da Pompeo Polito, Piazza Gentile da Fabriano 15, 00196 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 31/07/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 088 964 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 038 814, (figurativo), ossia contro tutti i prodotti e servizi nelle classi 9 e 41. L’opposizione si basa sui seguenti marchi anteriori:

1. registrazione di marchio italiano n. 828 396, (figurativo), per prodotti e servizi nelle classi 9 e 41;

2. registrazione di marchio italiano n. 830 984, MEDUSA FILM (denominativo), per prodotti e servizi nelle classi 9 e 41;

3. registrazione di marchio italiano n. 855 328, (figurativo), per prodotti e servizi nelle classi 9 e 41;

4. registrazione di marchio italiano n. 723 210, (figurativo), per prodotti e servizi nelle classi 9 e 41.

L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quest’ultimo solamente in relazione ai servizi in classe 41.

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEI DIRITTI ANTERIORI

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto ii), RDMUE.

Se le prove relative al deposito della domanda di marchio sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, l’opponente può fornire tali prove facendo riferimento a tale fonte, articolo 7, paragrafo 3, RDMUE.

Nel presente caso, la prova presentata dall’opponente insieme all’atto di opposizione comprende quanto segue:

• Certificati di rinnovo rilasciati dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, pur indicando dati quali il titolare, il numero di registrazione/domanda di rinnovo e il periodo di validità dei marchi anteriori, non includono gli esemplari dei marchi né l’elenco dei prodotti e servizi per i quali essi sono registrati.

• Estratti delle domande di marchio (primo deposito) che includono l’elenco dei prodotti e servizi rivendicati e gli esemplari dei marchi anteriori. Tali estratti recano il timbro e la firma del rappresentante professionale. Alcuni di essi recano anche il timbro (di avvenuta ricezione) da parte dell’ufficio competente e il numero di domanda assegnato al fascicolo (e.g. MI99C009868).

• Documenti di origine sconosciuta che includono dati quali il titolare, il numero e la data di registrazione/domanda di rinnovo e gli esemplari dei marchi anteriori.

Il 14/08/2019 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per comprovare i diritti anteriori. Tale termine è scaduto il 24/12/2019. L'opponente non ha presentato alcuna prova ulteriore a fondamento dell’esistenza e validità dei marchi anteriori entro tale termine. Inoltre, l'opponente non ha fatto riferimento a prove accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio.

Le prove summenzionate non sono sufficienti a comprovare la natura dei marchi anteriori, perché non contengono tutti gli elementi necessari.

In particolare, l’opponente non ha presentato alcun documento emesso dall’autorità di registrazione competente dal quale sia possibile evincere la portata della protezione dei marchi anteriori. Tra le prove presentate, gli unici documenti che includono informazioni circa l’ambito di protezione dei marchi (ossia un elenco di prodotti e servizi) sono costituiti dagli estratti delle domande di marchio che non sono tuttavia documenti ufficiali emessi dall’autorità di registrazione competente. Seppure alcuni di essi rechino il timbro (di avvenuta ricezione) dell’ufficio competente e il numero di domanda assegnato al fascicolo (e.g. MI99C009868), essi non dimostrano che i marchi in questione siano stati effettivamente registrati per i prodotti e servizi ivi indicati.

Inoltre, non sono stati presentati documenti ufficiali emessi dall’autorità di registrazione competente ove siano visibili gli esemplari dei marchi.

Conformemente all’articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDMUE, se, entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Valeria ANCHINI

Rosario GURRIERI

Andrea VALISA

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.