OPOSICIÓN Nº B 3 086 427 

Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, España (oponente), representado por Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Fytocina, S.L., Calle Carrencà, nº 21, 08420 Canovelles, España (solicitante), representado por Sugrañes Patentes y Marcas, Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelona, España (representante profesional).

El 26/03/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición nº B 3 086 427 se desestima en su totalidad.

 

2.	La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

 

Con fecha 17/06/2019, la parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 041 321 "FYTOCINA" (marca denominativa), en concreto, contra todos los productos de la clase 5. La oposición está basada en el registro de marca española nº 111 434 "FOSFOCINA". La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

 

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

 

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca española en que se basa la oposición.

 

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada. 

 

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 27/03/2019. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 27/03/2014 al 26/03/2019 inclusive.

 

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

 

Clase 5: Productos farmacéuticos.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

 

El 20/03/2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que, tras una solicitud de extensión, finalizaba el 25/07/2020. La parte oponente presentó pruebas el 23/07/2020 (dentro del plazo establecido).

 

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Documento 1: extracto sin fechar de la información que aparece en CIMA (aplicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dependiente del Ministerio de Sanidad de España que permite obtener información sobre medicamentos – copyright 2017) del producto “FOSFOCINA” de Laboratorios Ern, S.A. El extracto indica que se trata de un medicamento sujeto a prescripción médica y bajo receta, cuyo principio activo es la fosfomicina sódica o cálcica. Asimismo, consta que se encuentra comercializado en diversas presentaciones, bajo forma inyectable (intramuscular e intravenosa) y oral (suspensión y cápsulas). Las fechas de autorización son en 1972/1973 según las presentaciones.

• Documento 2: copia de las fichas técnicas del producto “FOSFOCINA” en sus formas inyectables y orales, con fecha de aprobación/revisión de la ficha en abril de 2003. La indicación terapéutica del producto es el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la fosfomicina (según el método de administración: infecciones de tracto genitourinario, respiratorio, de tejidos blandos, ginecológicas, dermatológicas, del aparato locomotor, quirúrgicas, septicemias, meningitis, etc.).

• Documento 3: copia del prospecto de información para el usuario del producto “FOSFOCINA” Intramuscular 1 g, en el que se define el principio activo ‘fosfomicina’ como un antibiótico bactericida de amplio espectro indicado en infecciones (del tracto genitourinario, del tracto respiratorio y en infecciones de tejidos blandos) producidas por gérmenes sensibles a este antibiótico. Asimismo, se aportan copias de los prospectos de información de los productos “FOSFOCINA” Intravenosa 1 g y 4 g, definidos como especialidades de diagnóstico/uso hospitalario indicadas en infecciones complicadas o graves (urinarias, dermatológicas, ginecológicas, respiratorias, del aparato locomotor, quirúrgicas, septicemias, endocarditis y meningitis) producidas por gérmenes sensibles a la fosfomicina. Se indica que los prospectos han sido aprobados en abril de 2003.

• Documento 4: copia de 67 facturas con fechas comprendidas entre enero de 2014 y enero de 2019. Se trata de al menos una factura por cada mes del periodo pertinente, todas con fecha en el periodo pertinente menos la primera y la última con fechas sin embargo muy próximas al principio/al final de dicho periodo. Todas las facturas indican ventas del producto “FOSFOCINA” (entre otros productos) en presentaciones intravenosa 1 g y 4 g (46 facturas), en cápsulas (19 facturas) y en suspensión (2 facturas). Las cantidades y los importes son muy variables (desde 12 cajas de 100 inyectables de 1 g por un valor de más de 2.500 EUR en total,  hasta 1 frasco de “FOSFOCINA” en suspensión por un valor de 3,85 EUR). El emisor es la parte oponente y todos los destinatarios son bien hospitales (en su inmensa mayoría), bien otros establecimientos sanitarios (centros de salud, clínicas, residencias de tercera edad, organismos de gestión/gerencias en el ámbito sanitario) ubicados en varias provincias del territorio español (Zaragoza, Barcelona, Alicante, Logroño, Madrid, Navarra, Baleares, Murcia, Granada, Segovia, Ciudad Real, etc.).

• Documento 5: copia de un folleto informativo de la 3ra Jornada del congreso "Actualización en Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas", organizada por la parte oponente en Madrid, el 14/11/2017, con el tema “Fosfomicina en la terapia combinada en la vida real”. El documento incluye una ficha del producto “FOSFOCINA” y menciona su eficacia bacteriana en el tratamiento de cistitis. Asimismo, se muestran fotografías de los productos en presentación en cápsulas (envase de 12 o 24 cápsulas) y en suspensión (frasco de 60 o 120 ml):

 • Documento 6: copia de un folleto informativo relativo al Simposio "Fosfomicina en el siglo XXI" celebrado el 24/05/2019 en el marco del “XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica”, patrocinado por la parte oponente. Incluye la ficha técnica del producto “FOSFOCINA” inyectable.

• Documento 7: imágenes de las representaciones gráficas de envases de los productos “FOSFOCINA” intravenosa 1g y “FOSFOCINA” 500 mg en cápsulas.

 

• Documento  8: listado de precios de venta de fecha 20/01/2020 (no de 20/01/2019 como indica el oponente), donde se incluyen los precios de, entre otras especialidades farmacéuticas, las diferentes presentaciones del producto “FOSFOCINA”.

Análisis de la prueba presentada

El solicitante alega que el oponente no ha presentado un índice con la relación de los documentos aportados. No obstante, la División de Oposición pone de manifiesto que el oponente ha presentado dicho índice y, si bien este no es todo los detallado que cabría esperarse, su contenido resulta claro de las observaciones presentadas. En consecuencia, la División de Oposición no considera adecuado no tomar en consideración la prueba aportada por este mero hecho.

El solicitante argumenta, asimismo, que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos para los que se ha registrado la marca anterior. En particular, indica que algunos de los documentos no están fechados o lo están fuera del plazo relevante.

 

El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar, por sí mismos, algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores en el conjunto total de los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo. En particular, las pruebas presentadas sin indicación de la fecha del uso podrán, en el contexto de una apreciación global, ser pertinentes y tenerse en cuenta conjuntamente con otras pruebas que tengan indicada una fecha (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Asimismo, las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea durante el mismo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Lugar del uso

Las facturas demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos, la divisa mencionada y las direcciones de los destinatarios de las mismas dentro del territorio español. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

 

Tiempo del uso

La fecha de la mayoría de las facturas corresponde al periodo pertinente y muestran ventas del producto de forma constante desde el principio al fin de dicho periodo.

Alcance del uso

En el presente caso, las facturas indican un uso muy regular a lo largo de todo el periodo pertinente y en todo el territorio español. Además, en cuanto al volumen comercial debe tenerse en cuenta que muchas facturas indican ventas de cajas del productos con un número elevado de dosis o cápsulas (cajas de 50 o 100 viables inyectables, cajas de 500 cápsulas) lo que se traduce en precios elevados de cada unidad del producto (una unidad de “FOSFOCINA” intravenosa 4 g 100 viales por un precio de aproximadamente de 700 EUR; una caja de 500 cápsulas por un precio de aproximadamente de 125 EUR). Por consiguiente, la prueba aportada ofrece información suficiente sobre el alcance del uso en términos de volumen comercial, de ámbito territorial, de duración y de frecuencia del uso.

Naturaleza del uso

Las facturas presentadas muestran, entre otras, la marca denominativa “FOSFOCINA”. Además, aunque las fotografías de envases del documento 7 en los que se puede ver la marca “Fosfocina” no lleven fecha, no existe razón para dudar de que dichos envases se corresponden con los productos denominados “FOSFOCINA” en las facturas. Lo mismo puede decirse de los documentos 1, 2 y 3, y, en particular, de los prospectos de información para el usuario del producto. Además, el documento 5 relativo a una conferencia sobre la fosfomicina en Madrid en noviembre de 2017, dentro del periodo pertinente, también incluye fotografías del producto en los que la marca es visible en letras estándar y seguida del símbolo de marca registrada que no altera su carácter distintivo. Por lo tanto, las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función, públicamente, y tal como fue registrada.

Conclusión

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca anterior en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la misma.

 

Con arreglo al artículo 47, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

Con arreglo a la jurisprudencia pertinente, al aplicar la disposición anterior deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

 

«…si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse, dentro de ella, varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

 

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de “parte de los productos o servicios” pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.»

 

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46.)

En el presente asunto, la prueba únicamente demuestra el uso para antibióticos para el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas. Se puede considerar que estos productos forman una subcategoría objetiva de la categoría más amplia de los productos farmacéuticos para los que la marca está registrada.

Si bien la prueba no indica un uso de los productos destinados directamente al público en general (por ejemplo, presentando una prescripción en farmacias), sino, tal como alega el solicitante, únicamente un uso en ámbitos hospitalarios o similares y con receta, a la hora de definir las subcategorías apropiadas para productos farmacéuticos de la clase 5, el Tribunal consideró en numerosos casos que la finalidad y el destino de un producto terapéutico viene expresada en su indicación terapéutica (13/02/2007, T-256/04, Respicur, ECLI:EU:T:2007:46, § 29-31; 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, ECLI:EU:T:2009:355, § 35-38; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 58-61). Por lo tanto, la indicación terapéutica es fundamental para definir la correspondiente subcategoría de productos farmacéuticos. En este sentido, son irrelevantes otros criterios como la forma de administración, los ingredientes activos, si se vende con receta o si es de libre prescripción.

En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba presentada por la parte oponente demuestra un uso efectivo de la marca para los siguientes productos:

Clase 5: Antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de infecciones bacterianas.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos citados.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

 

 

a) Los productos

 

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 5: Antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de infecciones bacterianas.

Los productos impugnados son los siguientes:

 

Clase 5: Suplementos nutricionales; suplementos alimenticios medicinales; suplementos dietéticos líquidos; suplementos y preparaciones dietéticas; suplementos dietéticos para humanos; suplementos dietéticos para uso médico; suplementos dietéticos con efecto cosmético; suplementos líquidos a base de hierbas; suplementos alimenticios sin una finalidad médica.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los suplementos dietéticos, alimenticios y nutricionales para uso médico son sustancias elaboradas para necesidades dietéticas especiales con el fin de tratar o prevenir una enfermedad. En vista de ello, su finalidad es similar a la de los antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de infecciones bacterianas (sustancias utilizadas para el tratamiento de enfermedades) en la medida en que todos ellos se utilizan para mejorar las afecciones médicas de los pacientes. El público al que se dirigen estos productos coincide y, por lo general, tienen los mismos canales de distribución. Por estas razones, y contrariamente a lo alegado por el solicitante, estos productos se consideran similares.

b) Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados similares están dirigidos al público en general, así como a profesionales del sector médico.

De la jurisprudencia se desprende, por lo que a los preparados farmacéuticos se refiere, independientemente de si se venden con o sin receta, que el grado de atención del público destinatario es relativamente elevado, (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).

 

En concreto, los profesionales de la medicina demuestran un elevado grado de atención cuando recetan medicamentos. Con respecto a los no profesionales, también muestran un mayor grado de atención, independientemente de si el producto farmacéutico se vende con o sin receta, ya que tales productos afectan a su salud.

Asimismo, el Tribunal ha confirmado que el grado de atención es también superior a la media para todos los productos de la clase 5, incluidos los suplementos nutricionales (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46).

c) Los signos y el carácter distintivo de la marca anterior

 

FOSFOCINA	FYTOCINA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Para valorar la similitud de los signos, se lleva a cabo un análisis acerca de si los componentes coincidentes tienen carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil, a fin de determinar en qué medida estos componentes coincidentes tienen mayor o menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Establecer que el público pueda confundirse respecto al origen, puede ser más difícil debido a similitudes que tienen que ver meramente con elementos no distintivos.

 

Aunque los signos están formados por un solo elemento verbal, los consumidores interesados, cuando perciban un signo verbal, lo desglosarán en elementos que sugieran un significado concreto, o que se parezcan a palabras que ya conocen (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

El sufijo “-ina” contenido en ambos signos es de uso común en la nomenclatura de numerosos fármacos. De hecho, conforme a su definición, “en química, indica sustancia relacionada con lo denotado por el elemento principal de la palabra: adrenalina, cocaína, morfina, cafeína” (información extraída del Diccionario de la lengua española de la RAE el 23/03/2021 en https://dle.rae.es/-ina). Debido a su uso habitual en el sector farmacéutico, el público relevante, ya sea el público profesional, ya sea el público general, lo asociará a un componente no distintivo incapaz de indicar el origen empresarial de los productos de las marcas en conflicto.

Al menos una parte del público relevante, en particular los profesionales médicos, identificará la parte inicial “FOSFO” de la marca anterior, en relación con los productos antibióticos en cuestión, como una referencia al principio activo denominado “FOSFOMICINA”. En realidad la marca “FOSFOCINA” en su conjunto evoca el principio activo puesto que sólo se diferencia del nombre del producto por las letras intermedias “MI”. Por lo tanto, se debe considerar que no sólo la secuencia “FOSFO” del término es débil al indicar la composición o naturaleza de los productos, sino que el término en su conjunto tiene dicho carácter para esta parte del público.

Por otro lado, es plausible pensar que la parte del público general sin conocimientos en el ámbito médico asocie la parte inicial “FOSFO” de la marca anterior con el fósforo, esto es, el “elemento químico de núm. atóm. 15, muy abundante en la corteza terrestre, de gran importancia biológica como constituyente de huesos, dientes y tejidos vivos” (información extraída del Diccionario de la lengua española de la RAE el 22/03/2021 en https://dle.rae.es/f%C3%B3sforo) y lo perciba como una referencia a un posible ingrediente del medicamento en cuestión. En consecuencia, dicho componente, es igualmente débil en relación con los productos concernidos para esta parte del público.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco que debe considerarse bajo para los productos en cuestión, tanto en relación con los profesionales en el sector de la medicina, como con respecto al público general sin conocimientos en el ámbito médico conforme a lo indicado en los tres párrafos anteriores. 

El componente “Fyto” del signo impugnado será asociado al menos por una parte del público al elemento compositivo o prefijo “fito-” que “significa planta o vegetal” (información extraída del Diccionario de la lengua española de la RAE el 23/03/2021 en https://dle.rae.es/fito-#I14R0me). Teniendo en cuenta que los diversos suplementos y preparaciones dietéticas impugnadas están (suplementos líquidos a base de hierbas) o pueden estar compuestos por plantas, dicho componente es débil para esa parte del público en relación con los productos pertinentes, siendo distintivo para la parte del público que no lo asocie a ningún significado.

Visualmente, los signos coinciden en la terminación “-OCINA”, conteniendo esta última el sufijo no distintivo “-ina”. Si bien los signos coinciden igualmente en la letra inicial “F”, se diferencian, no obstante, en las secuencias de letras “*OSF*” en la marca anterior y “*YT*” en el signo impugnado, lo que resulta en una diferencia significativa en la parte inicial de los mismos (“FOSF-” vs “FYT-”). En este sentido, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el carácter distintivo de los elementos que forman los signos, estos son visualmente similares en un grado bajo.

Fonéticamente, si bien los signos coinciden en seis fonemas de los nueve de la marca anterior y los ocho del signo impugnado, así como en el número de sílabas (cuatro), su pronunciación coincide de forma total únicamente en las dos últimas sílabas, “CI-NA”, conteniendo estas el sufijo no distintivo “-ina”. Así, las dos sílabas iniciales, “FOS-FO” en la marca anterior y “FY-TO” en el signo impugnado tienen un sonido significativamente diferente pese a compartir dos fonemas.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el carácter distintivo de los elementos que forman los signos, así como el peso de las diferencias en su parte inicial, estos tienen un grado de similitud fonética bajo.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que la única similitud conceptual entre los signos viene dada por el sufijo no distintivo “-ina”, mientras que los elementos diferenciadores entre ellos transmiten conceptos diferentes, aun débiles, los signos son conceptualmente diferentes. Por lo tanto, el solapamiento en el sufijo “-ina” no tiene ningún efecto.

 

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que para determinar la existencia de riesgo de confusión, los signos han de ser comparados haciendo una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales. La comparación “debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et seq.).

En el presente caso, los productos son similares y están dirigidos al público en general, así como a profesionales en el sector médico, con un nivel de atención elevado. El carácter distintivo de la marca anterior es bajo.

Los signos poseen un grado bajo de similitud visual y fonética, dado que el principal componente coincidente no es distintivo en relación con los productos en cuestión. Asimismo, aparte del concepto no distintivo coincidente derivado del sufijo “-ina”, al menos uno de los signos posee un significado adicional, aun débil, por lo que estos no son similares desde el punto de vista conceptual.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que las similitudes entre los signos no son suficientes para compensar las diferencias en las presentes circunstancias e implicar un riesgo de confusión por parte del público, caracterizado por un nivel de atención elevado. Lo anterior aun teniendo en cuenta el principio de interdependencia entre los factores, alegado por la parte oponente, ya que los productos son similares únicamente en un grado medio.

Debido a dichas diferencias tampoco resulta plausible que el público relevante asocie las marcas y crea que los correspondientes productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, contrariamente a lo alegado por la parte oponente.

La parte oponente también alude al principio del recuerdo imperfecto, según el cual, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La División de Oposición considera, sin embargo, que el recuerdo imperfecto de los signos en liza contribuye a encontrar los signos aún menos similares, debido, principalmente, la diferencia conceptual y al bajo grado de similitud visual y fonético entre los signos.

En vista de todo lo anterior, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

 

COSTAS

 

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

 

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Gonzalo BILBAO TEJADA

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Martina GALLE

 

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).