Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 15/08/2019

Frau RAin Katharina BACH Kroher • Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB Bavariaring 20 80336 München Deutschland

Anmeldenummer	18045519
Ihr Zeichen	12088M0101EM
Marke	SelectRent
Anmelderin	Maske Fleet GmbH An der Autobahn 12-16 27404 Gyhum/Bockel Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 25. April 2019 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 (1)(b), beschreibenden Charakter gemäß Artikel  7 (1)(c), täuschenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(g) sowie auf Artikel 7(2) der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV). Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 21. Juni 2019 zu der Beanstandung Stellung. Sie trug im Wesentlichen vor:

1. Das Zeichen sei weder gebräuchlich noch lexikalisch nachweisbar.

2. Nur Zeichen, die wesentliche Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschrieben, seien zurückzuweisen.

3. Die Übersetzung der beiden Markenbestandteile sei falsch.

4. Irgendeine beschreibende Benutzung durch Dritte habe das Amt nicht nachgewiesen.

5. Das Amt habe bereits eine Menge ähnlicher Zeichen akzeptiert.

6. „SelectRent“ könne die Verkehrskreise nicht über Kaufverträge für Autos irreführen.

• Entscheidung

Der Fall ist jetzt entscheidungsreif. Gemäß Artikel 94(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung auf Grund von Artikel 7(1)(b) UMV, Artikel 7(1)(c) UMV und Artikel 7(1)(g) UMV zusammen mit Artikel 7(2) UMV aufrechtzuerhalten und deshalb die Anmeldung auf Grund von Artikel 42 UMV wegen mangelnder Unterscheidungskraft, beschreibenden und täuschenden Charakters für alle Dienstleistungen zurückzuweisen:

35

Geschäftsführung, nämlich Planung, Organisation und Führung eines Fuhrparks; Verwaltung und Führung eines Fuhrparks für Dritte, insbesondere Unternehmensberatung bei der Planung, Organisation und Führung eines Fuhrparks; Abwicklung von Kfz-Kaufverträgen für Dritte.

39

Vermietung von Fahrzeugen aller Art einschließlich Booten, Schiffen und Flugzeugen; Autovermietung.

• Kurze Begründung der Zurückweisung (siehe auch Beanstandungsschreiben vom 25. April 2019)

Klasse 35

Vermietung („rent“) ist in dieser Klasse nicht beschreibend für die Art der Dienstleistungen, sondern für deren Gegenstand oder Bestimmung. Es geht hier um „Planung, Organisation und Führung eines Fuhrparks für Dritte“, wobei es klar ist, daß „Fuhrpark“ hier auf die Vermietung dieser Autos hinweist (Gegenstand oder Bestimmung der Dienstleistungen).

„Rent“ für „Kaufverträge“ ist klar täuschend.

Klasse 39

Diese Klasse enthält nur Vermietung von Fahrzeugen. Der beschreibende Charakter von „rent“ liegt hier klar auf der Hand.

Das anpreisende Wort „select“ ist für die Qualität in beiden Dienstleistungsklassen beschreibend.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Das Zeichen sei weder gebräuchlich noch lexikalisch nachweisbar.

Das Argument der Gebräuchlichkeit stammt aus veralteter Rechtsprechung (BABY-DRY), die nicht mehr angewandt wird. Die Verordnung ist in dieser Hinsicht klar (Artikel 7(1)(c)):

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Ein Zeichen muß also nicht „gebräuchlich“ sein, es muß nicht einmal von Dritten benutzt werden, um es auf Grund von Artikel 7(1)(c) UMV wegen beschreibenden Charakters zurückzuweisen.

In COMPANYLINE wurde schon vom Gericht bestimmt (und vom Gerichtshof bestätigt), daß auch nicht lexikalisch nachweisbare Wörter/Wortkombinationen beschreiben können:

„Im vorliegenden Fall besteht das Zeichen ausschließlich aus den beiden in englischsprachigen Ländern üblichen Begriffen „Company” und „line”. Es handelt sich somit um zwei Oberbegriffe, die lediglich eine Sparte von Produkten oder Dienstleistungen bezeichnen, die für Unternehmen bestimmt sind. Ihre Verbindung ohne jede graphische oder inhaltliche Änderung weist keinerlei zusätzliches Merkmal auf, das das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließe, die Dienstleistungen der Klägerin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Umstand, daß das Wort Companyline — zusammen oder getrennt geschrieben — nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, ändert an dieser Beurteilung nichts.“

(Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99 EUIPO ./. Deutsche Krankenversicherung [COMPANYLINE], bestätigt in C-104/00, 19. September 2002)

2. Nur Zeichen, die wesentliche Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschrieben, seien zurückzuweisen.

Auch hier verstößt die Argumentation der Anmelderin gegen geltende Rechtsprechung:

EUROPREMIUM (T-334/03) sollte nicht berücksichtigt werden, weil es einen klaren Verstoß gegen POSTKANTOOR¹ bezüglich der „wesentlichen Merkmale der Waren“ darstellte. Die Anmeldung wurde damals bereits zurückgenommen. So wurde die Klage, die das Amt gegen die fehlerhafte Entscheidung des Gerichtes eingereicht hatte, nicht von dem Gerichtshof in Behandlung genommen.

3. Die Übersetzung der beiden Markenbestandteile sei falsch.

„Select“ ist im Englischen sowohl Zeitwort als auch Eigenschaftswort und Hauptwort. Als Eigenschaftswort bedeutet es:

“chosen out of a larger number on account of excellence”

https://www.oed.com/search?searchType=dictionary&q=select&_searchBtn=Search

DE: „auserlesen“, „hervorragend“. (Siehe auch Beanstandungsschreiben vom 25. April 2019).

Zusammen vermitteln „select“ und „rent“ also die Botschaft, daß die Anmelderin „hervorragend vermietet“.

4. Irgendeine beschreibende Benutzung durch Dritte habe das Amt nicht nachgewiesen.

Die Benutzung durch Dritte ist für eine Zurückweisung nach Artikel 7(1)(c) UMV nicht erforderlich. Siehe unter Punkt 1.

5. Das Amt habe bereits eine Menge ähnlicher Zeichen akzeptiert.

Jene Akten sind jedoch nicht Gegenstand dieser Prüfungsakte.

Erstens wird festgestellt, daß nach höchstrichterlicher Rechtsprechung das Amt nicht an früheren Eintragungen in erster Instanz gebunden ist.² Das Amt hat bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse die Unionsmarkenverordnung sowie die Rechtsprechung der Luxemburger Gerichte und der Beschwerdekammern des Amtes zu beachten. Die von der Anmelderin erwähnten Beispiele sind alle Entscheidungen von Prüfern in erster Instanz.

Eine allfällige Eintragungspraxis spielt keine Rolle, zumal Eintragungen ins Register in den seltensten Fällen mit erläuternden Vermerken erklärt werden. Wir wissen also gar nicht, warum Frau X oder Herr Y vor 5, 10 oder 15 Jahren eine „ähnliche“ Anmeldung zur Veröffentlichung durchgeklickt hat. Wir stellen nur fest, daß das Zeichen damals eingetragen wurde, aber wir kennen die Umstände des Falles nicht.

6. „SelectRent“ könne die Verkehrskreise nicht über Kaufverträge für Autos irreführen.

Das Argument der Anmelderin lautet, daß oft auch Verkauf von Autos zu den Dienstleistungen zähle, die ein Automietbetrieb anbiete.

Das mag sein, aber die Dienstleistung, für die „SelectRent“ täuschend ist, ist ja nicht „Dienstleistungen eines Autohauses“ o.Ä, sondern „Abwicklung von Kfz-Kaufverträgen für Dritte“.

Weil unter die erstere Umschreibung vieles fallen kann, geht das Amt normalerweise nicht von Täuschung aus, wenn das Zeichen auch nicht täuschend benutzt werden kann. Im letzteren Fall kann das Zeichen ausschließlich täuschend benutzt werden und trifft Artikel 7(1)(g) UMV zu.

Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. die Angabe „SelectRent“ in den Klassen 35 und 39 für die angesprochenen (professionellen) Verkehrskreise einen deutlichen Hinweis auf einen Vermietungsservice (von Fahrzeugen) darstellt, der sich durch eine hervorragende Qualität („select“– ausgewählt) auszeichnet.

2. das Zeichen die Art (Klasse 39), die Bestimmung/den Gegenstand (Klasse 35) und die hohe Qualität der Dienstleistungen (beide Klassen) anpreist.

3. das Zeichen hiermit unter das Verbot des Artikels 7(1)(c) UMV fällt.

4. das Zeichen für „Abwicklung von Kaufverträgen für Autos“ täuschend ist und deshalb unter Artikel 7(1)(g) UMV fällt.

5. das Zeichen ebenfalls keine Unterscheidungskraft aufweist und somit auch nach Artikel 7(1)(b) UMV für alle Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

• Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

• Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

• Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen.

• Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA