Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 15/08/2019

Frau RAin Katharina BACH Kroher • Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB Bavariaring 20 80336 München Deutschland

Anmeldenummer	18045522
Ihr Zeichen	12089M0101EM-208/kb
Marke	FlexiRent
Anmelderin	Maske Fleet GmbH An der Autobahn 12-16 27404 Gyhum/Bockel Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 25. April 2019 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 (1)(b), beschreibenden Charakter gemäß Artikel  7 (1)(c), täuschenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(g) sowie auf Artikel 7(2) der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV). Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 21. Juni 2019 zu der Beanstandung Stellung. Sie trug im Wesentlichen vor:

1. Das Zeichen sei weder gebräuchlich noch lexikalisch nachweisbar.

2. Nur Zeichen, die wesentliche Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschrieben, seien zurückzuweisen.

3. FLEXI- sei nur kurz für Flexitime, was hier bedeutungslos sei.

4. Irgendeine beschreibende Benutzung durch Dritte habe das Amt nicht nachgewiesen.

5. Das Amt habe bereits eine Menge ähnlicher Zeichen akzeptiert.

6. „FlexiRent“ könne die Verkehrskreise nicht über Kaufverträge für Autos irreführen.

• Entscheidung

Der Fall ist jetzt entscheidungsreif. Gemäß Artikel 94(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung auf Grund von Artikel 7(1)(b) UMV, Artikel 7(1)(c) UMV und Artikel 7(1)(g) UMV zusammen mit Artikel 7(2) UMV aufrechtzuerhalten und deshalb die Anmeldung auf Grund von Artikel 42 UMV wegen mangelnder Unterscheidungskraft, beschreibenden und täuschenden Charakters für alle Dienstleistungen zurückzuweisen:

35

Geschäftsführung, nämlich Planung, Organisation und Führung eines Fuhrparks; Verwaltung und Führung eines Fuhrparks für Dritte, insbesondere Unternehmensberatung bei der Planung, Organisation und Führung eines Fuhrparks; Abwicklung von Kfz-Kaufverträgen für Dritte.

39

Vermietung von Fahrzeugen aller Art einschließlich Booten, Schiffen und Flugzeugen; Autovermietung.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Das Zeichen sei weder gebräuchlich noch lexikalisch nachweisbar.

Das Argument der Gebräuchlichkeit stammt aus veralteter Rechtsprechung (BABY-DRY), die nicht mehr angewandt wird. Die Verordnung ist in dieser Hinsicht klar (Artikel 7(1)(c)):

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Ein Zeichen muß also nicht „gebräuchlich“ sein, es muß nicht einmal von Dritten benutzt werden, um es auf Grund von Artikel 7(1)(c) UMV wegen beschreibenden Charakters zurückzuweisen.

In COMPANYLINE wurde schon vom Gericht bestimmt (und vom Gerichtshof bestätigt), daß auch nicht lexikalisch nachweisbare Wörter/Wortkombinationen beschreiben können:

„Im vorliegenden Fall besteht das Zeichen ausschließlich aus den beiden in englischsprachigen Ländern üblichen Begriffen „Company” und „line”. Es handelt sich somit um zwei Oberbegriffe, die lediglich eine Sparte von Produkten oder Dienstleistungen bezeichnen, die für Unternehmen bestimmt sind. Ihre Verbindung ohne jede graphische oder inhaltliche Änderung weist keinerlei zusätzliches Merkmal auf, das das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließe, die Dienstleistungen der Klägerin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Umstand, daß das Wort Companyline — zusammen oder getrennt geschrieben — nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, ändert an dieser Beurteilung nichts.“

(Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99 EUIPO ./. Deutsche Krankenversicherung [COMPANYLINE], bestätigt in C-104/00, 19. September 2002)

2. Nur Zeichen, die wesentliche Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschrieben, seien zurückzuweisen.

Auch hier verstößt die Argumentation der Anmelderin gegen geltende Rechtsprechung:

EUROPREMIUM (T-334/03) sollte nicht berücksichtigt werden, weil es einen klaren Verstoß gegen POSTKANTOOR¹ bezüglich der „wesentlichen Merkmale der Waren“ darstellte. Die Anmeldung wurde damals bereits zurückgenommen. So wurde die Klage, die das Amt gegen die fehlerhafte Entscheidung des Gerichtes eingereicht hatte, nicht von dem Gerichtshof in Behandlung genommen.

3. FLEXI- sei nur kurz für Flexitime, was hier bedeutungslos sei.

Die Anmelderin behauptet, das Amt habe die Bedeutung von „flexible“ für „flexi“ nicht nachgewiesen und zudem heiße „flexibles Renting“ nichts.

Im Beanstandungsschreiben vom 25. April 2019 hieß es:

Das Wort „FLEXI“ steht für „flexible“ („flexibel“ auf Deutsch). Das Oxford English Dictionary bestätigt, daß das englische Wort „FLEXI“ von „flexible“ kommt und in zusammengesetzten Wörtern verwendet wird. So führt das Oxford English Dictionary in Bezug auf ein aus dem Bestandteil „FLEXI-“ zusammengesetztes Wort („flexitime“) Folgendes aus: (Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/view/Entry/71534? rskey=csXKMZ&result=6&isAdvanced=true#firstMatch).

Siehe u.a. auch:

„„Flex“ als Präfix ist eine gebräuchliche Kurzform von „flexibility“ (EuG, Urteil vom 16. März 2005, T-112/03 „Flexi Air/Flex“, Rdn. 78) und bezeichnet somit eine Biegsamkeit oder die Fähigkeit des flexiblen, anpassungsfähigen Verhaltens („flexibility – capability of being bent; capacity for ready adaption to various purposes or conditions“, Oxford English Dictionnary Online 2010, based on 2nd edition 1989). Mit der letzteren Bedeutung ist „flex“ Bestandteil von Wortzusammensetzungen wie z. B. „flextime“ oder „flex hours“ zur Bezeichnung der Gleitzeit als flexibler Arbeitszeit. In der Gesamtheit wird das Zeichen von den angesprochenen englischsprachigen Verbrauchern daher als „flexibles Schleifen“ verstanden.“

(BK-Entscheidung R1010/2009-4 FLEXGRINDING vom 5. Februar 2010, Rn. 14)

oder

Das Anmeldezeichen besteht aus den Begriffen „Flexi“ und „Bar“. Das englische Wort „bar“ hat die Bedeutung von „Stab“, und „flexi“ ist ein gängiges Kurzwort für das Adjektiv „flexibel“. Diese Bedeutungsgehalte der beiden Zeichenelemente hat auch die Beschwerdeführerin nicht bestritten. Den Gesamtbegriff verstehen die englischsprachigen Verbraucher daher als „flexibler Stab“.

(BK-Entscheidung R1627/2008-4 FLEXI-BAR vom 12. Februar 2010, Rn. 13)

und folgende Gerichtsurteile:

16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR, § 78

13/06/2014, T-352/12, FLEXI, § 20

In diesem letzten Urteil heißt es in Randnummer 20:

“En primer lugar, como alega la OAMI en el apartado 16 de la resolución impugnada, el signo FLEXI es una abreviación en varias lenguas, y en particular en inglés y en español, del adjetivo «flexible» [véanse, en este sentido, en lo que respecta al inglés, la sentencia del Tribunal de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, apartados 73, 74 y 78, y, en lo que respecta al español, la sentencia del Tribunal de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, apartados 45 y 48].”

(DE: Erstens, so wie auch das Amt in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung behauptet, ist das Zeichen FLEXI in mehreren Sprachen, insbesondere im Englischen und im Spanischen, eine Abkürzung vom Eigenschaftswort „flexible“.)

„Flexibles Renting“ kann ja vieles Bedeuten. Siehe Beanstandungsschreiben:

„Der Ausdruck sagt dem angesprochenen Verbraucher aus, daß die Vermietung der Fahrzeuge auf eine flexible Weise stattfindet. Das heißt, daß vieles möglich ist und daß man die Kundschaft großzügig und wohlwollend behandelt. Die Angabe ist beschreibend für die Vermietungsdienstleistungen der Klasse 39 und für die Hilfsdienstleistungen der Klasse 35, die die Planung, Organisation und Führung eines Fuhrparks betreffen, dessen Autos zur Vermietung angeboten werden.“

4. Irgendeine beschreibende Benutzung durch Dritte habe das Amt nicht nachgewiesen.

Die Benutzung durch Dritte ist für die Zurückweisung auf Grund des beschreibenden Charakters der Angabe nicht erforderlich. Siehe unter Punkt 1.

5. Das Amt habe bereits eine Menge ähnlicher Zeichen akzeptiert.

Jene Akten sind jedoch nicht Gegenstand dieser Prüfungsakte.

Erstens wird festgestellt, daß nach höchstrichterlicher Rechtsprechung das Amt nicht an früheren Eintragungen in erster Instanz gebunden ist.² Das Amt hat bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse die Unionsmarkenverordnung sowie die Rechtsprechung der Luxemburger Gerichte und der Beschwerdekammern des Amtes zu beachten. Die von der Anmelderin erwähnten Beispiele sind alle Entscheidungen von Prüfern in erster Instanz.

Eine allfällige Eintragungspraxis spielt keine Rolle, zumal Eintragungen ins Register in den seltensten Fällen mit erläuternden Vermerken erklärt werden. Wir wissen also gar nicht, warum Frau X oder Herr Y vor 5, 10 oder 15 Jahren eine „ähnliche“ Anmeldung zur Veröffentlichung durchgeklickt hat. Wir stellen nur fest, daß das Zeichen damals eingetragen wurde, aber wir kennen die Umstände des Falles nicht.

6. „FlexiRent“ könne die Verkehrskreise nicht über Kaufverträge für Autos irreführen.

Das Argument der Anmelderin lautet, daß oft auch Verkauf von Autos zu den Dienstleistungen zähle, die ein Automietbetrieb anbiete.

Das mag sein, aber die Dienstleistung, für die „FlexiRent“ täuschend ist, ist nicht „Dienstleistungen eines Autohauses“ o.Ä, sondern „Abwicklung von Kfz-Kaufverträgen für Dritte“.

Weil unter die erstere Umschreibung vieles fallen kann, geht das Amt normalerweise nicht von Täuschung aus, wenn das Zeichen auch nicht täuschend benutzt werden kann. Im letzteren Fall kann das Zeichen ausschließlich täuschend benutzt werden und trifft Artikel 7(1)(g) UMV zu.

Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. die Angabe „FlexiRent“ in den Klassen 35 und 39 für die angesprochenen (professionellen) Verkehrskreise einen deutlichen Hinweis auf einen Vermietungsservice (von Fahrzeugen) darstellt, der sich durch eine gewisse Flexibilität auszeichnet.

2. das Zeichen die Art (Klasse 39), die Bestimmung/den Gegenstand (Klasse 35) und die Flexibilität der Dienstleistungen (beide Klassen) anpreist.

3. die Tatsache, daß die Flexibilität nicht weiter erklärt wird, das Zeichen nicht weniger beschreibend macht.

4. das Zeichen hiermit unter das Verbot des Artikels 7(1)(c) UMV fällt.

5. das Zeichen für „Abwicklung von Kaufverträgen für Autos“ täuschend ist und deshalb auch unter Artikel 7(1)(g) UMV fällt.

6. das Zeichen ebenfalls keine Unterscheidungskraft aufweist und somit auch nach Artikel 7(1)(b) UMV für alle Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

• Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

• Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

• Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen.

• Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA