Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 16/01/2020

EURO TRADEMARK ITALIA S.R.L. Via Bergamo, 12 I-20135 Milano ITALIA

Fascicolo nº:	018046013
Vostro riferimento:	20190045
Marchio:
Tipo de marchio:	Marchio di posizione
Nome del richiedente:	FREDDY S.P.A. Via Santo Spirito, 14 I-20121 Milano ITALIA

In data 20/09/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 19/11/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

Innanzitutto, la richiedente allega il fatto che l’azienda titolare della domanda di marchio è molto nota in Europa ed allega i documenti 1a), 1b), 2), 3) e 4);

Il segno depositato rappresenta una speciale cucitura e taglio del pantalone che ha l’effetto di mettere in risaldo le natiche e i fianchi femminili e per questa sua funzione ha ottenuto un brevetto d’invenzione sia in Italia che a livello di brevetto Europeo (doc 5 a e b);

Il pantalone caratterizzato dalla cucitura di cui in oggetto è il prodotto di punta dell’azienda e ha fatturato in Europa più di 33 milioni di euro nel periodo 2016/ primo semestre 2019;

A prova della notorietà allega anche una intervista demoscopica della BVA-DOXA dalla quale risulta che il 90% degli itervistati riconosce nel particolare delle cuciture brevettate il modello della azienda Freddy del titolare della domanda;

La richiedente allega quindi una certa quantità di materiale pubblicitario e documentazione in cui è rappresentato il pantalone. Tuttavia si tratta di materiale che interessa unicamente il territorio italiano e che, comunque, di per sé non aggiunge elementi di prova sufficienti a provare un’acquisita capacità distintiva a livello del pubblico europeo.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che “…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (30/04/2003, T‑324/01 & T‑110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29).

Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

In questo caso, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono “pantaloni”, cioè prodotti di consumo di massa. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Come osservato in precedenza, i marchi figurativi che consistono nella riproduzione fedele di un prodotto o di una sua caratteristica, sono equiparabili ai marchi tridimensionali e devono pertanto essere esaminati in analogia ai marchi tridimensionali ovvero come se di marchi tridimensionali si trattasse.

Nel caso di un marchio costituito dall’aspetto o dalla forma del prodotto stesso o della sua confezione la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dall’aspetto del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l’aspetto del prodotto stesso o la sua confezione (08/04/2003, C‑53/01, C‑54/01 & C‑55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48).

Tutto ciò premesso, l’Ufficio rileva che la funzione distintiva cui fa riferimento l’articolo succitato, non è assolta dalla mera “diversità” o “peculiarità” di un prodotto (cioè il motivo della cucitura) rispetto agli altri prodotti dello stesso tipo. Sotto quest’aspetto, l’Ufficio non nega che una certa diversità o, se si vuole, peculiarità, possa esistere.

Tuttavia, ciò che si richiede, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l’origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente le loro caratteristiche costruttive, estetiche o funzionali. Sotto questo punto di vista, oltre a quanto appena rilevato, la peculiarità della cucitura che rende i prodotti diversi da altri dello stesso tipo non è, in sé e per sé, in grado di veicolare al consumatore anche un’informazione circa la diversità dell’origine commerciale del prodotto. Infatti, se volessimo speculare, facendo astrazione per un attimo di tutti i limiti di tale esercizio nella situazione concreta, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento europeo possa pensare a detta “diversità” semplicemente come una nuova funzionalità (o un nuovo motivo estetico) adottata da un produttore per i suoi capi d’abbigliamento. Infatti, la richiedente stessa allega il fatto che la cucitura ha un valore funzionale riconosciuto addirittura come brevettabile.

A parte l’impossibilità stabilità dal REMUE di cumulo di monopoli (brevetto e marchio) per oggetti che abbiano un valore funzionale o che costituiscano comunque il valore essenziale del prodotto (ed è questo il caso per il segno depositato), l’argomento della funzionalità tecnica del segno depone a favore della tesi dell’Ufficio che riconosce, invece, nel segno, un elemento che, agli occhi del pubblico europeo di riferimento, (e non solo di quello italiano per il quale, plausibilmente, esso ha acquisito un carattere distintivo) un mero elemento estetico ovvero una nuova funzionalità.

La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il particolare costruttivo/tecnico della patta ad ombrello a cinque punte sarebbe diventato distintivo nei confronti dei capi di abbigliamento come le giacche, per i quali si chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR.

In effetti, un elemento tecnico/estetico come quello oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato.

D’altra parte, la norma di cui all’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR va letta in congiunzione con quella di cui all’articolo 1 EUTMR, secondo la quale un marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione europea. Conseguentemente, un marchio deve essere escluso dalla registrazione anche se è privo di carattere distintivo solo con riferimento ad una parte dell'Unione europea. Questa parte dell'Unione europea può essere costituito anche da un solo Stato membro (Vedi, in quel senso, sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83 e 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur rouge en, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, ne discende come logica conseguenza, che l’esistenza di un carattere distintivo acquisito deve essere stabilita in tutto il territorio in cui il marchio ab-initio, non aveva un carattere distintivo (sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

A questo proposito va rilevato che, con riguardo ai segni tridimensionali o ai i marchi figurativi che consistono nella riproduzione fedele di un prodotto o di un suo particolare, la percezione del consumatore di una potenziale mancanza di carattere distintivo intrinseco è, molto probabilmente, la stessa in ogni Stato membro dell'Unione europea.

Tuttavia, la Corte ha statuito che sarebbe irragionevole esigere la prova del carattere distintivo acquisito per ogni singolo Stato membro (sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Data la difficoltà della prova, l'Ufficio può ricorrere alla estrapolazione, da elementi di prova limitati ad una parte del territorio dell’Unione, conclusioni più ampie. Infatti, prove che dimostrano il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso in alcuni Stati membri possono essere utilizzate per dedurre delle conclusioni in merito alla situazione di mercato in altri Stati membri per i quali la richiedente non ha presentato elementi di prova sufficienti.

Inoltre, la prova del carattere distintivo acquisito deve essere esaminata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio. Le prove devono essere tali da poter concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico (europeo) interessato è in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un particolare impresa.

A sostegno dell’acquisita, la richiedente ha inviato 10 allegati riguardanti diversi aspetti del problema e cioè, come si è detto, la notorietà dell’azienda (allegati 1-4) che può essere un ‘indicazione indiretta della notorietà del segno ma solamente se corroborata da altri elementi.

Gli allegati più pertinenti sono il 7 ed i 9 dove si forniscono delle prove sulle vendite e sugli investimenti (allegato 7) ovvero un analisi di mercato della BVA _DOXA ma che interessa solo il consumatore italiano (allegato9)

I fatturati indicati nell’allegato 7 non dicono molto in relazione alla prova della acquisita capacità distintiva ma provano certamente un uso serio ed intenso del marchio. Tuttavia non ci sono elementi di comparazione come potrebbero essere le percentuali di mercato del prodotto nei vari paesi d’Europa in modo che si possa stabilire con ragionevole approssimazione un grado sufficiente di popolarità del segno comunque tale da infierire il fatto dell’avvenuta acquisizione di una capacità distintiva in una parte importante del territorio Europeo. Pertanto l’ufficio non può prendere in conto questi elementi di fatto così come quelli contenuti nei restanti allegati che hanno un valore con riferimento al modo d’uso del segno e al suo uso nella comunicazione pubblicitaria. Il documento costituito dalla mail della consumatrice scozzese è ovviamente irrilevante.

Pertanto, né dagli argomenti della richiedente né dalla documentazione fornita in allegato alle argomentazioni, è possibile desumere con una ragionevole certezza che i prodotti caratterizzati dal motivo ad ombrello della patta frangi-pioggia siano stati commercializzati in altri paesi che non siano l’Italia o la Gran Bretagna. Infatti, non esiste alcun riferimento a paesi come Francia, Germania o Spagna o Polonia oppure l’Olanda.

A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo.

Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso della patta come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato dell’Unione Europea.

Come si è detto più sopra, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i capi di abbigliamento citati; l’intensività dell’uso e l’epoca del suo inizio; l'importo investito dalla richiedente per promuoverlo; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente; opuscoli di vendita; cataloghi, fatture; indagini di mercato a livello europeo eccetera.

Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell’Unione europea, la rappresentazione oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18046013 è respinta per tutti i prodotti della domanda:

Classe 25: pantaloni.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO