Gehele weigering van de aanvrage voor een Uniemerk op basis van artikelen 7 en 42 van de Verordening inzake het Uniemerk no. 2017/1001 (VUM)

Alicante, 27/11/2019

De Weledelgestrenge Vrouwe

Mevrouw mr. Lianne VAN BOXEL

Novagraaf Nederland B.V.

Postbus 22722

1100 DE Amsterdam

Nederland

Depot	18046102
Uw kenmerk	1695741T/CTM
Merk	MULTICHOICE
Deposante	MultiChoice Africa Holdings B.V. Taurusavenue 105 2132 LS Hoofddorp Nederland

• Verloop van de procedure

Het Bureau heeft op 24 mei 2019 ingevolge artikel 7(1)(b) VUM en artikel 7(1)(c) VUM en artikel 7(2) VUM bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde teken eigenschappen van de waren en diensten beschrijft en geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet, die een integraal onderdeel van deze beslissing is.

Deposante heeft na een verzoek om termijnuitstel van twee maanden op 27 september 2019 op het ambtelijk bezwaar gereageerd. Het verweer bevat de volgende tegenargumenten:

1. Het Bureau heeft niet aangetoond, waarom de relevante consument het teken “MULTICHOICE” voor deze waren en diensten als beschrijvend beschouwt.

2. “MULTICHOICE” komt in geen enkele taal voor en heeft geen enkele betekenis.

3. Het merkteken is een ongebruikelijke samenstelling, waarvan de betekenis slechts na mentale inspanningen te doorgronden is.

4. Het Bureau heeft slechts beschrijvende betekenissen voor de afzonderlijke delen van de woordcombinatie gevonden.

5. Een minimaal onderscheidend vermogen is voor publicatie genoeg.

• Beslissing

Krachtens artikel 94 VUM is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen deposante verweer heeft kunnen voeren.

Deposante heeft het Bureau met haar tegenargumenten niet kunnen overtuigen. Daarom heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen onder artikel 7(1)(b) VUM en artikel 7(1)(c) VUM en artikel 7(2) VUM te handhaven en het merk voor alle waren en diensten op grond van artikel 42 VUM te weigeren:

9

Decoders; fotografische, cinematografische en optische apparaten en instrumenten; apparaten en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen, het uitzenden, het ontvangen, het opslaan, het weergeven of reproduceren van geluid, beeld of gegevens; computers, computerprogramma's, computersoftware, computersoftware-applicaties voor smartphones en tabletapparatuur; computerchips, codeer- en decodeerapparatuur en -instrumenten van elektrische signalen; apparaten voor afstandsbediening; smartcards; gecodeerde kaarten; antennes; satellietschotels; kabels; optische vezels; schakelaars; adapters; connectoren; stekkers; stopcontacten en contactdozen (elektrische -); aansluitdozen; banden, discs en cartridges met of voor het opnemen van gegevens, geluid of beeld; cinematografische films vervaardigd voor vertoning; audio- en/of video-opnamen; multimedia communicatie-, opname, transmissie, uitzend, opslag, weergave, ontvangst en reproductie -apparatuur, gegevensverwerkende apparatuur; computersoftware en -apparatuur en instrumenten voor gebruik in verband met het Internet; elektronische publicaties; onderdelen (en toebehoren) voor alle voorgenoemde waren.

38

Spraak-, data-, geluid- en beeldcommunicatie diensten; multimediacommunicatie diensten; telecommunicatiediensten; uitzenddiensten via radio, televisie, satelliet en kabel; diensten van persagentschappen; het verstrekken en weergeven van informatie met betrekking tot multimediacommunicatiediensten; overdracht van informatie voor zakelijke of huishoudelijke doeleinden vanuit een gecomputeriseerde databank die is opgeslagen in een databank; uitzending van live optredens en evenementen; huur, verhuur en leasing van communicatieapparatuur en instrumenten; uitzending van abonneetelevisie en abonnee-internetprogramma's; verschaffing van websites voor telecommunicatie doeleinden; verschaffing van fora; verschaffing van portals voor telecommunicatie doeleinden; verschaffing van toegang en leasing van toegangstijd tot computerdatabases; informatieverstrekking en informatieverspreiding met betrekking tot alle voornoemde diensten.

41

Productie en opname van radio-, televisie-, video-, satelliet- en kabelprogramma's; diensten op het gebied van ontspanning en opvoeding; het organiseren, het presenteren, de productie en opname van live optredens, shows, evenementen, concerten, theaterproducties, competities, lezingen, promoties, seminars, sportactiviteiten en -evenementen, recitals, debatten, publieke en besloten bijeenkomsten, culturele activiteiten en evenementen, conferenties, vergaderingen, rally's en demonstraties; verhuur van bioscoopfilms, video-opnamen, audio-opnamen en CD-roms; huur, verhuur en leasing van apparatuur en instrumenten; uitgave van boeken, handleidingen, tijdschriften en teksten, films, beeld, audiovisuele en geluidsopnamen; advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten; informatieverstrekking en informatieverspreiding met betrekking tot alle voornoemde diensten.

• Korte, aanvullende toelichting per klasse (zie bezwarenbrief van 24 mei 2019)

Deposante verwijt het Bureau, dat het het beschrijvende karakter van “MULTICHOICE” niet per waar of dienst heeft onderzocht en dat het bezwaar derhalve algemeen gehouden werd:

“Het EUIPO heeft de inschrijving van het merk geweigerd omdat “MULTICHOICE = vele keuzes/ keuzemogelijkheden.” Het EUIPO stelt zich op dit standpunt, zonder dat het daarbij heeft onderzocht of het relevante publiek MULTICHOICE kan opvatten als een aanduiding van een kenmerk van de aangevraagde waren en diensten.”

Uit onderstaande toelichting die grotendeels uit de bezwarenbrief van 24 mei 2019 is overgenomen, blijkt, dat dit verwijt niet terecht is. Het Bureau heeft per klasse een korte toelichting gegeven, waarom “MULTICHOICE” door de relevante consumenten als beschrijvend wordt opgevat. Aangezien een woord als “MULTICHOICE” zeer algemeen is (“vele keuzes zijn mogelijk”, maar er wordt niet vermeld welke keuzes dit zijn) en geen details worden prijsgegeven, wordt een bezwaar op basis van artikel 7(1)(c) VUM ook algemeen gehouden. Vergelijk:

“In casu blijkt uit punt 26 van het bestreden arrest dat met betrekking tot alle in de betrokken inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten de kamer van beroep heeft gesteld dat alle waren, zonder uitzondering, kunnen worden aangeduid als van hogere kwaliteit, en dat alle diensten, zonder uitzondering, kunnen worden aangeduid als diensten van hogere kwaliteit. Hieruit volgt dat de kamer van beroep in wezen van oordeel was dat alle waren en alle diensten waarop de litigieuze inschrijvingsaanvraag betrekking had, een kenmerk vertoonden dat relevant was voor het onderzoek van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 2007/2009, te weten het feit dat zij alle konden worden aangeduid als van hogere kwaliteit, en dat zij dus deel uitmaakten van één enkele categorie of groep die voldoende homogeen was voor het onderzoek van deze absolute weigeringsgrond. Dat dit gemeenschappelijke kenmerk van de betrokken waren en diensten volgens de kamer van beroep relevant was voor het onderzoek dat zij diende te verrichten, blijkt uit de overweging in de litigieuze beslissing dat het aangevraagde merk bestond in het „claimen van hogere kwaliteit”.

„Zoals blijkt uit punt 21 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht immers enkel vastgesteld dat de in de litigieuze inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten dermate van elkaar verschillen wat de aard, kenmerken, bestemming en verkoopwijze ervan betreft dat zij niet kunnen worden geacht een homogene categorie te vormen waarvoor de kamer van beroep een globale motivering kan geven. Het Gerecht is dus voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat alle betrokken waren en diensten, ondanks hun verschillen, een gemeenschappelijk kenmerk konden hebben dat relevant was voor het onderzoek dat de kamer van beroep diende te verrichten, hetgeen overeenkomstig de in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest vermelde overwegingen kon rechtvaardigen dat die waren en diensten worden ingedeeld in één en dezelfde homogene groep en de kamer van beroep daarvoor een globale motivering hanteert.

(Arrest van het Gerechtshof van 17 mei 2017 in de zaak C-437/15P Deluxe Entertainment Services Group Inc. ./. EUIPO [DELUXE (fig.)], par. 35 en 41)

Vele keuzemogelijkheden heeft de consument, als hij met deposante in zee gaat. Of dit nu voor de waren van klasse 9 geldt, die o.a. alle apparatuur, inclusief decoders en smartcards, die voor betaalde satelliettelevisie en internet-televisie benodigd is, omvat, of voor alle andere apparaten en instrumenten, schakelaars, adapters enz. Voor al deze waren geldt, dat “MULTICHOICE” een aantrekkelijke eigenschap van deze waren beschrijft: “vele keuzemogelijkheden/vele uitvoeringen”, de keuze is niet tot een model beperkt. Er is dus voor elk wat wils.

Wat voor klasse 9 geldt, geldt logischerwijs ook voor de diensten in klassen 38 en 41, die ook met behulp van de waren van klasse 9 tot stand komen/worden aangeboden: Welk dienstenpakket de klant ook maar in overweging neemt, altijd is er ruimte voor aanpassing aan de persoonlijke omstandigheden van de klant, omdat de diensten alle “multichoice” zijn: zij bieden vele keuzemogelijkheden, het is geen standaard die de consument wordt opgelegd.

• Weerlegging van het argument van deposante

1. Het Bureau heeft niet aangetoond, waarom de relevante consument het teken “MULTICHOICE” voor deze waren en diensten als beschrijvend beschouwt.

Dit is al onder het kopje “aanvullende toelichting per klasse” hierboven behandeld. Het woord “multi-choice” dat sterk aan “multiple choice” doet denken (vele keuzeantwoorden/vele antwoordmogelijkheden bij een vraag), draagt de duidelijke boodschap uit, dat de klant kan uitzoeken, wat hem of haar het beste bevalt. De waren en diensten worden niet in één uitvoering geleverd. Dit is een aanduiding die een belangrijk aspect van de waren en diensten beschrijft en die tegelijkertijd aanprijzend en wervend werkt. Daarom valt het teken onder het verbod van artikel 7(1)(c) VUM.

2. “MULTICHOICE” komt in geen enkele taal voor en heeft geen enkele betekenis.

De bestanddelen van “MULTICHOICE” komen wel in de woordenboeken voor en de betekenis van het geheel is dan ook voor de hand liggend.

multi-

forming parasynthetic adjectives, with the sense ‘more than one, several, many’.

https://www.oed.com/view/Entry/123523?rskey=hDJEfv&result=10&isAdvanced=false#eid

Bekende woorden met “multi-“ zijn o.a. (in vele talen, waaronder in de Engelse) “multimillionaire”, “multinational”, “multicultural”.

choice

“the act of choosing; preferential determination between things proposed; selection, election.”

https://www.oed.com/view/Entry/32111?rskey=0RRTPM&result=1&isAdvanced=false#eid

Het feit, dat niet alle combinaties van beschrijvende bestanddelen in woordenboeken zijn opgenomen, verandert niets aan het beschrijvende karakter van zulke combinaties. Zie bijvoorbeeld:

“In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen „company” en „line”. De term „company” geeft aan, dat het product of de dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord „line” heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de verzekeringssector betekent het met name een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen. Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden. De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling.”

(Arrest van het Gerecht van 12 januari 2000 in de zaak T-19/99 EUIPO ./. Deutsche Krankenversicherung [COMPANYLINE], par. 26, bekrachtigd in C-104/00, 19. September 2002)

3. Het merkteken is een ongebruikelijke samenstelling, waarvan de betekenis slechts na mentale inspanningen te doorgronden is.

Dit lijkt zwaar overdreven. Iedereen met enige algemene ontwikkeling kan zich bij “MULTICHOICE” (zeker als men de gebruikelijkere uitdrukking “multiple choice” al kent) een aanbeveling voorstellen, die de consument erop wijst, dat bij het aanschaffen van de waren en het contracteren van de diensten van deposante vele keuzemogelijkheden voorhanden zijn.

4. Het Bureau heeft slechts beschrijvende betekenissen voor de afzonderlijke delen van de woordcombinatie gevonden.

Zie onder punt 2.

Een combinatie van twee beschrijvende bestanddelen blijft beschrijvend, tenzij er een element aan wordt toegevoegd, dat ervoor zorgt, dat de combinatie meer is dan de som van de beschrijvende bestanddelen:

“Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.”

(Arrest van het Gerechtshof van 12 februari 2004 in de zaak C-363/99 betreffende een verzoek van het Gerechtshof te Den Haag om een prejudiciële beslissing tussen het Benelux-Merkenbureau en Koninklijke KPN Nederland N.V. [POSTKANTOOR], par. 100)

Dit extra element ontbreekt hier.

5. Een minimaal onderscheidend vermogen is voor publicatie genoeg.

Maar zelfs dit minimale onderscheidende vermogen bezit dit teken niet; zo is hierboven al gebleken.

• Samenvatting

1. “MULTICHOICE” beschrijft de gelukzalige omstandigheid, waarin de klanten van deposante verkeren, als zij een contract met deposante afsluiten betreffende de uitzending/streaming van TV-programma’s: Zij kunnen uit vele opties kiezen.

2. “MULTICHOICE” levert geen details van deze vele opties en blijft dus behoorlijk algemeen.

3. Daar de Verordening inzake het Uniemerk echter niet tussen algemeen beschrijvende en gedetailleerd beschrijvende tekens onderscheidt, is “MULTICHOICE” als kenmerkende eigenschap van alle waren en diensten van klassen 9, 38 en 41 als beschrijvend aan te zien en is het teken krachtens artikel 7(1)(c) VUM niet inschrijfbaar.

4. Het teken mist ook mede daardoor elk onderscheidend vermogen. Het feit, dat het teken niet in woordenboeken voorkomt, verandert daar niets aan.

5. Het teken is derhalve op basis van artikel 7(1)(b)VUM, artikel 7(1)(c)VUM en artikel 7(2)VUM voor alle waren en diensten te weigeren.

• Beroepsmogelijkheid

• Uit hoofde van artikelen 66-68 VUM hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan.

• Het beroep dient binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau te worden ingesteld.

• Het beroep dient in de taal van de procedure (Nederlands) te worden ingediend.

• Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend.

• Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn, zodra de beroepstaks van EUR 720,00 is betaald.

Robert KLIJN BRINKEMA