EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(EUTM-asetuksen 7 artikla ja
42 artiklan 2 kohta)

Alicante, 20/02/2020

KOLSTER OY AB

PL 204

FI-00181 HELSINKI

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	018046500
Hakijan viite:	3190052EU/Jm/Ker
Tavaramerkki:	REPUTATION & TRUST
Merkin tyyppi:	Kuviomerkki
Hakija:	T-Media Oy Eteläinen Makasiinikatu 4 FI-00130 HELSINKI FINLANDIA

1. Yhteenveto

Virasto ilmoitti hakijalle 21.6.2019 ehdottomasta rekisteröintiesteestä EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

2. Määräajan pidennys

Hakija anoi 16.8.2019 pidennystä huomautusten jättämiselle asetettuun määräaikaan. Virasto vahvisti määräajan pidennyksen samana päivänä ja kehotti hakijaa toimittamaan huomautuksensa viimeistään 26.10.2019.

3. Hakijan huomautukset

Hakijan virastolle 25.10.2019 toimittamat huomautukset voidaan tiivistää seuraavasti.

Viraston näkemys haetun merkin kuvailevuudesta ja erottamiskyvyttömyydestä kiistetään.

REPUTATION & TRUST -mallilla luodaan kokonaisvaltainen kuva yrityksestä ja sen sidosryhmäsuhteista. Laaja tutkimuspankki mahdollistaa myös tarkat vertailutiedot. Malli soveltuu palkitsemis- ja johtamisjärjestelmien pohjaksi. REPUTATION & TRUST -mallilla tehdään vuosittain Suomen maineikkaimmat yritykset -tutkimus, joka listaa luotetuimmat ja maineikkaimmat yritykset sekä selvittää kansalliset mainetta ohjaavat tekijät. Hakijan toimintakenttä on kuitenkin globaali: Malli pohjautuu kansainväliseen akateemiseen tutkimustietoon sekä globaalisti parhaisiin käytäntöihin. REPUTATION & TRUST -mittaus voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa sidosryhmässä niin kotimaassa kuin ulkomailla. REPUTATION & TRUST on siis englanninkielinen versio tunnetusta merkistä LUOTTAMUS & MAINE.

Merkki on erottamiskykyinen, koska vastaavantyyppisiä merkkejä hyväksytään rekisteriin jatkuvasti. Käytäntö ei siten ole yhtenäinen.

Merkki on tyylitelty kokonaisuus, joka jää kuitenkin abstraktille tasolle merkitykseltäänkin. Tarkkaan ottaen merkissä ei edes lue sanoja REPUTATION & TRUST, koska sanan REPUTATION sisältämä merkki ei ole a-kirjain.

Merkki ei kerro millään tavalla, että kyseessä olisi:

-tutkimusraportti

-tutkimus tai analyysi tms

-tutkimusten julkaisupalvelu

Merkki kertoo kahdesta abstraktista käsitteestä, mutta ei sido merkkiä mitenkään siihen, miten nämä liittyvät suojattaviin asioihin, tavaroihin ja palveluihin. Se ei kerro myöskään palvelujen laadusta, vaan tosiasiassa siitä, mitä jonkun tutkitun yrityksen toiminnan laatu on.

4. Päätös

EUTMA:n 94 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta pitää kiinni esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavasti:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.”

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 27; ks. myös vastaavasti tuomio 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ).

Merkin kuuluminen EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 25/09/2015, T-591/14, PerfectRoast, EU:T:2015:700, § 25-26).

Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin.

Merkin – myös kuviomerkin - erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Niin kuvailevuutta kuin erottamiskykyä arvioitaessa ratkaisevaa on siis merkin antama kokonaisvaikutelma oli sitten kyse iskulauseesta, useammasta eri sanasta koostuvasta sanamerkistä, sanamerkistä, joka muodostuu kahdesta yhteen kirjoitetusta sanasta tai esimerkiksi kuviomerkistä (02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 36). Oikeuskäytännön mukaan tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta kaikkia niitä tavaramerkin yksittäisiä osatekijöitä, joista merkki koostuu.

EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan hylkäysperustetta ei sovelleta merkkeihin, jotka koostuvat erottamiskyvyttömästä ja kuvailevasta osatekijästä mikäli se on yhdistetty muihin osatekijöihin, kuten erottamiskykyiseen, ei-kuvailevaan kuvioelementtiin. Erottamiskyvyttömästä sanamerkistä tulee siis erottamiskykyinen, kun siihen lisätään erottamiskykyinen kuvioelementti.

Kuten viraston ilmoituksen 21.6.2019 sanamuodosta käy selvästi esiin, virasto on kuviomerkin

kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan huomioinut edellä mainitut, oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet.

Hakijan huomautuksista huolimatta virasto myös edelleen katsoo, että hakemuksen kohteena oleva kuviomerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on kuvaileva ja vailla erottamiskykyä hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen suhteen.

Hakijan näkemyksen mukaan ”vastaavantyyppisiä merkkejä hyväksytään rekisteriin jatkuvasti” ja näin ollen myös hakemuksen kohteena oleva kuviomerkki on erottamiskykyinen. Hakija ei kuitenkaan väitteensä tueksi anna esimerkkejä sellaisista merkeistä, joiden nimenomaisesti katsoo olevan verrattavissa käsillä olevaan kuviomerkkiin, ja joihin virasto näin ollen voisi ottaa kantaa, vaan hakija lähinnä vihjaa viraston epäyhtenäisestä käytännöstä tavaramerkkihakemusten tutkimisen ja merkkien rekisteröinnin suhteen.

Virasto huomauttaa, ettei erottamiskyvyn arviointi ei ole eksaktia tiedettä. EUIPO pyrkii toimimaan johdonmukaisesti, mutta jokainen tapaus on kuitenkin käsiteltävä erikseen. Virasto myös huomauttaa, että ajan myötä kuvailevuuden ja erottamiskyvyn arvioinnissa sovellettavat kriteerit ovat muuttuneet - ja saattavat edelleen muuttua - sitä mukaa, kun asiaa koskeva oikeuskäytäntö on kehittynyt ja edelleen kehittyy. Pelkästään se seikka, että virasto on katsonut sellaiset merkit erottamiskykyisiksi, joiden hakija katsoo olevan verrattavissa omaan, viraston erottamiskyvyttömäksi pitämään merkkiin, ei ole ratkaiseva sen määrittämiseksi, onko hakemuksen kohteena olevalla kuviomerkillä edes vähimmäiserottamiskyky, jota suojan saaminen edellyttää.

EUIPO:n on toimivaltaansa käyttäessään noudatettava unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Tuomioistuin on edellä viitatussa tuomiossa todennut kuitenkin myös seuraavasti (§ 74-77):

74 Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, SMHV:n on rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei (ks. analogisesti direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdasta yhdistetyt asiat C-39/08 ja C-43/08, Bild digital ja ZVS, määräys 12.2.2009, 17 kohta).

75 Näin tehtäessä yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa.

76 Näin ollen henkilö, joka hakee merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi, ei voi omaksi edukseen vedota toisen hyväksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Bild digital ja ZVS, määräyksen 18 kohta).

77 Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 45 kohta ja em. asia SMHV v. BORCO-Marken-Import Matthiesen, tuomion 45 kohta). Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 3 artiklasta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1725, 62 kohta).

Oikeuskäytännössä on lisäksi vahvistettu, että yllä esitetyt harkintaan vaikuttavat seikat on otettava huomioon, vaikka haettu merkki olisi identtinen sellaisen aikaisemman merkin kanssa, jonka EUIPO on aiemmin samoille tai samanlaisille tavaroille tai palveluille (12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 45).

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa virasto on osoittanut, että haettu kuviomerkki ”REPUTATION & TRUST” kuuluu – esteen kohteena olevat tavarat ja palvelut sekä relevantti kohdeyleisö huomioiden - EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja EUTMA 7 artiklan 2 kohdan mukaisen kiellon piiriin. Näin ollen merkin rekisteröinti hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille on ristiriidassa EUTMA:n kanssa, eikä hakija voi vaatia merkin rekisteröintiä vetoamalla EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin.

Vaikka sanat ”reputation” ja ”trust” eli ”maine” ja ”luottamus” saattavat sellaisenaan kuulostaa abstraktilta käsitteiltä, ainakin yritysmaailmassa niin yritysjohto kuin myös analyytikot tunnustavat niiden olevan yritykselle tärkeä ellei jopa tärkein omaisuuserä. Maineen ja luottamuksen vaikutus yrityksen tulokseen on yleisesti tunnustettu kuten viraston ilmoituksessaan viittaamasta artikkelista todettiin

(lähde: Cutting Edge, sivustolla vierailtu 20.6.2019 osoitteessa

https://cuttingedgepr.com/free-articles/pr-management/increase-peoples-trust-organization/ ). Mainetta ja luottamusta voidaan myös mitata ja arvioida eri menetelmiä ja malleja käyttäen. Saatujen tulosten perusteella niin yrityksen mainetta kuin sidosryhmien yritystä kohtaan kokemaa luottamusta voidaan myös pyrkiä parantamaan. Kuten viraston ilmoituksessaan viittaamassa artikkelissa, A Computational Model of Trust and Reputation, tuodaan esiin, luottamuksesta ja maineesta on tullut myös tärkeitä tutkimuskohteita monella alueella. Myös hakija itse mainitsee REPUTATION & TRUST -mallilla tehtävän vuosittain Suomen maineikkaimmat yritykset -tutkimuksen, joka listaa luotetuimmat ja maineikkaimmat yritykset sekä selvittää kansalliset mainetta ohjaavat tekijät.

EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan hylkäysperustetta ei sovelleta merkkeihin, jotka koostuvat erottamiskyvyttömästä ja kuvailevasta osatekijästä yhdistettynä muihin osatekijöihin, kuten erottamiskykyiseen, ei-kuvailevaan kuvioelementtiin. Tämä vaatimus ei kuitenkaan täyty käsillä olevan kuviomerkin osalta. Vastoin hakijan näkemystä virasto edelleen katsoo, että merkin sisältämät kuvioelementit - vähäisesti tyylitellyllä kirjasinlajilla mustin suuraakkosin kahdelle riville kirjoitetut sanat ja sanoja yhdistävä vihreä &-merkki) - ovat luonteeltaan niin vähäisiä, etteivät ne tee tavaramerkistä kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskykyistä. Hakijan huomauttama, sanassa ’REPUTATION’ esiintyvä ’A-kirjaimen’ stilisointi, ei estä kohderyhmää välittömästi ymmärtämästä kirjainta A-kirjaimena ja lukemasta sanaa sanana ’REPUTATION’. Näin ollen merkin sisältämistä kuvioelementeistä huolimatta merkin välittämä kuvaileva viesti merkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna on kuluttajan välittömästi ja ilman analysointiponnisteluja ymmärrettävissä.

Hakijan mukaan hakemuksen kohteena oleva kuviomerkki ei kerro millään tavalla, että kyseessä olisi tutkimusraportti, tutkimus tai analyysi tms. tai tutkimusten julkaisupalvelu. Virasto ei yhdy hakijan näkemykseen. Kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat katsoisivat merkin, kokonaisuutena tarkasteluna, antavan tietoa siitä, että merkillä varustetut, yritysten mainetutkimuksiin liittyvät tutkimusraportit koskevat ja käsittelevät mainetta ja luottamusta ja merkin alla tarjottavat palvelut koskevat mainetta ja luottamusta tai liittyvät näihin aiheisiin. Merkin välittämä kuvaileva viesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä käytettynä on yksielitteinen ja selvä. Merkki tarjoaa ilmeistä ja suoraa tietoa hakemuksen kohteena olevien tavaroiden asiasisällöstä, sekä tietoa palvelujen käyttötarkoituksesta sekä siitä asiasisällöstä mitä kyseiset palvelut koskevat ja mihin ne liittyvät.

Hakija on myös huomauttanut, ettei merkki ei kerro mitään palvelujen laadusta. Virasto ei kuitenkaan ilmoituksessaan ole esittänyt, että haettu merkki kuvailee hakemuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen laatua.

Hakijan huomautuksista huolimatta virasto edelleen katsoo, että kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna, on kuviomerkin REPUTATION & TRUST ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Näin ollen merkki kuuluu EUTMA 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon piiriin.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkki, joka EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Koska kuviomerkki REPUTATION & TRUST on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen sisältämiin tavaroihin ja palveluihin nähden, puuttuu siltä myös erottamiskyky näiden samojen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Edellä mainituista syistä ja EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 18 046 500 koskeva hakemus hylätään kaikkien haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

EUTM-asetuksen 67 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTM-asetuksen 68 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA

LIITE Ilmoitus EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteista (EUTM-asetuksen artikla 7 ja artikla 42 kohta 2). 21/06/2019, 5 sivua